일본에서의 부분 거절: 아무런 조치를 취하지 않을 경우, 거절되지 않은 상품은 유효한가? — 마드리드 의정서 지정

일본에서 발송되는 많은 ‘잠정 거절 통지서’에는 안심할 수 있을 것 같은 내용이 포함되어 있습니다. 바로 거절 대상이 귀하의 상품 및 서비스 중 일부에만 해당한다는 점입니다. 이에 따라 자연스럽게 “나머지는 괜찮을 테니, 이 통지는 무시해도 되겠군”이라는 결론이 나옵니다. 일본에서는 이러한 결론이 위험합니다. 이 글에서는 마드리드 의정서상 일본 지정과 관련하여 ‘부분 거절’이 실제로 무엇을 의미하는지, 침묵이 문제 없는 상품까지 위험에 빠뜨리는 이유, 그리고 그 위험을 완전히 제거할 수 있는 한 페이지 분량의 답변서를 설명합니다.

1. 통지서에서 ‘일부’가 의미하는 바

일본특허청(JPO) 심사관은 귀하의 명세서 전체를 검토한 결과, 통지서에 기재된 항목에 대해서는 제4조 제1항 제11호에 따른 선행 유사 상표, 모호한 상품 명칭, 또는 사용 의도에 대한 의문 등 거절 사유를 발견했으나, 나머지 항목에 대해서는 아무런 문제가 없음을 확인했습니다. 지금까지는 순조롭습니다. 분쟁은 실제로 기재된 항목들로만 국한되어 있습니다.

2. 일본에서 아무 조치도 취하지 않는 것이 위험한 이유

문제는 그 다음에 일어나는 일에 있습니다. 일본 상표법 제15조는 거절 사유가 존재할 경우 심사관이 상표 출원에 대해 ‘거절 결정’을 내리도록 규정하고 있습니다. 이 결정은 출원 전체를 대상으로 내려지는 것이지, 항목별로 내려지는 것이 아닙니다. 일본의 심사 관행에는 이의가 제기되지 않은 상품군에 대해서는 자동으로 분리하여 등록을 진행시키고, 이의가 제기된 상품군은 조용히 소멸되도록 하는 메커니즘이 없습니다. 따라서 묵묵히 기다리는 것은, 법률이 보장하지 않는 절차상의 자비에 귀하가 중요하게 여기는 상품군을 맡기는 도박과 같습니다.

3. 저렴한 해결책: 삭제 수정안

거절된 항목이 일본 시장에서 상업적으로 중요하지 않다면, 일본 변호사에게 해당 항목만을 정확히 삭제하는 간단한 보정서(手続補正書)를 제출하도록 지시하십시오. 그러면 거절 사유가 사라지고, 나머지 상품에 대한 심사가 진행되어 보호 허가 통지서를 받게 됩니다. 논쟁도, 증거도, 협상도 필요 없습니다. 이것이 부분 거절을 부분 승리로 전환하는 최저 비용의 방법입니다.

4. 삭제보다 싸움이 더 유리한 경우

삭제는 최소한의 조치일 뿐, 최선의 방법은 아닙니다. 인용된 선행 상표에 대해서는 비유사성을 근거로 반박하거나, 2024년 개정안에 따른 동의서(Letter of Consent)를 통해 무력화할 수 있으며, 때로는 완전히 제거할 수도 있습니다. 3년 동안 미사용된 등록 상표는 미사용 취소 대상에 취약합니다. 모호한 문구로 인한 이의 제기는 문구를 수정하는 것만으로 적은 비용으로 해결할 수 있습니다. 거절된 상품의 상업적 가치를 각 경로의 비용과 비교해 평가하십시오. 당사의 비용 추산과 ‘완전 답변 가이드’에 수록된 옵션 매트릭스는 바로 이러한 결정을 내리기 위해 마련된 것입니다.

5. 마감일 — 만료 후 구제 조치 포함

상기 모든 절차는 통지서에 명시된 기한 내에 완료되어야 합니다(일반적으로 해외 등록자의 경우 3개월). 현재 JPO 관행상 두 가지 연장 경로가 존재합니다 — 만료 전 1개월 연장을 요청하거나, 만료 후 2개월 이내에 2개월 연장을 요청하는 방법입니다(공식 수수료 4,200엔, 기한 내에 아무런 서류가 제출되지 않은 경우에만 가능). JPO 출처를 포함한 전체 규칙: 일본 내 마드리드 협정 거절 대응: 완전 가이드.

자주 묻는 질문