您已通过《马德里议定书》指定日本——现在,世界知识产权组织(WIPO)发来了一份题为“临时驳回通知”的文件。首先说明要点:这并非最终驳回,在日本,大多数临时驳回都可以克服,而且您的截止期限——尽管严格——是可以延期的,在某些情况下甚至在期限届满后仍可延期。 本《日本马德里体系驳回应对完全指南》将为您详细解读该文件的内容,说明根据日本专利局(JPO)的现行实践,截止日期及延期申请的具体操作流程,介绍您的四种应对方案,并完整阐述直至获得《保护授予声明》的全部程序流程。
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该通知看似内容繁杂,但仅有四项信息决定您接下来应采取的行动。请在文件中找到以下内容:
| 查看位置 | 通知内容说明 |
|---|---|
| 全部拒绝还是部分拒绝(第一页) | 您的所有商品/服务是否均被拒绝,还是仅部分被拒绝。 |
| 驳回理由——援引的条款 | 第4条第(1)款第(xi)项 = 与在先类似商标冲突(参见我们关于第4条第(1)款第(11)项的应对策略)。 第3条第1款 = 缺乏显著性——或根据该款主旨,对您的使用意图存有疑虑。针对商品/服务表述含糊的异议在马德里指定中也较为常见。 |
| 引证的在先商标 | 阻碍您注册的商标注册号及持有人——这是构建“不相似性”论点或获取《同意书》的依据。 |
| 答复截止日期 | 载于通知书本身。该日期决定一切——详见下一节。 |
答复期限自通知书载明的日期起算——对于海外持有人,通常为三个月。根据日本特许厅(JPO)目前针对日本商标申请及马德里指定(自2022年1月起生效)的惯例,存在两种延期途径:
| 申请时 | 获准延期 | 官方费用 |
|---|---|---|
| 在截止日期届满前 | +1个月(单次申请,无需说明理由) | 2,100日元 |
| 截止日期过后——在到期后2个月内 | +2个月(单次申请,无需说明理由) | 4,200日元 |
两点注意事项:如果已在原定(或延长期限)内提交过答复,则无法通过到期后途径申请;且上述任何延长均不会推迟后续的实质性程序阶段。 但对于未能及时发现通知的权利人——在未指定当地代理人的情况下,这种情况很常见——逾期补救途径意味着错过的截止日期通常仍可挽回。来源:日本特许厅关于延期实践的通知(自2022年1月1日起)。
| 选项 | 适用情形 | 成功后的结果 |
|---|---|---|
| 1. 提出异议(书面异议/意见书) | 被引用的商标具有显著性,或者对显著性的异议可被反驳 | 维持全部保护范围 |
| 2. 限制商品/服务(修改 / 手続補正書) | 冲突或表述模糊仅影响部分商品/服务范围 | 针对相关商品完成注册 |
| 3. 在先商标权人的同意书 | 第4条第1款第xi项援引,当共存具有现实可能性时适用(自2024年修正案起在日本生效) | 共存——完整保护范围得以保留 |
| 4. 不予处理 | 日本市场已不再具有商业意义 | 针对日本指定地区的驳回决定即为最终决定;国际注册及其他指定地区不受影响——但请参阅为何即使面对部分驳回,保持沉默也存在风险 |
选项1至3常被组合使用。关于各途径的典型费用,请参阅我们的《日本商标审查意见通知书费用估算》。
日本特许厅(JPO)通常会在国际注册指定日期后的12至18个月内发出《初步驳回通知》,并将其转交世界知识产权组织(WIPO)。WIPO将该通知登记在案,并转发给注册人的在案代理人(若未指定代理人,则直接转发给注册人)。
要点:
必须委托日本商标代理人提交答复——海外权利人不能自行提交,因为日本法律规定,在日无住所或营业所的当事人必须通过在日代理人行事。 截止日期为《通知》中载明的日期(海外持有人通常为三个月),如上所述,可在截止日期前延长1个月,或在截止日期后两个月内延长2个月。
答辩书为单一文件——通常标题为“意见书”,有时会附有用于限制说明书范围的“程序补正书”。如需引用证据(广告材料、销售数据、市场调查等),应一并附上。
答复提交后,日本专利局审查员将审查相关论点和证据。重新审查通常需要3-6个月,但复杂案件可能延长至9个月。
可能出现三种结果:
| 结果 | 后续步骤 |
|---|---|
| 撤销驳回 | 通过世界知识产权组织(WIPO)签发《授予保护通知书》。该商标在日本的保护自国际注册日(IR date)起追溯生效。 |
| 重新发出审查意见书 | 审查员提出新的或修改后的异议。答复期限重新设定(通常为60天)。 |
| 驳回决定(最终决定) | 须在3个月内向日本特许厅审判委员会提起上诉。否则,驳回决定即为最终决定。 |
对于成功克服临时驳回的马德里指定,日本特许厅向世界知识产权组织(WIPO)签发《授予保护声明》。WIPO将该国际注册在日本的保护情况予以登记。该商标自国际注册指定之日起在日本获得保护,且保护效力具有追溯效力——因驳回往来而导致的保护空白不复存在。
授权后,可通过WIPO每10年对国际注册进行续展。日本境内的保护随国际注册续展自动延续(无需单独办理日本国内续展手续)。
若日本特许厅作出最终驳回决定,持有人可在3个月内向日本特许厅审判委员会提出上诉。审判委员会将进行重新审查,并可能推翻审查员的决定。审判委员会的审理程序通常需要6至12个月。
若审判委员会维持驳回决定,可向知识产权高等法院进一步上诉,并可最终向最高法院提起上诉。在经济上合理的情况下,我们将全程处理整个上诉流程。
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