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日本对马德里拒绝通知的应对:期限、选择及JPO临时驳回后的后续处理

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您已通过《马德里议定书》指定日本——现在,世界知识产权组织(WIPO)发来了一份题为“临时驳回通知”的文件。首先说明要点:这并非最终驳回,在日本,大多数临时驳回都可以克服,而且您的截止期限——尽管严格——是可以延期的,在某些情况下甚至在期限届满后仍可延期。 本《日本马德里体系驳回应对完全指南》将为您详细解读该文件的内容,说明根据日本专利局(JPO)的现行实践,截止日期及延期申请的具体操作流程,介绍您的四种应对方案,并完整阐述直至获得《保护授予声明》的全部程序流程。

您手头这份文件究竟说了什么

该通知看似内容繁杂,但仅有四项信息决定您接下来应采取的行动。请在文件中找到以下内容:

查看位置通知内容说明
全部拒绝还是部分拒绝(第一页)您的所有商品/服务是否均被拒绝,还是仅部分被拒绝。
驳回理由——援引的条款第4条第(1)款第(xi)项 = 与在先类似商标冲突(参见我们关于第4条第(1)款第(11)项的应对策略)。 第3条第1款 = 缺乏显著性——或根据该款主旨,对您的使用意图存有疑虑。针对商品/服务表述含糊的异议在马德里指定中也较为常见。
引证的在先商标阻碍您注册的商标注册号及持有人——这是构建“不相似性”论点或获取《同意书》的依据。
答复截止日期载于通知书本身。该日期决定一切——详见下一节。

您的截止日期——以及日本特许厅的两种延期途径

答复期限自通知书载明的日期起算——对于海外持有人,通常为三个月。根据日本特许厅(JPO)目前针对日本商标申请及马德里指定(自2022年1月起生效)的惯例,存在两种延期途径:

申请时获准延期官方费用
截止日期届满+1个月(单次申请,无需说明理由)2,100日元
截止日期过后——在到期后2个月内+2个月(单次申请,无需说明理由)4,200日元

两点注意事项:如果已在原定(或延长期限)内提交过答复,则无法通过到期后途径申请;且上述任何延长均不会推迟后续的实质性程序阶段。 但对于未能及时发现通知的权利人——在未指定当地代理人的情况下,这种情况很常见——逾期补救途径意味着错过的截止日期通常仍可挽回。来源:日本特许厅关于延期实践的通知(自2022年1月1日起)

您的四种答复选项

选项适用情形成功后的结果
1. 提出异议(书面异议/意见书)被引用的商标具有显著性,或者对显著性的异议可被反驳维持全部保护范围
2. 限制商品/服务(修改 / 手続補正書)冲突或表述模糊仅影响部分商品/服务范围针对相关商品完成注册
3. 在先商标权人的同意书第4条第1款第xi项援引,当共存具有现实可能性时适用(自2024年修正案起在日本生效)共存——完整保护范围得以保留
4. 不予处理日本市场已不再具有商业意义针对日本指定地区的驳回决定即为最终决定;国际注册及其他指定地区不受影响——但请参阅为何即使面对部分驳回,保持沉默也存在风险

选项1至3常被组合使用。关于各途径的典型费用,请参阅我们的《日本商标审查意见通知书费用估算》

1. 第一阶段:临时驳回通知

日本特许厅(JPO)通常会在国际注册指定日期后的12至18个月内发出《初步驳回通知》,并将其转交世界知识产权组织(WIPO)。WIPO将该通知登记在案,并转发给注册人的在案代理人(若未指定代理人,则直接转发给注册人)。

要点:

  • 该通知援引了《日本商标法》的具体条款
  • 列出了被引用的在先商标及其注册号
  • 答复期限自通知书载明的日期起算

2. 第二阶段:提交答复(3个月内)

必须委托日本商标代理人提交答复——海外权利人不能自行提交,因为日本法律规定,在日无住所或营业所的当事人必须通过在日代理人行事。 截止日期为《通知》中载明的日期(海外持有人通常为三个月),如上所述,可在截止日期前延长1个月,或在截止日期后两个月内延长2个月。

答辩书为单一文件——通常标题为“意见书”,有时会附有用于限制说明书范围的“程序补正书”。如需引用证据(广告材料、销售数据、市场调查等),应一并附上。

3. 第三阶段:日本特许厅复审(3-6个月)

答复提交后,日本专利局审查员将审查相关论点和证据。重新审查通常需要3-6个月,但复杂案件可能延长至9个月。

可能出现三种结果:

结果 后续步骤
撤销驳回 通过世界知识产权组织(WIPO)签发《授予保护通知书》。该商标在日本的保护自国际注册日(IR date)起追溯生效。
重新发出审查意见书 审查员提出新的或修改后的异议。答复期限重新设定(通常为60天)。
驳回决定(最终决定) 须在3个月内向日本特许厅审判委员会提起上诉。否则,驳回决定即为最终决定。

4. 第四阶段(若成功):保护授予声明

对于成功克服临时驳回的马德里指定,日本特许厅向世界知识产权组织(WIPO)签发《授予保护声明》。WIPO将该国际注册在日本的保护情况予以登记。该商标自国际注册指定之日起在日本获得保护,且保护效力具有追溯效力——因驳回往来而导致的保护空白不复存在。

授权后,可通过WIPO每10年对国际注册进行续展。日本境内的保护随国际注册续展自动延续(无需单独办理日本国内续展手续)。

5. 第五阶段(如收到驳回通知):向日本特许厅审判委员会提起上诉

若日本特许厅作出最终驳回决定,持有人可在3个月内向日本特许厅审判委员会提出上诉。审判委员会将进行重新审查,并可能推翻审查员的决定。审判委员会的审理程序通常需要6至12个月。

若审判委员会维持驳回决定,可向知识产权高等法院进一步上诉,并可最终向最高法院提起上诉。在经济上合理的情况下,我们将全程处理整个上诉流程。

常见问题

从临时驳回至授权的典型总时长是多少?
对于首次答复即获通过的案件:从收到通知到获得授权通知书,大约需要6至9个月。需要重新提交审查意见通知书或提起上诉的案件,时长会延长至12至24个月。根据对方的合作程度,同意书的协商可能额外增加1至3个月。
在驳回往来期间,国际注册(IR)是否仍受保护?
国际注册自国际注册日起在日本即享有临时保护。日本特许厅的临时驳回并不追溯性地取消保护,而是推迟最终授权。如果答复成功,授权将追溯生效;如果答复失败,则在日本的保护将终止。
持有人能否在收到驳回后将国际注册转换为国家申请?
可以,在特定条件下(通常是在基本商标遭到集中攻击后),可以将其转换为日本国内申请。转换申请必须在基本商标被撤销后的3个月内提交。这与临时驳回的处理途径不同。
如果对临时驳回不予回应会怎样?
如果未在截止日期(或其延期)前提交答辩,通知中所述的驳回决定将对日本指定产生最终效力,被驳回的商品或服务在日本将不予授予保护。 您的国际注册本身及其他指定国家不受影响。如果日本在商业上仍然重要,请注意,在截止日期后的2个月内,仍可申请2个月的延期。
我可以不通过日本代理人,自行向日本特许厅(JPO)提交答复吗?
不可以。海外注册人必须通过在日本设有住所的代理人(实际上即日本专利/商标代理人——benrishi)进行操作。好消息是:无需公证的授权书,复印件即可,且日本惯例甚至不需要外国委托人在授权书上签名。
我的截止日期已经过了。还来得及吗?
通常不会。根据日本特许厅自2022年1月起实施的惯例,若在原答复期限届满后2个月内,且在原期限内未提交答复,可申请2个月的延期(官方费用4,200日元,无需说明理由)。请立即联系日本代理律师并提供通知书PDF文件。

致外国律师

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