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日本对马德里拒绝通知的应对:期限、选择及JPO临时驳回后的后续处理

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您已通过《马德里议定书》指定日本为受保护国——如今,世界知识产权组织(WIPO)发来了一份题为“临时驳回通知”的文件。首先说明要点:这并非最终驳回,日本的大多数临时驳回都可以克服,而且您的截止期限——尽管严格——是可以延期的,在某些情况下甚至在期限届满后仍可延期。 本《日本马德里拒绝通知应对指南》将详细解释该文件的内容、根据日本专利局(JPO)当前实践,截止日期及延期申请的具体操作流程、您的四种应对方案,以及获得《保护授予声明》的完整程序流程。

您手头这份文件究竟说了什么

该通知看似内容繁杂,但仅需关注四项关键信息即可确定您的下一步行动。请在文件中查找以下内容:

查看位置通知内容说明
全部拒绝还是部分拒绝(第一页)您的所有商品/服务是否均被拒绝,还是仅部分被拒绝。
驳回理由——援引的条款第4条第(1)款第(xi)项 = 与在先相似商标冲突(参见我们关于第4条第(1)款第(11)项的应对策略)。 第3条第1款 = 缺乏显著性——或根据该款主条款,对您的使用意图存有疑虑。针对商品/服务表述含糊的异议在马德里指定中也较为常见。
引证的在先商标阻碍您注册的商标注册号及持有人——这是构建“不相似性”论点或获取《同意书》的基础依据。
答复截止日期载于通知书本身。该日期决定一切——详见下一节。

您的截止日期——以及日本专利局(JPO)的两条延期途径

《通知》规定,书面意见和/或修改意见可于“自公告之日起三个月内”提交。这一表述至关重要:时限自日本专利局(JPO)公告之日起算——而非自世界知识产权组织(WIPO)转发文件之日算起,也非自文件送达您处之日算起。 文件在途时间计入您的三个月期限内,不会额外增加。

如何确定您的确切截止日期

您无需自行计算。通知书第一页底部印有两个日期:“裁定日期”和“对通知作出答复的期限截止日期”。 第二个日期即为您的截止期限,该期限已由日本特许局计算得出。请务必首先核对该日期——并请注意,通知书通常会在裁定日数周后才送达权利人手中。

根据日本专利局(JPO)目前针对日本商标申请及马德里指定(自2022年1月起生效)的实践,存在两种延期途径:

当您申请延期获准官方费用
在截止日期届满前+1个月(单次申请,无需说明理由)2,100日元
截止日期已过——但仍在到期后2个月内+2个月(单次申请,无需说明理由)4,200日元

需注意两点:若已在原定(或延长期限)内提交过答复,则不可通过期满后途径申请;且上述任何延长均不会推迟后续的实质性程序阶段。 但对于那些较晚发现《通知》的权利人——在未指定当地代理人的情况下,这种情况很常见——通过期满后补救途径,通常仍可挽回已错过的截止期限。

还有一条许多权利人容易忽略的独立救济途径。《通知》本身指出,即使期限已过,只要“该案件仍在日本特许厅(JPO)的审查或复审阶段”,仍可提交商品和/或服务清单的修改申请。 换言之:提出异议的窗口在截止日期时关闭,但在日本特许厅案件仍处于审理状态期间,缩小说明书范围的窗口始终保持开放。如果可以通过删除或限制商品来消除异议——正如大多数措辞模糊的异议那样——那么逾期案件往往并非无望。 切勿在未咨询日本代理人的情况下,将错过截止日期视为案件终结。来源:日本特许厅关于延期实务的通知(自2022年1月1日起)。

您的四种应对方案

选项适用情形成功时的结果
1. 提出异议(书面异议/意见书)被引用的商标具有显著性,或者对显著性提出的异议可以被反驳维持全部保护范围
2. 限制商品/服务(修正 / 手続補正書)冲突或表述模糊仅影响部分商品/服务针对相关商品完成注册
3. 在先商标权人的同意书第4条第1款第xi项援引(当共存具有现实可能性时适用,自2024年修订起在日本生效)共存——完整保护范围
4. 不予处理日本市场已不再具有商业意义针对日本指定地区的驳回决定即为最终决定;国际注册及其他指定地区不受影响——但请注意,即使仅是部分驳回,保持沉默也存在风险

选项1至3常被结合使用。关于各路径的典型费用,请参阅我们的《日本商标审查意见通知书费用估算》。

1. 第一阶段:临时驳回通知

日本特许厅(JPO)通常会在国际注册指定日期后12至18个月内发出《初步驳回通知》,并将其转交世界知识产权组织(WIPO)。WIPO将该通知登记在案,并转发给注册人的在案代理人(若未指定代理人,则直接转发给注册人)。

要点:

  • 该通知援引了《日本商标法》的具体条款
  • 列出了被引用的在先商标及其注册号
  • 答复期限自通知书载明的日期起算

2. 第二阶段:提交答复(3个月内)

如果您未指定日本代理人,最重要的文件可能永远无法送达您的律师

该通知对此作了明确说明:如果商标权人未指定居住在日本的代理人,日本特许厅(JPO)会将某些文件(包括商标注册驳回决定)直接寄送给商标权人,而这些文件不会寄给世界知识产权组织(WIPO)记录在案的代理人。 因此,在上诉期限内,您的WIPO代表可能完全不知道最终驳回决定已经发出。如果来自日本的邮件可能正未拆封地躺在您的注册地址处,请将其视为紧急事项。

必须委托日本商标代理人提交答复——海外持有人无法自行提交,因为日本法律要求在日无住所或营业所的当事人必须通过在日本有住所的代理人行事。 截止日期为通知书上注明的日期(海外持有人通常为三个月),如上所述,该期限可在到期前延长一个月,或在到期后两个月内再延长两个月。

答复只需提交一份文件——通常标题为“意见书”,有时会附有用于限制说明书范围的“程序更正书”。如需引用证据(广告材料、销售数据、市场调查等),应一并附上。

3. 第三阶段:日本特许厅(JPO)复审(3-6个月)

答复提交后,日本特许厅审查员将审查论据和证据。重新审查通常需要3-6个月,但复杂案件可能延长至9个月。

可能出现三种结果:

结果 后续步骤
撤销驳回 通过世界知识产权组织(WIPO)签发《授予保护通知书》。该商标在日本的保护自国际注册日(IR date)起追溯生效。
重新发出审查意见通知书 审查员提出新的或修改后的异议理由。答复期限重置(通常为60天)。
驳回决定(最终) 须在3个月内向日本特许厅(JPO)审判委员会提起上诉。否则,驳回决定即为最终决定。

4. 第四阶段(若成功):保护授予声明

对于成功克服临时驳回的马德里指定,日本特许厅向世界知识产权组织(WIPO)签发《授予保护声明》。WIPO将该国际注册在日本的保护情况予以登记。该商标自国际注册指定之日起在日本获得保护——驳回往来不会导致保护出现任何间隙。

授权后,可通过WIPO每10年续展一次国际注册。日本境内的保护随国际注册续展自动延续(无需单独办理日本续展手续)。

5. 第五阶段(若收到驳回通知):向日本特许厅审判委员会提出上诉

若日本特许厅作出最终驳回决定,权利人可在3个月内向日本特许厅审判委员会提起上诉。审判委员会将进行重新审查,并可推翻审查员的决定。审判委员会的审理程序通常需要6-12个月。

若审判委员会维持驳回决定,可向知识产权高等法院进一步上诉,必要时还可向最高法院提起最终上诉。在经济上合理的情况下,我们将全程处理整个上诉流程。

常见问题

从临时驳回至授权的典型总时长是多少?
对于首次答复即获批准的案件:从收到通知到获得授予通知书约需6至9个月。需要再次答复审查意见通知书或提起上诉的案件,时长将延长至12至24个月。根据对方的合作程度,同意书的协商可能额外增加1至3个月。
在驳回往来期间,国际注册(IR)是否仍受保护?
国际注册自国际注册日起在日本即享有临时保护。日本特许厅的临时驳回不会追溯性地撤销保护,而是推迟最终授权。如果答复成功,授权将追溯生效;如果答复失败,则在日本的保护将终止。
持有人可在收到驳回后将国际注册转换为国家申请吗?
可以,在特定条件下(通常是在基础商标遭到集中攻击后),可以将国际注册转换为日本国内申请。转换申请必须在基础商标被撤销后的3个月内提交。这与临时驳回的处理途径不同。
如果对临时驳回不予回应会怎样?
如果未在截止日期(或其延期)前提交答复,通知中所述的驳回决定将对日本指定国产生最终效力,被驳回的商品或服务在日本将不再获得保护。 您的国际注册本身及其他指定国不受影响。如果日本市场对您仍具商业重要性,请注意,在截止日期后的2个月内仍可申请2个月的延期。
我可以不通过日本代理人,自行向日本特许厅(JPO)作出答复吗?
不可以。海外注册人必须通过在日本设有住所的代理人(实际上即日本专利/商标代理人——benrishi)进行操作。好消息是:无需公证的授权书,复印件即可,且日本惯例甚至不要求外国委托人在授权书上签名。
我的截止日期已经过了,还来得及吗?
通常不会。根据日本特许厅自2022年1月起实施的惯例,如果在原答复期限届满后的2个月内提出申请(官方费用4,200日元,无需说明理由),且在原期限内未提交答复,则可申请2个月的延期。请立即联系日本代理律师并提供该《通知》的PDF文件。
我的三个月期限是从收到通知书之日起算的吗?
不是。通知书规定的三个月期限是从日本特许厅作出裁决之日算起,而非从您收到通知之日算起。由于文件需经世界知识产权组织(WIPO)转交您的代理人,再由代理人转交您,因此当您首次阅读该文件时,您的期限可能已过去数周。 您无需自行计算:通知书首页同时印有“裁定日期”和“对通知作出答复的期限截止日期”。
我没有委任日本代理人。我可能会错过什么?
日本特许厅直接发送给权利人(而非WIPO登记的代理人)的文件——包括《商标注册驳回决定》。由于您的WIPO代理人未获抄送,最终驳回决定可能已发出,上诉期限也可能在无人通知您的情况下届满。 这正是本可挽回的案件演变为无法挽回的案件最常见的原因。

致外国律师

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