Reacción ante la denegación de Madrid en Japón: plazos, opciones y qué ocurre a continuación tras una denegación provisional de la JPO

Usted designó a Japón a través del Protocolo de Madrid y ahora ha recibido de la OMPI un documento titulado «Notificación de denegación provisional». En primer lugar, lo esencial: no se trata de una denegación definitiva; la mayoría de las denegaciones provisionales en Japón pueden superarse, y su plazo —aunque estricto— puede ampliarse, en algunos casos incluso después de que haya vencido. Esta guía completa sobre cómo responder a una denegación del Sistema de Madrid en Japón explica qué dice su documento, cómo funcionan exactamente el plazo y las prórrogas según la práctica actual de la Oficina Japonesa de Propiedad Industrial (JPO), sus cuatro opciones de respuesta y todo el procedimiento para obtener una Declaración de concesión de protección.

Qué dice realmente el documento que tienes delante

La notificación parece densa, pero solo hay cuatro datos que determinan qué debe hacer a continuación. Búsquelos en su documento:

Su plazo —y las dos vías de prórroga de la JPO—

La notificación establece que se puede presentar un dictamen por escrito y/o una modificación «en el plazo de tres meses a partir de la fecha de pronunciamiento». Esa frase es importante: el plazo comienza a contar a partir de la fecha de pronunciamiento de la JPO, no a partir del día en que la OMPI remitió el documento, ni a partir del día en que llegó a su mesa. El tiempo de tránsito se incluye dentro de esos tres meses, no se suma a ellos.

Según la práctica actual de la JPO para las solicitudes de marcas y las designaciones de Japón en el Sistema de Madrid (en vigor desde enero de 2022), existen dos vías de prórroga:

Dos salvedades: la vía posterior a la expiración no está disponible si ya se presentó una respuesta dentro del plazo original (o prorrogado), y nada de esto amplía los plazos de las fases posteriores. Sin embargo, para los titulares que descubren la notificación tarde —una situación habitual cuando no se ha designado a ningún representante local—, la vía posterior a la expiración significa que, a menudo, aún es posible recuperar un plazo vencido.

Existe un segundo recurso independiente que muchos titulares pasan por alto. La propia notificación establece que, incluso si ha vencido el plazo, aún puede presentarse una modificación de la lista de productos y/o servicios «siempre que el expediente esté pendiente de examen o de nueva tramitación en la JPO». En otras palabras: el plazo para presentar alegaciones vence en la fecha límite, pero la posibilidad de restringir la especificación permanece abierta mientras el expediente siga activo en la JPO. Cuando la objeción puede subsanarse suprimiendo o limitando productos —como ocurre con la mayoría de las objeciones formuladas con una redacción imprecisa—, un expediente presentado fuera de plazo no suele ser un caso perdido. No consideres que el incumplimiento de un plazo supone el fin del asunto sin consultar antes a un abogado japonés. Fuente: Aviso de la JPO sobre la práctica de prórrogas (a partir del 1 de enero de 2022).

Tus cuatro opciones de respuesta

Las opciones 1 a 3 suelen combinarse. Para conocer los costes habituales de cada vía, consulte nuestra estimación de costes de las resoluciones de la Oficina de Marcas de Japón.

1. Fase 1: Notificación de denegación provisional

La Oficina Japonesa de Marcas (JPO) emite la notificación de denegación provisional —normalmente entre 12 y 18 meses después de la fecha de designación del registro internacional (IR)— y la transmite a la OMPI. La OMPI la registra y la remite al representante registrado del titular (o directamente al titular si no se ha designado ningún representante).

Puntos clave:

• La notificación cita artículos específicos de la Ley de Marcas de Japón
• Las marcas anteriores citadas se enumeran con sus números de registro
• El plazo de respuesta comienza a contar a partir de la fecha indicada en la notificación

2. Fase 2: Presentación de la respuesta (en un plazo de 3 meses)

Es necesario contratar a un abogado especializado en marcas japonesas para presentar la respuesta; los titulares extranjeros no pueden presentarla por sí mismos, ya que la legislación japonesa exige que las partes que no tengan domicilio ni oficina comercial en Japón actúen a través de un representante domiciliado en Japón. El plazo vence en la fecha indicada en la notificación (normalmente tres meses para los titulares extranjeros), prorrogable en un mes antes de su vencimiento o en dos meses dentro de los dos meses siguientes a su vencimiento, tal y como se ha detallado anteriormente.

La respuesta consiste en un único escrito —normalmente titulado 意見書 (Alegación)—, a veces acompañado de un 手続補正書 (Modificación) para la restricción de la descripción. Se adjuntan pruebas (materiales publicitarios, datos de ventas, estudios de mercado) si se recurre a ellas.

3. Fase 3: Reexamen de la JPO (3-6 meses)

Una vez presentada la respuesta, el examinador de la JPO revisa los argumentos y las pruebas. El reexamen suele durar entre 3 y 6 meses, aunque en casos complejos puede prolongarse hasta 9 meses.

Hay tres resultados posibles:

4. Fase 4 (en caso de éxito): Declaración de concesión de protección

En el caso de las designaciones de Madrid que superen la denegación provisional, la JPO emite una declaración de concesión de protección a la OMPI. La OMPI registra la protección del registro internacional en Japón. La marca queda entonces protegida en Japón con carácter retroactivo a partir de la fecha de designación del registro internacional; no se produce ninguna interrupción en la protección debido al proceso de denegación.

Tras la concesión, el registro internacional (IR) es renovable a través de la OMPI cada 10 años. La renovación en Japón es automática con la renovación del IR (no se requiere ninguna acción de renovación separada en Japón).

5. Fase 5 (en caso de que se dicte una denegación): Recurso ante la Sala de Apelación de la JPO

Si la JPO emite una resolución definitiva de denegación, el titular puede recurrir ante la Sala de Apelaciones de la JPO en un plazo de 3 meses. La Sala de Apelaciones lleva a cabo una revisión de novo y puede revocar la resolución del examinador. Los procedimientos ante la Sala de Apelaciones suelen durar entre 6 y 12 meses.

Si la Sala de Apelación confirma la denegación, cabe interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, con la posibilidad de un recurso definitivo ante el Tribunal Supremo. Nos encargamos de toda la cadena de recursos cuando resulta económicamente justificado.

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