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Réaction au refus de Madrid au Japon : délais, options et suite des événements après un refus provisoire du JPO

Picture of Takefumi Sugiura – Japanese Patent Attorney

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Vous avez désigné le Japon dans le cadre du Protocole de Madrid — et vous venez de recevoir de l'OMPI un document intitulé « Notification de refus provisoire ». Tout d'abord, l'essentiel : il ne s'agit pas d'un refus définitif, la plupart des refus provisoires au Japon peuvent être surmontés, et votre délai — bien que strict — peut être prolongé, dans certains cas même après son expiration. Ce guide complet sur la réponse à un refus au titre du système de Madrid au Japon explique ce que dit votre document, le fonctionnement exact du délai et des prolongations selon la pratique actuelle du JPO, vos quatre options de réponse, ainsi que l’ensemble de la procédure menant à une déclaration d’octroi de protection.

Que dit réellement le document que vous avez sous les yeux ?

La notification peut paraître dense, mais seules quatre informations déterminent la marche à suivre. Repérez-les dans votre document :

Où chercherCe qu’elle vous indique
Refus total ou partiel (première page)Si l’ensemble de vos produits/services est refusé, ou seulement une partie d’entre eux.
Motifs — les articles invoquésArticle 4, paragraphe 1, point xi) = conflit avec une marque antérieure similaire (voir nos stratégies de réponse relatives à l’article 4, paragraphe 1, point 11). Article 3, paragraphe 1 = absence de caractère distinctif — ou, en vertu de son alinéa principal, un doute quant à votre intention d’utilisation. Les objections relatives à une formulation vague des produits/services sont également courantes pour les désignations de Madrid.
Marques antérieures invoquéesNuméros d’enregistrement et titulaires des marques qui vous font obstacle — éléments essentiels pour un argumentaire de non-similitude ou une lettre de consentement.
Le délai de réponseIndiquée sur la notification elle-même. Cette date régit tout — voir la section suivante.

Votre délai — et les deux voies de prolongation offertes par l’Office japonais des marques (JPO)

La notification précise qu’un avis écrit et/ou une modification peuvent être présentés « dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision ». Cette formulation est importante : le délai court à compter de la date de la décision de l’Office japonais des marques (JPO) — et non à compter du jour où l’OMPI a transmis le document, ni du jour où celui-ci est parvenu sur votre bureau. Le délai de transit est inclus dans vos trois mois, il n’y est pas ajouté.

Où trouver votre délai exact

Vous n’avez pas à la calculer. La première page de la notification indique deux dates en bas de page : « Date de la décision » et « Date d’expiration du délai de réponse à la notification ». La seconde correspond à votre délai, déjà calculé par le JPO. Vérifiez-la avant toute autre chose — et notez qu’une notification parvient souvent au titulaire plusieurs semaines après la date de la décision.

Conformément à la pratique actuelle du JPO en matière de demandes de marques et de désignations de Tokyo au titre du Système de Madrid (en vigueur depuis janvier 2022), deux voies de prolongation existent :

Lorsque vous demandezProlongation accordéeTaxe officielle
Avant l’expiration du délai+1 mois (demande unique, aucune justification requise)2 100 JPY
Après l'expiration du délai — dans les 2 mois suivant l'expiration+2 mois (demande unique, sans justification requise)4 200 JPY

Deux mises en garde : la procédure post-expiration n’est pas disponible si une réponse a déjà été déposée dans le délai initial (ou prolongé), et rien de tout cela ne prolonge les étapes suivantes. Mais pour les titulaires qui découvrent la notification tardivement — une situation courante lorsqu’aucun représentant local n’a été désigné —, la procédure post-expiration permet souvent de rattraper un délai manqué.

Il existe une deuxième bouée de sauvetage, distincte, que de nombreux titulaires négligent. La notification elle-même précise que même si le délai est écoulé, une modification de la liste des produits et/ou services peut encore être soumise « tant que la procédure est en cours d’examen ou de réexamen auprès du JPO ». En d’autres termes : la possibilité de présenter des arguments prend fin à l’expiration du délai, mais la possibilité de restreindre votre description reste ouverte tant que la procédure est toujours en cours au JPO. Lorsque l’objection peut être levée en supprimant ou en limitant des produits — comme c’est le cas pour la plupart des objections formulées en termes vagues —, une demande déposée hors délai n’est souvent pas une cause perdue. Ne considérez pas un délai non respecté comme la fin de l’affaire sans avoir consulté un conseil juridique japonais. Source : avis du JPO sur la pratique en matière de prolongation (à compter du 1er janvier 2022).

Vos quatre options de réponse

OptionQuand cela convientRésultat en cas de succès
1. Présenter un mémoire (argumentation écrite / 意見書)La marque invoquée est distinctive, ou l’objection relative au caractère distinctif est contestablePréservation de l’étendue complète
2. Limiter les produits/services (modification / 手続補正書)Le conflit ou le caractère imprécis n’affecte qu’une partie de la descriptionEnregistrement pour les produits concernés
3. Lettre de consentement du titulaire de la marque antérieureRéférence à l’article 4, paragraphe 1, point xi), lorsque la coexistence est réaliste (disponible au Japon depuis la modification de 2024)Coexistence — préservation de l’étendue complète
4. Ne rien faireLe Japon n’a plus d’importance sur le plan commercialLe refus devient définitif pour la désignation du Japon ; la désignation internationale et les autres désignations ne sont pas affectées — mais découvrez pourquoi le silence est risqué, même en cas de refus partiel

Les options 1 à 3 sont souvent combinées. Pour connaître les coûts types de chaque voie, consultez notre estimation des coûts liés aux décisions de l’Office japonais des marques.

1. Étape 1 : Notification de refus provisoire

Le JPO émet la notification de refus provisoire — généralement dans un délai de 12 à 18 mois à compter de la date de désignation IR — et la transmet à l’OMPI. L’OMPI l’enregistre et la transmet au représentant désigné du titulaire (ou directement au titulaire si aucun représentant n’a été désigné).

Points clés :

  • La notification cite des articles spécifiques de la loi japonaise sur les marques
  • Les marques antérieures invoquées sont répertoriées avec leurs numéros d’enregistrement
  • Le délai de réponse court à compter de la date indiquée sur la notification

2. Étape 2 : Dépôt de la réponse (dans un délai de 3 mois)

Si vous n’avez pas désigné de mandataire japonais, le document le plus important risque de ne jamais parvenir à votre conseil

La notification le précise clairement : lorsque le titulaire n’a pas désigné de mandataire domicilié au Japon, l’Office japonais des marques (JPO) envoie certains documents — notamment une décision de refus d’enregistrement d’une marque — directement au titulaire, et ces documents ne sont pas adressés au mandataire enregistré auprès de l’OMPI. Votre représentant auprès de l’OMPI peut donc ignorer totalement qu’un refus définitif a été prononcé alors que le délai de recours est en cours. Si du courrier en provenance du Japon risque de rester non ouvert à votre adresse enregistrée, considérez cela comme urgent.

Il est nécessaire de faire appel à un conseil en marques japonais pour déposer la réponse — les titulaires étrangers ne peuvent pas la déposer eux-mêmes, car la législation japonaise exige que les parties n’ayant ni domicile ni siège social au Japon agissent par l’intermédiaire d’un représentant domicilié au Japon. Le délai expire à la date indiquée sur la notification (généralement trois mois pour les titulaires étrangers) ; il peut être prolongé d’un mois avant son expiration ou de deux mois dans les deux mois suivant son expiration, comme détaillé ci-dessus.

La réponse consiste en un seul document — généralement intitulé 意見書 (mémoire), parfois accompagné d’un 手続補正書 (demande de rectification) en cas de restriction du champ d’application de la description. Les pièces justificatives (supports publicitaires, données de vente, études de marché) sont jointes si elles sont invoquées.

3. Étape 3 : réexamen par le JPO (3 à 6 mois)

Une fois la réponse déposée, l’examinateur du JPO examine les arguments et les pièces justificatives. Le réexamen dure généralement de 3 à 6 mois, mais peut s’étendre jusqu’à 9 mois dans les cas complexes.

Trois issues possibles :

Résultat Étape suivante
Retrait du refus Déclaration d'octroi de la protection émise par l'intermédiaire de l'OMPI. La marque est protégée au Japon avec effet rétroactif à la date d'enregistrement international.
Nouvelle notification de l’Office L’examinateur soulève des objections nouvelles ou modifiées. Le délai de réponse est réinitialisé (généralement 60 jours).
Décision de refus (définitive) Recours devant la Commission de recours de l’Office japonais des marques (JPO) dans un délai de 3 mois. À défaut, le refus devient définitif.

4. Étape 4 (en cas de succès) : Avis d’octroi de protection

Pour les désignations de Madrid ayant surmonté le refus provisoire, le JPO délivre une déclaration d’octroi de protection à l’OMPI. L’OMPI enregistre la protection de l’enregistrement international au Japon. La marque est alors protégée au Japon avec effet rétroactif à la date de désignation de l’enregistrement international — il n’y a pas d’interruption de protection due à la procédure de refus.

Après l’octroi, l’enregistrement international est renouvelable auprès de l’OMPI tous les 10 ans. Le renouvellement au Japon est automatique avec le renouvellement de l’enregistrement international (aucune démarche de renouvellement distincte n’est requise au Japon).

5. Étape 5 (en cas de refus) : recours devant la chambre de recours du JPO

Si le JPO rend une décision définitive de refus, le titulaire peut former un recours devant la Chambre de recours du JPO dans un délai de 3 mois. La Chambre de recours procède à un réexamen de novo et peut infirmer la décision de l’examinateur. La procédure devant la Chambre de recours dure généralement entre 6 et 12 mois.

Si la Chambre de recours confirme le refus, il est possible de former un recours devant la Haute Cour de la propriété intellectuelle, avec un éventuel pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Nous prenons en charge l’ensemble de la procédure de recours lorsque cela se justifie d’un point de vue économique.

Foire aux questions

Quel est le délai total habituel entre le refus provisoire et la délivrance du brevet ?
Pour les dossiers aboutissant à une première réponse favorable : environ 6 à 9 mois entre la notification et la déclaration de délivrance. Les dossiers nécessitant une nouvelle notification de l’Office ou un recours peuvent s’étendre sur 12 à 24 mois. Les négociations relatives à la lettre de consentement peuvent ajouter 1 à 3 mois, en fonction de la coopération de la partie adverse.
La demande de brevet (IR) reste-t-elle protégée pendant la procédure de refus ?
La demande internationale bénéficie d’une protection provisoire au Japon à compter de la date de dépôt international. Le refus provisoire du JPO n’annule pas rétroactivement la protection ; il reporte simplement la délivrance définitive. Si la réponse aboutit, la délivrance s’applique rétroactivement. Si la réponse échoue, la protection au Japon prend fin.
Le titulaire peut-il convertir l’IR en demande nationale après un refus ?
Oui, la conversion en demande nationale japonaise est possible sous certaines conditions (généralement à la suite d’une contestation centrale de la marque de base). La conversion doit être déposée dans les 3 mois suivant l’annulation de la marque de base. Cette procédure diffère de celle du refus provisoire.
Que se passe-t-il si je ne réagis pas au refus provisoire ?
Si aucune réponse n’est déposée avant l’expiration du délai (ou de sa prorogation), le refus indiqué dans la notification devient définitif pour la désignation du Japon et la protection au Japon n’est pas accordée pour les produits ou services refusés. Votre enregistrement international lui-même et vos autres pays désignés ne sont pas affectés. Si le Japon reste important d’un point de vue commercial, notez qu’il est encore possible de demander une prolongation de deux mois dans les deux mois suivant l’expiration du délai.
Puis-je répondre moi-même au JPO, sans recourir à un mandataire japonais ?
Non. Les titulaires étrangers doivent agir par l’intermédiaire d’un mandataire domicilié au Japon (en pratique, un mandataire japonais en brevets et marques — benrishi). La bonne nouvelle : aucune procuration notariée n’est requise, une copie suffit, et la pratique japonaise n’exige même pas la signature du mandant étranger sur le formulaire de procuration.
Mon délai est déjà écoulé. Est-il trop tard ?
Souvent non. Conformément à la pratique du JPO en vigueur depuis janvier 2022, une prolongation de deux mois peut être demandée dans les deux mois suivant l’expiration du délai de réponse initial (frais officiels de 4 200 JPY, sans justification requise) — à condition qu’aucune réponse n’ait été déposée dans le délai initial. Contactez immédiatement un conseil japonais en lui transmettant le PDF de la notification.
Le délai de trois mois court-il à compter de la date à laquelle j’ai reçu la notification ?
Non. La notification vous accorde un délai de trois mois à compter de la date de prononcé du JPO, et non de la date de réception. Étant donné que le document transite par l’OMPI avant d’être transmis à votre mandataire, puis à vous-même, plusieurs semaines de votre délai peuvent déjà s’être écoulées lorsque vous le lisez pour la première fois. Vous n’avez rien à calculer : la première page indique à la fois « La date de la décision » et « La date d’expiration du délai de réponse à la notification ».
Je n’ai pas désigné de mandataire japonais. Quels sont les risques de passer à côté de quelque chose ?
Les documents que le JPO envoie directement au titulaire plutôt qu’au mandataire enregistré auprès de l’OMPI — notamment une décision de refus d’enregistrement d’une marque. Comme votre mandataire auprès de l’OMPI n’en reçoit pas de copie, un refus définitif peut être prononcé et le délai de recours peut expirer sans que personne ne vous en informe. C’est la raison la plus courante pour laquelle une affaire récupérable devient irrécupérable.

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