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Reaktion auf die Zurückweisung in Madrid in Japan: Fristen, Optionen und das weitere Vorgehen nach einer vorläufigen Zurückweisung durch das JPO

Picture of Takefumi Sugiura – Japanese Patent Attorney

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Sie haben Japan im Rahmen des Madrider Protokolls benannt – und nun ist von der WIPO ein Dokument mit dem Titel „Mitteilung über eine vorläufige Zurückweisung“ eingetroffen. Zunächst das Wesentliche: Es handelt sich hierbei nicht um eine endgültige Zurückweisung, die meisten vorläufigen Zurückweisungen in Japan lassen sich überwinden, und Ihre Frist – auch wenn sie streng ist – kann verlängert werden, in manchen Fällen sogar nach ihrem Ablauf. Dieser umfassende Leitfaden zur Reaktion auf eine Madrider Zurückweisung in Japan erläutert, was in Ihrem Dokument steht, wie die Frist und Fristverlängerungen nach der aktuellen Praxis des JPO genau funktionieren, welche vier Reaktionsmöglichkeiten Sie haben und wie der gesamte Verfahrensweg bis zur Erteilung der Schutzbescheinigung aussieht.

Was in dem vor Ihnen liegenden Dokument tatsächlich steht

Die Mitteilung wirkt zwar komplex, doch nur vier Angaben entscheiden darüber, wie Sie nun weiter vorgehen sollten. Achten Sie in Ihrem Dokument auf folgende Punkte:

Wo Sie suchen müssenWas darin steht
Vollständige oder teilweise Ablehnung (erste Seite)Ob alle Ihre Waren/Dienstleistungen abgelehnt wurden oder nur ein Teil davon.
Gründe – die angeführten ArtikelArtikel 4 Absatz 1 Ziffer xi) = Konflikt mit einer älteren ähnlichen Marke (siehe unsere Antwortstrategien zu Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 11). Artikel 3 Absatz 1 = fehlende Unterscheidungskraft – oder, gemäß dem Hauptabsatz, Zweifel an Ihrer Benutzungsabsicht. Einwände gegen vage Formulierungen bei Waren und Dienstleistungen sind auch bei Madrider Benennungen häufig.
Angeführte ältere MarkenEintragungsnummern und Inhaber der Marken, die Ihnen im Weg stehen – die Grundlage für ein Argument der Nichtähnlichkeit oder ein Zustimmungsschreiben.
Die EinspruchsfristIst in der Mitteilung selbst angegeben. Dieses Datum ist maßgebend – siehe den nächsten Abschnitt.

Ihre Frist – und die beiden Verlängerungsmöglichkeiten des JPO

In der Mitteilung heißt es, dass eine schriftliche Stellungnahme und/oder ein Änderungsantrag „innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Bekanntgabe“ eingereicht werden kann. Dieser Wortlaut ist entscheidend: Die Frist läuft ab dem Datum der Bekanntgabe durch das JPO – nicht ab dem Tag, an dem die WIPO das Dokument weitergeleitet hat, und nicht ab dem Tag, an dem es auf Ihrem Schreibtisch eingegangen ist. Die Übermittlungszeit ist in Ihren drei Monaten enthalten und wird nicht dazu hinzugerechnet.

Wo Sie Ihre genaue Frist finden

Sie müssen sie nicht selbst berechnen. Auf der ersten Seite der Mitteilung sind unten zwei Daten angegeben: „Datum der Bekanntgabe“ und „Datum, an dem die Frist für die Beantwortung der Mitteilung abläuft“. Das zweite Datum ist Ihre Frist, die bereits vom JPO berechnet wurde. Überprüfen Sie dies als Erstes – und beachten Sie, dass eine Mitteilung den Inhaber oft erst mehrere Wochen nach dem Datum der Bekanntgabe erreicht.

Nach der aktuellen Praxis des JPO für Markenanmeldungen und Madrider Benennungen Japans (gültig seit Januar 2022) gibt es zwei Möglichkeiten zur Fristverlängerung:

Wenn Sie beantragenVerlängerung gewährtAmtliche Gebühr
Vor Ablauf der Frist+1 Monat (einmaliger Antrag, keine Begründung erforderlich)2.100 JPY
Nach Ablauf der Frist – innerhalb von 2 Monaten nach Ablauf+2 Monate (einmaliger Antrag, keine Begründung erforderlich)4.200 JPY

Zwei Einschränkungen: Der Weg nach Ablauf der Frist steht nicht zur Verfügung, wenn bereits innerhalb der ursprünglichen (oder verlängerten) Frist eine Antwort eingereicht wurde, und keine dieser Maßnahmen verlängert die darauf folgenden Verfahrensschritte. Für Inhaber jedoch, die die Mitteilung erst spät entdecken – eine häufige Situation, wenn kein lokaler Vertreter bestellt wurde –, bedeutet das Verfahren nach Ablauf der Frist, dass eine versäumte Frist oft noch nachgeholt werden kann.

Es gibt eine zweite, separate Rettungsmöglichkeit, die viele Inhaber übersehen. In der Mitteilung selbst heißt es, dass selbst nach Ablauf der Frist noch eine Änderung der Liste der Waren und/oder Dienstleistungen eingereicht werden kann, „solange das Verfahren beim JPO noch in der Prüfung oder in der erneuten Prüfung anhängig ist“. Mit anderen Worten: Die Frist für die Einreichung von Einwänden endet mit Ablauf der Frist, aber die Möglichkeit, die Spezifikation einzugrenzen, bleibt bestehen, solange das Verfahren beim JPO noch läuft. Wenn der Einwand durch Streichung oder Einschränkung von Waren behoben werden kann – was bei den meisten Einwänden wegen vager Formulierungen der Fall ist –, ist ein verspäteter Fall oft noch kein verlorener Fall. Betrachten Sie eine versäumte Frist nicht als das Ende der Angelegenheit, ohne einen japanischen Rechtsbeistand zu konsultieren. Quelle: Bekanntmachung des JPO zur Praxis bei Fristverlängerungen (ab 1. Januar 2022).

Ihre vier Antwortmöglichkeiten

OptionWann geeignetErgebnis, wenn es funktioniert
1. Einwenden (schriftliche Stellungnahme / 意見書)Die zitierte Marke ist unterscheidungskräftig oder der Einwand der Unterscheidungskraft ist anfechtbarDer gesamte Schutzumfang bleibt erhalten
2. Einschränkung der Waren/Dienstleistungen (Änderung / 手続補正書)Der Konflikt oder die Unbestimmtheit betrifft nur einen Teil der SpezifikationEintragung für die maßgeblichen Waren
3. Einverständniserklärung des Inhabers der älteren MarkeBerufung auf Artikel 4 Absatz 1 Ziffer xi, wenn eine Koexistenz realistisch ist (in Japan seit der Änderung von 2024 möglich)Koexistenz – voller Umfang gewahrt
4. Keine Maßnahmen ergreifenJapan ist wirtschaftlich nicht mehr relevantDie Zurückweisung wird für die Bezeichnung „Japan“ rechtskräftig; die internationale Registrierung (IR) und andere Bezeichnungen bleiben unberührt – aber beachten Sie, warum Schweigen selbst bei einer teilweisen Zurückweisung riskant ist

Die Optionen 1–3 werden häufig kombiniert. Die typischen Kosten der einzelnen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte unserer Kostenschätzung für Amtsbescheide des japanischen Markenamts.

1. Stufe 1: Mitteilung über die vorläufige Zurückweisung

Das JPO stellt die Mitteilung über die vorläufige Zurückweisung aus – in der Regel innerhalb von 12 bis 18 Monaten nach dem Datum der IR-Benennung – und leitet sie an die WIPO weiter. Die WIPO registriert sie und leitet sie an den eingetragenen Vertreter des Inhabers weiter (oder direkt an den Inhaber, falls kein Vertreter benannt wurde).

Wichtige Punkte:

  • In der Mitteilung werden konkrete Artikel des japanischen Markengesetzes angeführt
  • Die angeführten älteren Marken sind mit ihren Eintragungsnummern aufgeführt
  • Die Antwortfrist beginnt mit dem in der Mitteilung angegebenen Datum

2. Phase 2: Einreichung der Stellungnahme (innerhalb von 3 Monaten)

Wenn Sie keinen japanischen Vertreter bestellt haben, erreicht das wichtigste Dokument möglicherweise nie Ihren Rechtsbeistand

In der Mitteilung wird dies ausdrücklich erläutert: Hat der Inhaber keinen in Japan ansässigen Vertreter bestellt, sendet das JPO bestimmte Dokumente – darunter einen Beschluss zur Ablehnung einer Markeneintragung – direkt an den Inhaber, und diese Dokumente sind nicht an den bei der WIPO eingetragenen Vertreter adressiert. Ihr WIPO-Vertreter kann daher völlig ahnungslos sein, dass eine endgültige Zurückweisung ergangen ist, während die Einspruchsfrist läuft. Falls Post aus Japan ungeöffnet an Ihrer registrierten Adresse liegen sollte, behandeln Sie diese als dringlich.

Zur Einreichung der Einspruchsschrift muss ein japanischer Markenanwalt beauftragt werden – Inhaber im Ausland können diese nicht selbst einreichen, da das japanische Recht vorschreibt, dass Parteien ohne Wohnsitz oder Geschäftsstelle in Japan durch einen in Japan ansässigen Vertreter handeln müssen. Die Frist ist das in der Mitteilung angegebene Datum (in der Regel drei Monate für Inhaber im Ausland) und kann, wie oben ausführlich beschrieben, vor Ablauf um einen Monat oder innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf um zwei Monate verlängert werden.

Die Erwiderung erfolgt in Form einer einzigen Einreichung – in der Regel unter dem Titel 意見書 (Argument), manchmal begleitet von einem 手続補正書 (Änderungsantrag) zur Einschränkung des Schutzumfangs. Beweismittel (Werbematerialien, Verkaufsdaten, Marktstudien) werden beigefügt, sofern darauf zurückgegriffen wird.

3. Phase 3: JPO-Überprüfung (3–6 Monate)

Nach Einreichung der Stellungnahme prüft der Prüfer des JPO die Argumente und Beweismittel. Die erneute Prüfung dauert in der Regel 3–6 Monate, kann sich bei komplexen Fällen jedoch auf bis zu 9 Monate erstrecken.

Drei mögliche Ergebnisse:

Ergebnis Nächster Schritt
Zurücknahme der Ablehnung Erteilung der Schutzbescheinigung über die WIPO. Die Marke ist in Japan rückwirkend zum internationalen Anmeldetag geschützt.
Erneuter Bescheid der Prüfungsbehörde Der Prüfer bringt neue oder geänderte Einwände vor. Die Antwortfrist wird neu festgelegt (in der Regel 60 Tage).
Ablehnungsentscheidung (endgültig) Einspruch beim JPO-Prüfungsausschuss innerhalb von 3 Monaten. Andernfalls wird die Zurückweisung rechtskräftig.

4. Phase 4 (bei Erfolg): Bescheid über die Schutzgewährung

Für Madrider Benennungen, bei denen die vorläufige Zurückweisung überwunden wurde, übermittelt das JPO der WIPO eine Erklärung über die Gewährung des Schutzes. Die WIPO trägt den Schutz der internationalen Registrierung in Japan ein. Die Marke ist dann in Japan rückwirkend zum Datum der IR-Benennung geschützt – es entsteht keine Schutzlücke aufgrund des Zurückweisungsverfahrens.

Nach der Erteilung ist die internationale Registrierung alle 10 Jahre über die WIPO verlängerbar. Die Verlängerung in Japan erfolgt automatisch mit der Verlängerung der internationalen Registrierung (es ist kein separater Verlängerungsantrag in Japan erforderlich).

5. Stufe 5 (im Falle einer Ablehnung): Beschwerde beim Prüfungsausschuss des JPO

Erlässt das JPO eine endgültige Ablehnungsentscheidung, kann der Inhaber innerhalb von 3 Monaten beim JPO-Prüfungsausschuss Einspruch einlegen. Der Prüfungsausschuss führt eine erneute Prüfung durch und kann die Entscheidung des Prüfers aufheben. Das Verfahren vor dem Prüfungsausschuss dauert in der Regel 6–12 Monate.

Bestätigt die Beschwerdekammer die Zurückweisung, besteht die Möglichkeit, beim Obersten Gerichtshof für geistiges Eigentum Berufung einzulegen, mit der Möglichkeit einer abschließenden Berufung vor dem Bundesgerichtshof. Wir übernehmen die gesamte Berufungskette, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert der gesamte Prozess von der vorläufigen Zurückweisung bis zur Erteilung in der Regel?
Bei erfolgreichen Fällen mit erster Stellungnahme: ca. 6–9 Monate von der Benachrichtigung bis zur Erteilungsmitteilung. Fälle, die einen erneuten Prüfungsbescheid oder eine Beschwerde erfordern, dauern 12–24 Monate. Verhandlungen über eine Einverständniserklärung können je nach Kooperationsbereitschaft der Gegenpartei weitere 1–3 Monate in Anspruch nehmen.
Bleibt das IR während des Ablehnungsverfahrens geschützt?
Die internationale Anmeldung ist in Japan ab dem Datum der internationalen Anmeldung vorläufig geschützt. Die vorläufige Zurückweisung durch das JPO hebt den Schutz nicht rückwirkend auf, sondern verschiebt lediglich die endgültige Erteilung. Ist die Erwiderung erfolgreich, gilt die Erteilung rückwirkend. Scheitert die Erwiderung, erlischt der Schutz in Japan.
Kann der Inhaber die internationale Registrierung nach einer Zurückweisung in eine nationale Anmeldung umwandeln?
Ja, die Umwandlung in eine japanische nationale Anmeldung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich (in der Regel nach einem zentralen Angriff auf die Basismarke). Die Umwandlung muss innerhalb von drei Monaten nach der Löschung der Basismarke beantragt werden. Dies unterscheidet sich vom Verfahren der vorläufigen Zurückweisung.
Was passiert, wenn ich auf die vorläufige Zurückweisung nicht reagiere?
Wird innerhalb der Frist (oder deren Verlängerung) keine Stellungnahme eingereicht, wird die in der Mitteilung angegebene Zurückweisung für die Japan-Benennung rechtskräftig, und für die zurückgewiesenen Waren oder Dienstleistungen wird in Japan kein Schutz gewährt. Ihre internationale Registrierung selbst und Ihre anderen benannten Länder bleiben davon unberührt. Falls Japan wirtschaftlich weiterhin von Bedeutung ist, beachten Sie bitte, dass innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Frist noch eine Verlängerung um zwei Monate beantragt werden kann.
Kann ich selbst, ohne einen japanischen Anwalt, beim JPO antworten?
Nein. Inländische Inhaber müssen über einen in Japan ansässigen Vertreter handeln (in der Praxis ein japanischer Patent- und Markenanwalt – „Benrishi“). Die gute Nachricht: Es ist keine notariell beglaubigte Vollmacht erforderlich, eine Kopie ist ausreichend, und nach japanischer Praxis ist nicht einmal die Unterschrift des ausländischen Vollmachtgebers auf dem Vollmachtsformular erforderlich.
Meine Frist ist bereits abgelaufen. Ist es zu spät?
Oftmals nicht. Nach der seit Januar 2022 geltenden Praxis des JPO kann innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ursprünglichen Antwortfrist eine Verlängerung um zwei Monate beantragt werden (amtliche Gebühr 4.200 JPY, keine Begründung erforderlich) – vorausgesetzt, innerhalb der ursprünglichen Frist wurde keine Antwort eingereicht. Wenden Sie sich umgehend mit der PDF-Datei der Benachrichtigung an einen japanischen Rechtsbeistand.
Beginnt meine dreimonatige Frist ab dem Datum, an dem ich die Mitteilung erhalten habe?
Nein. Die Mitteilung räumt Ihnen drei Monate ab dem Datum der Bekanntgabe durch das JPO ein, nicht ab dem Erhalt. Da das Dokument über die WIPO an Ihren Vertreter und dann an Sie weitergeleitet wird, sind möglicherweise bereits mehrere Wochen Ihrer Frist verstrichen, wenn Sie es zum ersten Mal lesen. Sie müssen nichts berechnen: Auf der ersten Seite sind sowohl „Das Datum der Bekanntgabe“ als auch „Das Datum, an dem die Frist zur Beantwortung der Mitteilung endet“ angegeben.
Ich habe keinen japanischen Vertreter bestellt. Was könnte mir dadurch entgehen?
Dokumente, die das JPO direkt an den Inhaber statt an den bei der WIPO eingetragenen Vertreter sendet – einschließlich einer Entscheidung über die Zurückweisung einer Markeneintragung. Da Ihr WIPO-Vertreter nicht in Kopie gesetzt wird, kann eine endgültige Zurückweisung ergehen und die Einspruchsfrist ablaufen, ohne dass Sie davon in Kenntnis gesetzt werden. Dies ist der häufigste Grund, warum aus einem noch rettbaren Fall ein hoffnungsloser wird.

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