Reaktion auf die Zurückweisung in Madrid in Japan: Fristen, Optionen und das weitere Vorgehen nach einer vorläufigen Zurückweisung durch das JPO

Sie haben Japan im Rahmen des Madrider Protokolls benannt – und nun ist ein Dokument mit dem Titel „Mitteilung über eine vorläufige Zurückweisung“ von der WIPO eingetroffen. Zunächst das Wesentliche: Es handelt sich hierbei nicht um eine endgültige Zurückweisung, die meisten vorläufigen Zurückweisungen in Japan lassen sich überwinden, und Ihre Frist – auch wenn sie streng ist – kann verlängert werden, in manchen Fällen sogar nach ihrem Ablauf. Dieser umfassende Leitfaden zur Reaktion auf eine Madrider Ablehnung in Japan erläutert, was in Ihrem Dokument steht, wie die Frist und Fristverlängerungen nach der aktuellen Praxis des JPO genau funktionieren, welche vier Reaktionsmöglichkeiten Sie haben und wie der gesamte Verfahrensweg bis zur „Erklärung über die Gewährung des Schutzes“ aussieht.

Was in dem vor Ihnen liegenden Dokument tatsächlich steht

Die Mitteilung wirkt zwar komplex, doch nur vier Angaben entscheiden darüber, wie Sie weiter vorgehen sollten. Diese finden Sie in Ihrem Dokument:

Ihre Frist – und die beiden Verlängerungsmöglichkeiten des JPO

Die Antwortfrist läuft ab dem in der Mitteilung angegebenen Datum – für ausländische Inhaber beträgt sie in der Regel drei Monate. Nach der aktuellen Praxis des JPO für Markenanmeldungen und Madrider Benennungen Japans (gültig seit Januar 2022) gibt es zwei Möglichkeiten zur Fristverlängerung:

Zwei Einschränkungen: Der Weg nach Ablauf der Frist steht nicht zur Verfügung, wenn bereits innerhalb der ursprünglichen (oder verlängerten) Frist eine Antwort eingereicht wurde, und nichts davon verlängert die darauf folgenden Verfahrensschritte. Für Inhaber jedoch, die die Mitteilung erst spät entdecken – eine häufige Situation, wenn kein lokaler Vertreter bestellt wurde –, bedeutet das Verfahren nach Ablauf der Frist, dass eine versäumte Frist oft noch nachgeholt werden kann. Quelle: Bekanntmachung des JPO zur Verlängerungspraxis (ab 1. Januar 2022).

Ihre vier Antwortmöglichkeiten

Die Optionen 1–3 werden häufig kombiniert. Die typischen Kosten der einzelnen Vorgehensweisen entnehmen Sie bitte unserer Kostenschätzung für Markenbescheide in Japan.

1. Stufe 1: Mitteilung über die vorläufige Zurückweisung

Das JPO stellt die Mitteilung über die vorläufige Zurückweisung aus – in der Regel innerhalb von 12–18 Monaten nach dem Datum der IR-Benennung – und leitet sie an die WIPO weiter. Die WIPO registriert sie und leitet sie an den eingetragenen Vertreter des Inhabers weiter (oder direkt an den Inhaber, falls kein Vertreter benannt wurde).

Wichtige Punkte:

• In der Mitteilung werden konkrete Artikel des japanischen Markengesetzes angeführt
• Die angeführten älteren Marken sind mit ihren Eintragungsnummern aufgeführt
• Die Antwortfrist beginnt mit dem in der Mitteilung angegebenen Datum

2. Phase 2: Einreichung der Stellungnahme (innerhalb von 3 Monaten)

Zur Einreichung der Stellungnahme muss ein japanischer Markenanwalt beauftragt werden – Inhaber mit Sitz im Ausland können diese nicht selbst einreichen, da das japanische Recht vorschreibt, dass Parteien ohne Wohnsitz oder Geschäftsstelle in Japan durch einen in Japan ansässigen Vertreter handeln müssen. Die Frist endet an dem in der Mitteilung angegebenen Datum (in der Regel drei Monate für Inhaber im Ausland) und kann, wie oben beschrieben, vor Ablauf um einen weiteren Monat oder innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf um zwei Monate verlängert werden.

Die Erwiderung erfolgt in Form einer einzigen Einreichung – in der Regel unter dem Titel 意見書 (Schriftsatz), manchmal begleitet von einem 手続補正書 (Änderungsantrag) zur Einschränkung des Schutzumfangs. Beweismittel (Werbematerialien, Verkaufsdaten, Marktstudien) werden beigefügt, sofern darauf zurückgegriffen wird.

3. Phase 3: JPO-Nachprüfung (3–6 Monate)

Nach Einreichung der Stellungnahme prüft der Prüfer des JPO die Argumente und Beweismittel. Die erneute Prüfung dauert in der Regel 3–6 Monate, bei komplexen Fällen kann sie sich jedoch auf bis zu 9 Monate erstrecken.

Drei mögliche Ergebnisse:

4. Phase 4 (bei Erfolg): Bescheid über die Gewährung des Schutzes

Für Madrider Benennungen, bei denen die vorläufige Zurückweisung überwunden wurde, stellt das JPO der WIPO eine Erklärung über die Gewährung des Schutzes aus. Die WIPO vermerkt den Schutz der internationalen Registrierung in Japan. Die Marke ist dann in Japan rückwirkend zum Datum der IR-Benennung geschützt – es entsteht keine Schutzlücke aufgrund des Zurückweisungsverfahrens.

Nach der Erteilung ist die internationale Registrierung alle 10 Jahre über die WIPO verlängerbar. Die Verlängerung in Japan erfolgt automatisch mit der Verlängerung der internationalen Registrierung (es ist kein gesonderter Verlängerungsantrag in Japan erforderlich).

5. Phase 5 (im Falle einer Ablehnung): Beschwerde beim JPO-Beschwerdeausschuss

Erlässt das JPO eine endgültige Ablehnungsentscheidung, kann der Inhaber innerhalb von 3 Monaten beim Prüfungsausschuss des JPO Einspruch einlegen. Der Prüfungsausschuss führt eine erneute Prüfung durch und kann die Entscheidung des Prüfers aufheben. Das Verfahren vor dem Prüfungsausschuss dauert in der Regel 6–12 Monate.

Bestätigt die Beschwerdekammer die Zurückweisung, kann beim Obersten Gerichtshof für geistiges Eigentum Berufung eingelegt werden, mit der Möglichkeit einer abschließenden Revision vor dem Obersten Gerichtshof. Wir übernehmen die gesamte Berufungskette, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Häufig gestellte Fragen