In einem japanischen Prüfungsbescheid, in dem festgestellt wird, dass der beanspruchte Gegenstand „nicht unter den Begriff der Erfindung fällt“, wird der Hauptabsatz von Artikel 29 Absatz 1 angeführt. Dies entspricht den in anderen Ländern üblichen Ablehnungen wegen mangelnder Erfindungshöhe, doch der Prüfmaßstab ist ein anderer: Es geht um die Frage, ob der Anspruch die Schaffung einer technischen Idee unter Anwendung eines Naturgesetzes darstellt, und im Falle von Software stellt das JPO eine konkrete, beantwortbare Frage – wird die Informationsverarbeitung konkret unter Verwendung von Hardware-Ressourcen realisiert? Dieser Artikel erläutert das Prüfkriterium und wie ein Anspruch umformuliert werden kann, um es zu erfüllen.
Inhaltsverzeichnis
Art. 2 Abs. 1 des Patentgesetzes definiert eine Erfindung als eine hochentwickelte Umsetzung einer technischen Idee unter Ausnutzung eines Naturgesetzes; Art. 29 Abs. 1 Hauptsatz gewährt ein Patent nur demjenigen, der eine Erfindung geschaffen hat, die gewerblich anwendbar ist. Ein Anspruch, der dieser Definition nicht entspricht, wird gemäß Art. 29 Abs. 1 Hauptsatz ohne Prüfung des Stands der Technik zurückgewiesen – weshalb dieser Grund allein oder als „Grund 1“ vor den materiell-rechtlichen Gründen aufgeführt wird.
| Kategorie (Prüfungsrichtlinien, Teil III, Kap. 1) | Angeführtes Beispiel |
|---|---|
| Andere Gesetze als Naturgesetze | Wirtschaftsgesetze |
| Künstliche Anordnungen | Spielregeln als solche |
| Mathematische Formeln | — |
| Menschliche geistige Aktivitäten | — |
| Gegenstand, der ausschließlich die oben genannten Elemente nutzt | Eine Geschäftsmethode als solche |
Die Richtlinien weisen den Prüfer an, den Anspruch als Ganzes zu beurteilen. Selbst wenn einige Aspekte, die die Erfindung spezifizieren, ein Naturgesetz nutzen, gilt der Anspruch nicht als Erfindung, wenn dies im Gesamtkontext nicht der Fall ist; umgekehrt gilt der Anspruch als Erfindung, selbst wenn einige Aspekte kein Naturgesetz nutzen, sofern dies im Gesamtkontext der Fall ist. Aus diesem Grund hilft das Hinzufügen eines generischen Begriffs wie „Computer“ zu einem Geschäftsmodell selten weiter, während ein Anspruch, der eine konkrete technische Umsetzung beschreibt, nichttechnische Elemente enthalten kann, ohne ungültig zu sein.
Für Erfindungen im Bereich der Computersoftware enthält Anhang B, Kapitel 1 des Prüfungshandbuchs den maßgeblichen Test: Der Anspruch gilt als Erfindung, wenn die Informationsverarbeitung durch die Software konkret unter Verwendung von Hardware-Ressourcen realisiert wird – mit anderen Worten, wenn Software und Hardware so zusammenwirken, dass eine bestimmte, für den beabsichtigten Zweck geeignete Informationsverarbeitungsvorrichtung (oder ein Verfahren zu deren Betrieb) aufgebaut wird. Worauf der Prüfer im Anspruch achtet:
Der ungültige Anspruch
„Verfahren, umfassend: Empfangen einer Bestellung; Ermitteln eines Rabatts gemäß Regel X; und Benachrichtigen des Kunden“ – ergänzt durch den Zusatz „durch einen Computer“ – beschreibt eine künstliche Anordnung, die auf einer generischen Maschine ausgeführt wird. Nichts im Anspruch zeigt, dass Software und Hardware auf eine bestimmte Weise zusammenwirken. Er wird gemäß Art. 29 Abs. 1 Hauptsatz zurückgewiesen, wie neuartig die Regel X auch sein mag.
| Aus | Zu |
|---|---|
| „Ein Verfahren zum …, das die Schritte A, B, C umfasst“ | „Eine Informationsverarbeitungsvorrichtung, umfassend eine Empfangseinheit, die … Daten von … erfasst; eine Verarbeitungseinheit, die … die Daten durch … verarbeitet; und eine Ausgabeeinheit, die …“ |
| „durch einen Computer“ als Präambel | Jeder Schritt ist mit einem genannten Hardware-Element und den von diesem verarbeiteten Daten verknüpft |
| Eine Regel oder Formel als beanspruchter Beitrag | Die technischen Mittel, mit denen die Regel auf konkrete Daten angewendet wird, um ein konkretes Ergebnis zu erzielen |
| Ein geschäftliches Ergebnis („Umsatzsteigerung“) | Eine technische Wirkung der Verarbeitung („Reduzierung des übertragenen Datenvolumens“, „Verkürzung der Antwortzeit“) |
All dies muss sich aus der ursprünglichen Offenbarung ergeben (Art. 17-2 Abs. 3). Für andere Ämter verfasste Spezifikationen beschreiben die Umsetzung oft in der detaillierten Beschreibung, ohne sie zu beanspruchen; in diesem Fall ist eine Änderung möglich. Enthält die Beschreibung nur das Schema, ist der Fall schwierig.
Geschäftsbezogene Erfindungen werden nach demselben Maßstab geprüft: Die geschäftliche Idee ist als solche nicht patentierbar, ihre Umsetzung durch spezifische Informationsverarbeitung unter Verwendung von Hardware-Ressourcen kann es jedoch sein. KI-bezogene Ansprüche folgen derselben Logik – ein trainiertes Modell oder ein Trainingsverfahren wird anhand der verarbeiteten Daten, der durchgeführten Verarbeitung und der Hardware, auf der es läuft, beansprucht, nicht allein anhand der mathematischen Idee. Das JPO veröffentlicht in den Anhängen des Handbuchs Anwendungsbeispiele für beide Fälle. Informationen zu Fristen und Fristverlängerungen bezüglich des Prüfungsbescheids selbst finden Sie im Prüfungsbescheid-Hub; Informationen zu den materiell-rechtlichen Gründen, die in der Regel auf eine Zurückweisung wegen mangelnder Patentierbarkeit folgen, finden Sie in unserem Leitfaden zur erfinderischen Tätigkeit.
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Haftungsausschluss
Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen zur japanischen Patentpraxis zum Stand September 2026 und stellt keine Rechtsberatung dar. Fristen, Gebühren und die Prüfungspraxis können sich ändern, und die Frist für einen konkreten Fall hängt von den tatsächlich ergangenen Bescheiden ab. Bitte wenden Sie sich bezüglich Ihrer konkreten Angelegenheit an einen qualifizierten japanischen Patentanwalt.
Quellen