Nicht jeder Bescheid des japanischen Patentamts betrifft den Stand der Technik. Ein großer Teil der Einwände in Fällen der nationalen Phase stützt sich auf Artikel 36 – die Anforderungen an die Beschreibung –, und viele davon sind im Grunde eher Probleme bei der Übersetzung und der Einhaltung von Formvorschriften als inhaltliche Mängel. Dieser Artikel erläutert, was die einzelnen Anforderungen des Art. 36 beinhalten, warum übersetzte PCT-Beschreibungen diese auslösen und welche Korrekturen im Rahmen der Beschränkungen für neue Sachverhalte gemäß Art. 17-2(3) möglich sind.
Inhaltsverzeichnis
| Bestimmung | Anforderung | Typischer Auslöser in einem PCT-Fall |
|---|---|---|
| Art. 36 Abs. 4 Buchstabe i | Detaillierte Beschreibung, die klar und ausreichend ist, damit ein Fachmann die Erfindung ausführen kann (Ausführbarkeit) | Verfahrensschritte oder Parameter nicht erläutert; Ergebnisse ohne Angabe der Vorgehensweise behauptet |
| Art. 36 Abs. 6 Buchstabe i | Die beanspruchte Erfindung ist in der detaillierten Beschreibung beschrieben (Stützung) | Breit gefasster Gattungsanspruch, enge Beispiele; Funktionsansprüche, die über die offenbarten Mittel hinausgehen |
| Art. 36 Abs. 6 Ziff. ii | Die beanspruchte Erfindung ist klar (Klarheit) | Udefinierte Begriffe, relative Ausdrücke, inkonsistente Terminologie nach der Übersetzung |
| Art. 36 Abs. 6 Ziff. iii | Jeder Anspruch ist prägnant | Redundante oder doppelte Ansprüche |
| Art. 36 Abs. 6 Ziff. iv) | Ansprüche, die gemäß den Vorgaben der Ministerialverordnung abgefasst sind | Mehrfachabhängige Ansprüche (Anmeldungen ab dem 1. April 2022) |
Die detaillierte Beschreibung muss es dem Fachmann ermöglichen, die Erfindung im gesamten beanspruchten Umfang auszuführen. In Fällen der nationalen Phase richtet sich der Einwand typischerweise gegen Ansprüche auf ein Ergebnis oder einen Parameter, bei denen die Beschreibung zwar eine Möglichkeit zur Erreichung aufzeigt, aber alle Möglichkeiten beansprucht werden, oder bei denen eine für die Reproduktion der Beispiele wesentliche Herstellungsbedingung fehlt. Die Erwiderung besteht in der Regel aus einer Kombination aus Argumentation (der fehlende Schritt gehört zum allgemeinen Fachwissen – gestützt durch eine Literaturangabe), Daten, die bestätigen, dass die offen gelegte Lehre funktioniert, und, falls erforderlich, einer Einschränkung des Anspruchs auf den realisierbaren Umfang.
Bei der Frage der Stützung geht es darum, ob der Umfang des Anspruchs durch die Offenbarung gestützt wird: ob der Fachmann anhand der Beschreibung erkennen könnte, dass das Problem über den gesamten beanspruchten Bereich hinweg gelöst ist. Üblicherweise sind Fälle aus den Bereichen Chemie und Mechanik mit einem oder zwei Beispielen und einem weit gefassten Anspruch davon betroffen. Da die Beschreibung nicht erweitert werden darf (neues Material), bestehen die praktischen Möglichkeiten darin, entweder zu argumentieren, dass sich das offen gelegte Prinzip auf den beanspruchten Umfang erstreckt, oder den Anspruch in Richtung der Beispiele einzugrenzen – wobei zu beachten ist, dass eine Einschränkung nach einer abschließenden Mitteilung als begrenzte Einschränkung gemäß Art. 17-2 Abs. 5 gelten muss.
Einwände wegen Unklarheit sind von allen Einwänden am stärksten durch die Übersetzung bedingt. Der geprüfte Anspruch ist der japanische Text; ein Begriff, der mit einem japanischen Wort wiedergegeben wird, das eine andere technische Bedeutung hat, ein relativer Ausdruck ohne Standard oder dasselbe Merkmal, das in den Ansprüchen und der Beschreibung auf zwei verschiedene Weisen übersetzt wurde, führen zu einem Einwand gemäß Art. 36 Abs. 6 Ziff. ii. Abhilfemaßnahmen sind eine Änderung im Einklang mit der ursprünglichen Offenbarung oder – sofern der ursprüngliche fremdsprachige Text die beabsichtigte Bedeutung stützt – eine korrigierte Übersetzung, die zusammen mit einer Begründung eingereicht wird (誤訳訂正書, Art. 17-2 Abs. 2). Einwände wegen mangelnder Prägnanz entfallen in der Regel durch dieselbe Änderung.
Punkt (iv) ist der Ausgangspunkt für die Beschränkung bei „Multi-Multi“-Ansprüchen: Seit dem 1. April 2022 verbietet die Verordnung einen mehrfach abhängigen Anspruch, der sich auf einen anderen mehrfach abhängigen Anspruch bezieht, und das JPO prüft solche Ansprüche erst dann in der Sache, wenn sie korrigiert wurden. Die Beschränkung gilt ab dem internationalen Anmeldetag, sodass eine vor diesem Datum eingereichte PCT-Anmeldung davon ausgenommen ist, selbst wenn sie erst später in Japan eingereicht wurde. Die Umstrukturierung ist Routine; Einzelheiten und das kostenlose Prüftool des JPO finden Sie in unserem Leitfaden zu „Multi-Multi“-Ansprüchen.
| Korrektur | Zulässig? |
|---|---|
| Änderung von Ansprüchen unter Verwendung von Formulierungen aus der Beschreibung | Ja – die Standardkorrektur |
| Definition eines Begriffs im Anspruch unter Verwendung einer Definition aus der Beschreibung | Ja |
| Hinzufügen einer Definition oder eines Beispiels, das nicht in der ursprünglichen Offenbarung enthalten ist | Nein – neue Sachverhalte (Art. 17-2 Abs. 3) |
| Korrigieren Sie eine Fehlübersetzung, wenn der Originaltext die beabsichtigte Bedeutung stützt | Ja – durch eine korrigierte Übersetzung mit Begründung |
| Experimentelle Daten einreichen | Ja, zur Bestätigung eines offenbarten Effekts oder zur Erläuterung der Ausführbarkeit; nicht zur Ergänzung einer fehlenden Offenbarung |
| Einschränkung nach einer abschließenden Mitteilung | Nur als begrenzte Einschränkung (gleiches Fachgebiet, gleiches Problem) oder Streichung eines Anspruchs – Art. 17-2 Abs. 5 |
Informationen zu den Fristen und Verlängerungsregeln, die für all diese Antworten ausländischer Anmelder gelten, finden Sie im Hub „Office Action“; Informationen zur Vorgehensweise bei Änderungen finden Sie im Leitfaden zu neuen Sachverhalten und abschließenden „Office Actions“.
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Haftungsausschluss
Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen zur japanischen Patentpraxis zum Stand September 2026 und stellt keine Rechtsberatung dar. Fristen, Gebühren und die Prüfungspraxis können sich ändern, und die Frist für einen konkreten Fall hängt von den tatsächlich ergangenen Bescheiden ab. Bitte wenden Sie sich bezüglich Ihrer konkreten Angelegenheit an einen qualifizierten japanischen Patentanwalt.
Quellen