Neue Sachverhalte und „endgültige“ Prüfungsbescheide in Japan: Änderungsbeschränkungen gemäß Artikel 17-2 – Was Sie noch ändern können

Ausländische Rechtsanwälte, die sich mit einem japanischen Prüfungsbescheid befassen, erleben oft eine doppelte Überraschung: Zunächst wird eine Änderung, die in ihrem Heimatland als Routine gelten würde, als neues Element zurückgewiesen, und dann lässt sich nach einer „endgültigen“ Mitteilung fast nichts mehr ändern. Beides geht auf eine einzige Bestimmung zurück – Artikel 17-2 des Patentgesetzes –, der festlegt, wann Änderungen vorgenommen werden dürfen, was sie enthalten dürfen und wie eng gefasst sie in der Endphase sein müssen. Dieser Artikel legt die Regeln in der Reihenfolge ihrer Gültigkeit dar.

1. Wann Änderungen zulässig sind (Art. 17-2(1))

Die Beschreibung, die Ansprüche und die Zeichnungen können jederzeit vor Zustellung der Erteilungsentscheidung geändert werden – mit der Ausnahme, dass nach Erhalt einer Mitteilung über die Gründe für die Zurückweisung Änderungen nur noch (i) innerhalb der in der ersten Mitteilung festgelegten Frist, (ii) innerhalb der in einer Mitteilung gemäß Art. 48-7 festgelegten Frist, (iii) innerhalb der in der letzten Mitteilung festgelegten Frist, sofern eine weitere Mitteilung ergangen ist, und (iv) zusammen mit der Einlegung einer Beschwerde gegen eine Ablehnungsentscheidung. Außerhalb dieser Fristen sind die Ansprüche festgeschrieben.

2. Die Prüfung auf neue Sachverhalte (Art. 17-2 Abs. 3)

Jede Änderung muss sich auf die in der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen der ursprünglich eingereichten Anmeldung beschriebenen Sachverhalte beschränken (bei einer fremdsprachigen Anmeldung gilt dies für die Übersetzung oder, falls eine berichtigte Übersetzung eingereicht wurde, für das Original). In den Richtlinien wird der Test so formuliert, dass geprüft wird, ob die Änderung einen neuen technischen Sachverhalt im Vergleich zu den technischen Sachverhalten einführt, die ein Fachmann aus der ursprünglichen Offenbarung als Ganzes ableiten würde. Konsequenzen für die Praxis:

• Eine Zwischenverallgemeinerung – das Herauslösen eines Merkmals aus einer Ausführungsform und dessen beanspruchte, ohne die Merkmale, mit denen es offenbart wurde – ist der klassische Fall einer Feststellung neuer Sachverhalte
• Zahlenbereiche, die nicht als solche offenbart sind, sind riskant, selbst wenn die Endpunkte separat angegeben sind
• Die Korrektur eines offensichtlichen Fehlers oder die Klarstellung einer Formulierung, deren Bedeutung aus der ursprünglichen Offenbarung ersichtlich ist, stellt keine neue Sachlage dar

3. Die „Unity-Shift“-Regel (Art. 17-2 Abs. 4)

Werden Ansprüche nach einer Mitteilung geändert, müssen die in dieser Mitteilung geprüfte Erfindung und die geänderte Erfindung weiterhin eine Gruppe bilden, die das Erfordernis der Einheit gemäß Art. 37 erfüllt. Das Ersetzen der geprüften Erfindung durch eine andere, die kein gemeinsames technisches Merkmal aufweist – eine „Verschiebungsänderung“ – ist nicht zulässig; das richtige Verfahren für eine andere Erfindung ist eine Teilanmeldung.

4. Nach einer abschließenden Mitteilung oder im Rahmen einer Beschwerde: die vier zulässigen Änderungen (Art. 17-2 Abs. 5, 6)

5. Zurückweisung einer Änderung (Art. 53) und deren Folgen

Verstößt eine nach einer letzten Mitteilung oder zusammen mit einer Beschwerde vorgenommene Änderung gegen Art. 17-2 Abs. 3 bis 6, so muss der Prüfer sie durch eine begründete schriftliche Entscheidung zurückweisen (Art. 53). Gegen die Zurückweisung kann kein gesonderter Einspruch erhoben werden; sie kann nur im Rahmen einer Beschwerde gegen die Zurückweisungsentscheidung angefochten werden (Art. 53 Abs. 3). In der Praxis bedeutet eine zurückgewiesene Änderung, dass die Anmeldung auf der Grundlage der zuvor vorliegenden Ansprüche beurteilt wird; daher sollte eine Änderung in der Endphase so formuliert werden, dass sie eindeutig unter eine der vier Kategorien fällt.

6. Strategie: Erste Erwiderung versus Endphase und der Weg über eine Teilanmeldung

Da die erste Mitteilung die einzige Phase ist, in der die Ansprüche frei umgestaltet werden können (vorbehaltlich der Einbeziehung neuer Sachverhalte und der Einheit), sollte die erste Erwiderung bereits die Ausweichpositionen enthalten – abhängige Ansprüche, die sich auf die Merkmale beziehen, die am ehesten zur Unterscheidung führen, sodass eine spätere Änderung in der Endphase eine einfache, begrenzte Einschränkung auf einen dieser Ansprüche darstellen kann. Ist nach der Endphase ein anderer Anspruchsumfang erforderlich, reichen Sie lieber eine Teilanmeldung innerhalb der Fristen gemäß Art. 44 ein, anstatt gegen die Änderungsbeschränkungen anzukämpfen. Argumente zur Ablehnung gemäß Art. 29 (2) finden Sie in unserem Leitfaden zur erfinderischen Tätigkeit; Informationen zu Fristen im Hub „Amtsbescheide“.

Häufig gestellte Fragen