Ausländische IP-Anwälte, die japanische Patentanmeldungen betreuen, werden mit Bescheiden (拒絶理由通知, kyozetsu riyu tsuchi) des JPO konfrontiert. Dieser Leitfaden erläutert die Arten von Bescheiden, Strategien für die Beantwortung, Fristen, Regeln für Änderungen, die wirkungsvolle Möglichkeit eines Gesprächs mit dem Prüfer sowie das Beschwerdeverfahren bei endgültigen Zurückweisungen.
Wichtige Punkte
Japanische Bescheide lassen sich anhand des Ablehnungsgrundes in folgende Kategorien einteilen:
| Art des Bescheids | Artikel (Patentgesetz) | Typischer Grund |
|---|---|---|
| Neuheit | Art. 29 Abs. 1 | Der Stand der Technik offenbart den Anspruch |
| Erfinderische Tätigkeit | Art. 29 Abs. 2 | Die Kombination der Referenzen macht den Anspruch naheliegend |
| Mangelnde Einheit | Art. 37 | Mehrere Erfindungen in einer Anmeldung |
| Unzureichende Offenbarung | Art. 36 Abs. 4 Buchstabe i | Die Beschreibung ermöglicht die Ausführung des Anspruchs nicht |
| Unbestimmtheit | Art. 36 Abs. 6 Ziff. ii | Unklare Formulierung des Anspruchs |
| Mehrfach-Mehrfach-Anspruch | Art. 36 Abs. 6 Ziff. iv) | „Multi-Multi“-Anspruchsstruktur (ab 2022) |
| Neuer Sachverhalt | Art. 17-2 Abs. 3 | Durch eine Änderung hinzugefügter Gegenstand, der nicht in der ursprünglichen Offenbarung enthalten war |
Eine Mitteilung des JPO über die Gründe für die Zurückweisung wird auf Japanisch ausgestellt. Vier Punkte darin bestimmen Ihren nächsten Schritt:
| Punkt in der Mitteilung | Was darin steht |
|---|---|
| 発送日 (Versanddatum) | Die Antwortfrist beginnt ab diesem Datum – nicht ab dem Tag, an dem Ihr Vertreter Ihnen die Mitteilung weitergeleitet hat. |
| 適用条文 (angewandte Artikel) | Art. 29 (1) Neuheit / 29 (2) erfinderische Tätigkeit / 29-2 früher eingereichte Anmeldung / 36 (4) (i) Ausführbarkeit / 36 (6) (i)-(ii) Stützung und Klarheit / 37 Einheitlichkeit / 17-2 (3) neue Sachverhalte. Jeder Artikel entspricht einer anderen Antwortstrategie (Abschnitt 4). |
| Zitierte Literatur (cited references) | Nummerierte Liste; in der Begründung wird angegeben, welche Referenz auf welchen Anspruch angewendet wird. |
| Kennzeichnung „endgültig“ („final“) | Ist die Mitteilung als endgültige Mitteilung gekennzeichnet, sind Änderungen auf die engen Kategorien von Art. 17-2(5) beschränkt (siehe Abschnitt 3). Bitte prüfen Sie dies vor der Ausarbeitung. |
Einreichung in Japan ohne japanischen Patentanwalt?
Ein außerhalb Japans ansässiger PCT-Anmelder kann ohne japanischen Vertreter in die nationale Phase eintreten, muss jedoch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Standardfrist für die nationale Bearbeitung einen Patentverwalter (特許管理人) bestellen (Art. 184-11; Verordnung Art. 38-6-2). Wurde diese Frist versäumt, versendet das JPO eine Mitteilung und gewährt zwei weitere Monate; andernfalls gilt die Anmeldung als zurückgenommen – eine Wiederherstellung ist nur unter der Voraussetzung der „Unabsichtlichkeit“ möglich (Wiederherstellungsgebühr 212.100 JPY). Lesen Sie unseren Leitfaden zum Eintritt in die nationale Phase, bevor Sie auf einen Bescheid des Amtes antworten.
Die festgelegte Frist für die Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme (意見書) beginnt mit dem auf der Mitteilung angegebenen Versanddatum. Gemäß dem JPO-Handbuch zur Formalitätsprüfung (04.10) beträgt sie 60 Tage für in Japan ansässige Anmelder und 3 Monate für ausländische Anmelder (在外者) – was auf praktisch jeden PCT-Anmelder in der nationalen Phase zutrifft, der diese Seite liest.
Verlängerungen richten sich nach der seit dem 1. April 2016 geltenden Praxis des JPO (Patentanmeldungen):
| Wenn Sie beantragen | Anmelder mit Wohnsitz im Ausland | In Japan ansässiger Anmelder | Amtsgebühr |
|---|---|---|---|
| Vor Ablauf der Frist | +2 Monate bei der ersten Beantragung, +1 Monat bei der zweiten Beantragung (max. +3 Monate); keine Begründung erforderlich; beide Anträge können gleichzeitig gestellt werden | +2 Monate (ein Antrag) | 2.100 JPY pro Antrag |
| Nach Ablauf der Frist – innerhalb von 2 Monaten nach Ablauf | +2 Monate ab dem ursprünglichen Ablaufdatum (nicht ab dem Datum des Antrags); keine Begründung erforderlich. Nicht möglich, wenn bereits vor Ablauf eine Verlängerung gewährt wurde oder wenn eine Stellungnahme/Änderung bereits fristgerecht eingereicht wurde | 51.000 JPY | |
Warum dies für ein Verfahren von Bedeutung ist, das ohne lokalen Rechtsbeistand eingeleitet wurde
Wenn niemand in Japan das Verfahren im Auge behalten hat, taucht die Mitteilung möglicherweise erst nach Ablauf der 3-Monats-Frist auf. Der oben beschriebene Weg nach Ablauf der Frist bedeutet, dass das Antwortfenster oft noch wieder geöffnet werden kann – vorausgesetzt, der Antrag wird innerhalb von 2 Monaten nach dem ursprünglichen Ablauf eingereicht. Senden Sie die Mitteilung noch am selben Tag, an dem Sie sie entdecken, an einen japanischen Rechtsbeistand.
Eine unterlassene Antwort führt nicht zur Rücknahme der Anmeldung – sie führt zu einer Ablehnungsentscheidung (拒絶査定), mit der dann die in Abschnitt 7 beschriebene dreimonatige Einspruchsfrist beginnt. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist im Rahmen der „gebotenen Sorgfalt“ innerhalb eines Jahres möglich, wird jedoch selten gewährt.
Fristenüberwachung: Die Bescheide des JPO werden zu einem bestimmten Kalendertag erlassen, wobei die 60-Tage-Frist an diesem Tag beginnt. Ausländische Rechtsanwälte sollten eine Pufferzeit von 5–7 Tagen für den internationalen Postversand und die Bearbeitung einplanen.
Änderungen als Antwort auf Aufforderungen zur Stellungnahme unterliegen komplexen Regeln:
Erste Aufforderung zur Stellungnahme:
- Änderungen müssen sich auf „in der ursprünglichen Beschreibung, den Ansprüchen oder den Zeichnungen offen gelegte Sachverhalte“ beschränken (Artikel 17-2(3))
- Änderungen dürfen KEINE „neuen Sachverhalte“ hinzufügen, die nicht in der ursprünglichen Offenbarung enthalten sind
- Innerhalb dieser Grenzen ist grundsätzlich jede Änderung zulässig
Letzte Mitteilung der Prüfungsbehörde (nach der Antwort auf die erste Mitteilung):
- Gleiche Regel bezüglich neuer Sachverhalte
- ZUSÄTZLICH: Änderungen müssen sich auf begrenzte Reduzierungen, Streichungen von Ansprüchen, die Korrektur von Schreibfehlern oder die Klarstellung mehrdeutiger Beschreibungen beschränken
- Das Hinzufügen neuer Merkmale, die zuvor nicht in den Ansprüchen enthalten waren, ist eingeschränkt
Praktischer Tipp: Nutzen Sie die erste Antwort auf den Prüfungsbescheid als Gelegenheit für eine umfassendere Umstrukturierung der Ansprüche. Nach dem abschließenden Prüfungsbescheid schränken sich Ihre Möglichkeiten erheblich ein. Die vier zulässigen Kategorien, die Prüfung der eigenständigen Patentierbarkeit und die Zurückweisung nicht konformer Änderungen werden in unserem Leitfaden zu „neuen Sachverhalten“ und den Änderungsbeschränkungen im abschließenden Prüfungsbescheid gemäß Art. 17-2 behandelt.
Ablehnung wegen mangelnder Neuheit: Unterstreichen Sie unterscheidende Merkmale, ändern Sie die Ansprüche, um Unterschiede zum Stand der Technik zu verdeutlichen
Ablehnung wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit: Technische Wirkungen argumentieren, die aus den angeführten Kombinationen nicht erreichbar sind, Motivationsfragen präzisieren, einschränkende Merkmale hinzufügen – sehen Sie sich an, wie der Prüfer eine Ablehnung nach Art. 29 Abs. 2 aufbaut und wie man sie widerlegt
Mangelnde Einheitlichkeit: Reichen Sie für separate Erfindungen eine Teilanmeldung ein ODER argumentieren Sie, dass Einheitlichkeit vorliegt
Unzureichende Offenbarung: Konkrete Passagen aus der Beschreibung anführen, gegebenenfalls eine Erklärung zur Ausführbarkeit einreichen
Unbestimmtheit: Formulierungen präzisieren, Begriffe in den Ansprüchen oder der Beschreibung definieren – in Fällen der nationalen Phase häufig durch Übersetzungen verursacht; siehe Ablehnungen wegen fehlender Stützung, Klarheit und Ausführbarkeit gemäß Art. 36
Mehrfach-Mehrfach-Anspruch: Umstrukturierung in einzelne abhängige oder unabhängige Ansprüche (prüfen, welche Anmeldungen betroffen sind)
Neuheit: Die problematische Änderung zurücknehmen (prüfen, was noch als Teil der ursprünglichen Offenbarung gilt)
„Keine Erfindung“ (Art. 29 Abs. 1 Hauptsatz): Software- und Geschäftsverfahrensansprüche so umformulieren, dass die Informationsverarbeitung konkret durch Hardware-Ressourcen realisiert wird – siehe den Hardware-Ressourcen-Test
Japan bietet ein wirkungsvolles Instrument, das in anderen Rechtsordnungen nicht immer zur Verfügung steht: das Prüfergespräch.
So funktioniert es:
- Beantragen Sie über den Benrishi ein Gespräch mit dem Prüfer
- Besprechen Sie vorgeschlagene Änderungen vor der formellen Einreichung
- Der Prüfer gibt vorläufiges Feedback
- Dies führt oft zu einer Einigung über den zulässigen Anspruchsumfang
Warum dies effektiv ist:
- Der direkte Dialog klärt technische Missverständnisse
- Der Prüfer kann auf eine für ihn akzeptable Formulierung der Ansprüche hinweisen
- Schneller als ein Hin- und Her-Austausch von Bescheidsschreiben
- Die Erteilungsquote nach einer mündlichen Anhörung liegt statistisch gesehen um 20 % höher
Kosten: 400–800 $ Anwaltshonorar für die Vorbereitung und Durchführung der mündlichen Verhandlung. Oft eine lohnende Investition.
| Komplexität | Anwaltshonorar (USD) | JPO-Gebühr | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Einfacher Einspruch (1–2 Punkte, keine Änderung) | 640–950 $ | 0 | 640–950 $ |
| Mittleres OA (mit Überarbeitung) | 950–1.470 $ | 0 | 950–1.470 $ |
| Komplexe OA (mehrere Probleme, Erklärungen) | 1.470–1.870 $ | 0 | 1.470–1.870 $ |
| + Gespräch mit dem Prüfer | + 400–800 $ | 0 | + 400–800 $ |
| Antrag auf Fristverlängerung (falls erforderlich) | 80 | 14 $ | 94 |
Wenn der Prüfer nach den Antworten auf die Aufforderung zur Stellungnahme (OA) an der Zurückweisung festhält, wird eine endgültige Zurückweisung (拒絶査定, kyozetsu satei) erlassen.
Möglichkeiten der Beschwerde:
Option 1: Antrag auf erneute Prüfung vor der mündlichen Verhandlung (审判前审查官による再考虑) – Der Prüfer prüft den Fall noch einmal mit unvoreingenommenem Blick
Option 2: Einspruch beim JPO-Einspruchsausschuss (拒絶查定不服審判) – Einlegung der Beschwerde innerhalb von 3 Monaten nach Zustellung der Entscheidung (Art. 121 Abs. 1); für ausländische Anmelder verlängert das JPO diese Frist von Amts wegen um 60 Tage gemäß Art. 4 (Handbuch zur Formalitätsprüfung 04.10). Prüfung durch ein dreiköpfiges Richtergremium. ~50 % Aufhebungsquote.
Option 3: Fortsetzung des Verfahrens über eine Teilanmeldung — Einreichung einer Teilanmeldung mit geänderten Ansprüchen innerhalb von 3 Monaten nach Zustellung (Art. 44 Abs. 1 Ziff. iii; für ausländische Anmelder entsprechend der Beschwerdefrist verlängert, Art. 44 Abs. 6). Fristen, Änderungsbeschränkungen und Kombinationsmöglichkeiten der drei Wege: Haben Sie einen Ablehnungsbescheid erhalten? Einspruch, Überprüfung vor dem Einspruch oder Teilanmeldung.
Die JPO-Beschwerdekammer ist ein von der Prüfungsabteilung getrenntes Gremium.
Verfahren:
- Einlegung der Beschwerde innerhalb von 3 Monaten nach Zustellung der Ablehnungsentscheidung (Art. 121 Abs. 1) – ausländische Anmelder erhalten von Amts wegen eine Verlängerung um 60 Tage (Art. 4)
- Entrichten Sie die Beschwerdegebühr (49.500 JPY Grundgebühr + Gebühr pro Anspruch)
- Einreichung schriftlicher Ausführungen (in der Regel 30–60 Seiten)
- Optionale mündliche Anhörung (dringend empfohlen)
- Entscheidung in der Regel nach 6–18 Monaten
Ergebnisse:
- Bestätigung (endgültige Zurückweisung bestätigt)
- Aufhebung (Zulassung gewährt, Sache an den Prüfer zurückverwiesen)
- Aufhebung mit der Auflage, die Ansprüche zu ändern
Wenn die JPO-Beschwerdekammer die Zurückweisung bestätigt, können Sie beim Obergericht für geistiges Eigentum (知的財産高等裁判所) Berufung einlegen.
Vorgehensweise:
- Einreichung innerhalb von 30 Tagen nach der Entscheidung der Beschwerdekammer
- Beschränkt auf bestimmte Gründe (Verfahrensfehler, Sachverhaltsfehler usw.)
- Entscheidung in der Regel innerhalb von 12–24 Monaten
- Berufung vor einem höheren Gericht (Oberster Gerichtshof) möglich, jedoch sehr eingeschränkt
Aus jahrzehntelanger Erfahrung im Patentverfahren:
1. Das Gespräch mit dem Prüfer ist Ihr bestes Instrument – nutzen Sie es ausgiebig, insbesondere bei zweiten Einsprüchen
2. Das PPH ist die beste Prävention – so gibt es von vornherein weniger Einspruchsbescheide
3. Akzeptieren Sie keine enge Zulassung im ersten Einspruchsverfahren – argumentieren Sie bereits im ersten Einspruchsverfahren, wenn der Umfang der Änderung weiter gefasst ist
4. Dokumentieren Sie alles – die „JPO-File-Wrapper-Estoppel“ gilt in Rechtsstreitigkeiten
5. Ziehen Sie eine Teilanmeldung in Betracht – so behalten Sie die Möglichkeit, einen anderen Umfang zu verfolgen, während Sie die Erteilung akzeptieren
Frage: Kann ich nach der abschließenden Bescheidung (OA) noch Änderungen einreichen?
A. Ja, jedoch mit Einschränkungen. Änderungen bei der abschließenden Prüfungsmitteilung müssen in eine von vier Kategorien fallen: begrenzte Einschränkung, Streichung von Ansprüchen, Fehlerkorrektur oder Klarstellung. Ergänzungen des Anspruchsumfangs sind eingeschränkt.
F. Wie hoch ist die Erfolgsquote vor der JPO-Beschwerdekammer?
A. ~50 % Aufhebungsquote (gestattete Beschwerden). Mündliche Anhörungen erhöhen die Erfolgsquote geringfügig. Die Einreichung stichhaltiger Argumente ist unerlässlich.
F. Wie lange dauert die Vorbereitung einer Antwort auf eine Prüfungsmitteilung in der Regel?
A. Standard: 7–14 Werktage. Komplexe Fälle: 2–3 Wochen. Ein Gespräch mit dem Prüfer verlängert die Bearbeitungszeit um 1–2 Wochen für die Terminplanung.
F. Kann ich die 60-tägige Frist für die Antwort auf den Prüfungsbescheid verlängern?
A. Für ausländische Anmelder beträgt die Frist 3 Monate, nicht 60 Tage. Vor Ablauf der Frist können Sie diese um 2 Monate (erster Antrag) plus 1 Monat (zweiter Antrag) gegen eine Gebühr von jeweils 2.100 JPY verlängern, ohne dass eine Begründung erforderlich ist. Ist die Frist bereits abgelaufen, kann innerhalb von 2 Monaten nach Ablauf noch eine einmalige Verlängerung um 2 Monate beantragt werden (51.000 JPY), es sei denn, es wurde bereits vor Ablauf eine Verlängerung gewährt oder eine Stellungnahme eingereicht. Quelle: Bekanntmachung des JPO zur Verlängerungspraxis vom 1. April 2016.
F. Was passiert, wenn ich die Frist für die Erwiderung auf den Bescheid verpasse?
A. Die Anmeldung wird nicht zurückgenommen; der Prüfer erlässt einen Ablehnungsbescheid. Sie haben dann ab Zustellung drei Monate Zeit (zuzüglich einer von Amts wegen gewährten Verlängerung um 60 Tage für ausländische Anmelder), um Einspruch einzulegen, wobei Änderungen zusammen mit dem Einspruch eingereicht werden können. Prüfen Sie vor diesem Schritt, ob die zweimonatige Fristverlängerung nach Ablauf der Frist (beantragbar innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf, 51.000 JPY) noch möglich ist.
F. Sollte ich bei der ersten mündlichen Anhörung (OA) ein Gespräch mit dem Prüfer führen?
A. Bei komplexen Ablehnungen oder wenn der Umfang der Ansprüche unklar ist, ja. Bei einfachen Ablehnungen (bei denen klare Änderungen erforderlich sind) verursacht das Gespräch zusätzliche Kosten ohne nennenswerten Nutzen.
Leitfäden nach Ablehnungsgründen für Fälle in der nationalen Phase
Ablehnungen wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Art. 29 Abs. 2): Wie der Prüfer seine Argumentation aufbaut – und wie man sie widerlegt
→ Vollständigen Leitfaden lesen
Neues Material und „endgültige“ Amtsbescheide: Änderungsgrenzen gemäß Art. 17 Abs. 2
→ Vollständigen Leitfaden lesen
Ablehnungen wegen mangelnder Stützung, Klarheit und Ausführbarkeit (Art. 36)
→ Vollständigen Leitfaden lesen
Ablehnungen wegen „keiner Erfindung“ (Art. 29 Abs. 1): Software und der Hardware-Ressourcen-Test
→ Vollständigen Leitfaden lesen
Haben Sie einen Ablehnungsbescheid erhalten? Einspruch, Überprüfung vor dem Einspruch oder Teilanmeldung
→ Vollständigen Leitfaden lesen
Haben Sie die 30-Monats-Frist für Japan versäumt? Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach dem „unbeabsichtigten“ Maßstab
→ Vollständigen Leitfaden lesen
Erfahren Sie mehr über Themen zum geistigen Eigentum in Japan für ausländische Rechtsberater
PPH in Japan: Wie ausländische Anmelder bei der Patentprüfung 50 % und mehr sparen können
→ Lesen Sie den vollständigen Leitfaden
Patentübersetzung in Japan: Ein hybrider Überprüfungsprozess aus KI und Benrishi
→ Den vollständigen Leitfaden lesen
Eintritt in die nationale Phase des PCT in Japan: Vollständiger Leitfaden zu Kosten und Zeitplan 2026
→ Vollständigen Leitfaden lesen
Patentrecherche und FTO in Japan für ausländische Rechtsanwälte
→ Vollständigen Leitfaden lesen
PILLAR-RESSOURCE
Hub für ausländische Rechtsanwälte →Umfassende IP-Dienstleistungen in Japan für ausländische IP-Anwälte
EVORIX bearbeitet jährlich über 500 Antworten auf Bescheide des japanischen Patentamts für ausländische IP-Anwälte. Unser Team zeichnet sich durch die Vorbereitung von Anhörungen vor dem Prüfer und die Bearbeitung komplexer Ablehnungen aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit aus. Feste Gebührenstruktur, transparente Zeitpläne und durchgängige Kommunikation in englischer Sprache. Erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden ein Angebot für Ihren Bescheid.
Quellen (überprüft im September 2026)