El motivo más habitual en una resolución de la Oficina Japonesa sobre un caso en fase nacional es el artículo 29, apartado 2: falta de actividad inventiva. La buena noticia para los abogados extranjeros es que los examinadores de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) están obligados a fundamentar la denegación de una forma prescrita, paso a paso, según las Directrices de Examen. Cada paso es un punto en el que el razonamiento puede fallar. Este artículo repasa el método del examinador tal y como lo describen las Directrices y, a continuación, muestra en qué aspectos debe centrarse la respuesta.
Índice
El artículo 29, apartado 2, deniega la concesión de una patente cuando una persona con conocimientos técnicos medios en la materia podría haber realizado fácilmente la invención basándose en el estado de la técnica enumerado en el artículo 29, apartado 1, antes de la fecha de presentación de la solicitud. Las Directrices describen al experto en la materia como alguien capaz de utilizar medios técnicos habituales para la investigación y el desarrollo, ejercer una creatividad ordinaria —como la selección de materiales y los cambios de diseño— y considerar todo el estado de la técnica en el ámbito pertinente como su propio conocimiento; se trata de una persona hipotética, no de un individuo.
Con arreglo a las Directrices, el examinador: (i) selecciona del estado de la técnica la única invención citada que mejor se adapta a la lógica —la invención citada principal—, normalmente una perteneciente al mismo campo técnico o a uno cercano, o que presente el mismo problema o uno similar; (ii) identifica las diferencias entre la invención reivindicada y la invención citada principal; y (iii) intenta construir una lógica (論理付け) mediante la cual el experto en la materia llegaría fácilmente a la invención reivindicada a partir de la invención citada principal, utilizando una invención citada secundaria o conocimientos generales comunes. No se pueden combinar dos invenciones citadas independientes en una única invención citada principal, y la actividad inventiva se evalúa reivindicación por reivindicación.
| Orientación | Factor (Directrices de examen) |
|---|---|
| En contra de la actividad inventiva | Motivación para aplicar la invención secundaria a la invención principal: relación entre los campos técnicos; similitud del problema; similitud de la función o el funcionamiento; sugerencia en las invenciones citadas |
| En contra | La diferencia es una mera variación de diseño con respecto a la invención principal citada, o la reivindicación es una simple agregación del estado de la técnica |
| A favor de la actividad inventiva | Efectos ventajosos de la invención reivindicada con respecto al estado de la técnica citado |
| A favor | El «teaching-away» (factor de impedimento): por ejemplo, la aplicación de la invención secundaria haría que la invención principal fuera contraria a su propio propósito |
Las Directrices añaden que, si no existe una invención secundaria que se corresponda con la diferencia y esta no es una mera variación de diseño, no es posible construir la lógica —y que los examinadores deben evitar el juicio a posteriori.
| Moción | Qué hay que comprobar en la notificación |
|---|---|
| 1. El punto de partida | ¿Pertenece realmente la invención principal citada al mismo campo o se refiere al mismo problema? ¿Ha fusionado efectivamente el examinador dos referencias? |
| 2. Las diferencias | ¿Se han tenido en cuenta todas las características de las reivindicaciones? Un error muy habitual es que el examinador considere divulgada una característica que, en realidad, la referencia no enseña |
| 3. La motivación | ¿En cuál de los cuatro factores se basa? La mera relación con el ámbito es un argumento débil; una sugerencia en la referencia es un argumento sólido. ¿Resuelve la referencia secundaria un problema diferente? |
| 4. Los contrapesos | Enseñanza contraria en la referencia principal; efectos ventajosos que el estado de la técnica citado no logra (respaldados por la descripción y confirmados por datos, cuando estén disponibles) |
Dado que la actividad inventiva se evalúa por reivindicación, una primera respuesta eficaz suele hacer ambas cosas: argumenta a favor de la reivindicación independiente sobre los defectos detectados anteriormente y modifica —dentro de la divulgación original (art. 17, apartado 2, párrafo 3)— para añadir una característica dependiente que la combinación citada no alcanza. Si la notificación es definitiva, las modificaciones se limitan a las categorías del art. 17-2(5); véase nuestra guía sobre materia nueva y modificaciones en notificaciones definitivas de la Oficina. Los plazos y prórrogas para los solicitantes extranjeros se encuentran en el centro de notificaciones de la Oficina.
Hay dos cuestiones recurrentes en los casos de fase nacional. En primer lugar, la redacción de la reivindicación examinada es la traducción al japonés: un término traducido de forma más amplia de lo previsto puede dar lugar a que se incluya el estado de la técnica que la reivindicación original habría evitado; compruebe la traducción de la característica distintiva antes de argumentar. En segundo lugar, los efectos en los que se basa la argumentación deben figurar en la descripción tal y como se presentó; un pliego de condiciones redactado en un idioma extranjero que describa los resultados únicamente de forma cualitativa puede seguir respaldando un argumento, pero los datos presentados posteriormente solo pueden confirmar, y no crear, un efecto divulgado.
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Descargo de responsabilidad
Este artículo ofrece información general sobre la práctica en materia de patentes en Japón a fecha de septiembre de 2026 y no constituye asesoramiento jurídico. Los plazos, las tasas y la práctica de examen pueden sufrir modificaciones, y el plazo para un caso concreto depende de los documentos que se emitan realmente. Consulte a un agente de patentes japonés cualificado sobre su caso concreto.
Fuentes