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A la hora de transferir a Japón (transferencia nacional) solicitudes PCT (solicitudes internacionales de patente) procedentes del extranjero o solicitudes extranjeras presentadas por la vía de París, el cumplimiento de la «restricción de las reivindicaciones múltiples» es una cuestión práctica fundamental e ineludible.Con la reforma legislativa de abril de 2022, esta práctica quedó prohibida en principio también en Japón, por lo que presentar una solicitud traduciendo directamente las reivindicaciones de una solicitud extranjera dará lugar a una notificación de motivos de denegación. En este artículo, un agente de la propiedad industrial ofrece una explicación exhaustiva, dirigida a los responsables de los departamentos de propiedad intelectual y a las oficinas de patentes extranjeras, que abarca desde «los fundamentos de la restricción» hasta las «mejores prácticas para reducir el número de reivindicaciones al realizar la transferencia a Japón».
Puntos clave de este artículo
- En Japón, las reivindicaciones múltiples están prohibidas, en principio, para las solicitudes presentadas a partir del 1 de abril de 2022
- Si se incumple esta norma, todas las reivindicaciones citadas quedarán excluidas del examen de fondo
- Europa (EP) es tolerante con las reivindicaciones múltiples. La transición a Japón con una traducción literal del texto original dará lugar a una denegación segura
- La tasa de solicitud de examen está vinculada al número de reivindicaciones. Con 50 reivindicaciones, el gasto ascenderá a varias decenas de miles de yenes
- La regla de oro es «la corrección voluntaria al pasar a Japón» para resolver la infracción y reducir las reivindicaciones innecesarias
- La selección de reivindicaciones antes de la traducción (en la fase del idioma original) también reduce directamente los costes de traducción
Índice
- Fundamentos de la restricción de las reivindicaciones «multi-multi» y su impacto en la práctica
- Razones por las que es necesario reducir el número de reivindicaciones en la transición a Japón
- Buenas prácticas para la reducción y optimización del número de reivindicaciones
- Ventajas de encargar los trámites de transferencia a Japón a un agente de la propiedad industrial
- Resumen
1. Fundamentos de la restricción de las reivindicaciones múltiples y su impacto en la práctica
1-1. Diferencia entre reivindicaciones múltiples y reivindicaciones «multi-multi»
En la redacción de las reivindicaciones de una patente, una «reivindicación múltiple» (reivindicación que cita múltiples reivindicaciones) es aquella que cita de forma alternativa dos o más reivindicaciones. Por ejemplo, una redacción del tipo «el método de fabricación descrito en la reivindicación 1 o 2», lo cual sigue siendo legal en la actualidad.
Por otro lado, una «multi-multi-reivindicación» es una reivindicación múltiple que a su vez cita a otra reivindicación múltiple. Por ejemplo, supongamos que la reivindicación 3 es una reivindicación múltiple del tipo «descrito en la reivindicación 1 o 2...». Si, además, la reivindicación 4 se formula como «descrito en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3...», esta reivindicación 4 se considera una multi-multi-reivindicación, ya que cita de forma alternativa a la reivindicación 3, que es una reivindicación múltiple.
| Tipo | Ejemplo de descripción | Admisibilidad en Japón |
|---|---|---|
| Reivindicación múltiple | «Método de fabricación descrito en la reivindicación 1 o 2» | ○ Lícito |
| Reivindicación múltiple | Que cite la reivindicación múltiple (reivindicación 3) «Descrito en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3» | × Prohibido en principio |
1-2. Momento de aplicación de la restricción y antecedentes de su introducción
En Japón, se ha introducido la restricción de las reivindicaciones múltiples múltiples para las solicitudes PCT cuya fecha de presentación internacional sea el 1 de abril de 2022 (año 4 de la era Reiwa) o posterior, así como para las solicitudes de patente presentadas a partir de esa misma fecha (artículo 24-3, apartado 5, del Reglamento de aplicación de la Ley de Patentes, entre otros).
Los principales motivos para la introducción de esta restricción son la «armonización de los sistemas internacionales» y la «reducción de la carga para terceros y examinadores».Aunque en países importantes como Estados Unidos, China y Corea del Sur ya existían restricciones estrictas, en Japón no había ninguna, lo que daba lugar a que las solicitudes procedentes del extranjero presentaran estructuras de reivindicaciones complejas. Dado que las relaciones de derechos se habían vuelto tan intrincadas como una telaraña, lo que aumentaba la carga de la evaluación de la infracción de derechos por parte de terceros y de la investigación de la técnica anterior por parte de la Oficina de Patentes, se llegó a la decisión de establecer restricciones mediante una reforma legislativa.
1-3. Sanciones en caso de incumplimiento y riesgo de retrasos en el examen
Si se presenta una solicitud de examen sin eliminar las reivindicaciones que infringen esta restricción, se incurrirá en una infracción del artículo 36, apartado 6, número 4, de la Ley de Patentes (requisitos del decreto ministerial de delegación), lo que dará lugar a una notificación de motivos de denegación.
El mayor escollo en la práctica: no solo las «multi-multi-reivindicaciones» en sí mismas, sino también «todas las reivindicaciones que citan a las multi-multi-reivindicaciones» quedan, en principio, excluidas del examen de fondo en cuanto a novedad y actividad inventiva. Dado que los defectos formales en la redacción provocan que el examen de fondo se posponga, lo que conlleva retrasos en el examen y gastos innecesarios de tramitación intermedia, es necesario subsanarlos de forma fehaciente antes de presentar la solicitud de examen.
2. Razones por las que es necesario reducir el número de reivindicaciones en la transición a Japón (transición nacional)
2-1. La trampa que supone la diferencia de normas con otros países (especialmente Europa)
En lo que respecta a las restricciones de las reivindicaciones múltiples, hay que prestar especial atención a la transición a Japón de las solicitudes PCT basadas en Europa (EP), entre otros. Dado que la OEP (Oficina Europea de Patentes), así como el Reino Unido y Alemania, entre otros, admiten con tolerancia las reivindicaciones múltiples, es frecuente que las descripciones elaboradas según la práctica de patentes europea incluyan sin reparos decenas de reivindicaciones múltiples.
«Trasladar el texto tal cual, sin modificar» es peligroso: si se traslada el texto al japonés tal cual, con la intención de evitar errores de traducción, la Oficina Japonesa de Patentes lo rechazará sin lugar a dudas. Es necesario comprender las diferencias normativas entre jurisdicciones y adoptar un enfoque específico para Japón.
2-2. Momento de la solicitud de examen y de la corrección espontánea
En el sistema de patentes japonés, es necesario presentar una «solicitud de examen» por separado en un plazo de tres años desde la presentación de la solicitud. Aunque en la práctica es habitual presentar la solicitud de examen al mismo tiempo que se tramita la transición nacional de una solicitud PCT (presentación de la traducción, etc.), aquí hay una trampa.
Si se presenta la solicitud de examen al mismo tiempo que la transición, el examen comenzará basándose en las reivindicaciones de la traducción presentada, por lo que, si se incluyen reivindicaciones múltiples, se emitirá inmediatamente una notificación de motivos de denegación. Para evitarlo, es extremadamente importante realizar una «corrección voluntaria en el momento de la transición a Japón». La regla de oro es realizar la corrección voluntaria entre la finalización del procedimiento de transición y la presentación de la solicitud de examen, con el fin de subsanar las infracciones y eliminar las reivindicaciones innecesarias.
2-3. Relación entre el número de reivindicaciones y las tasas de la Oficina de Patentes (tasa de solicitud de examen y tasa de patente)
La tasa de solicitud de examen que se abona a la Oficina de Patentes de Japón se calcula mediante la fórmula «tasa básica + (número de reivindicaciones × tasa adicional)». Dado que por cada reivindicación adicional se aplica una tasa de varios miles de yenes, en el caso de una solicitud basada en una EP con 50 reivindicaciones, solo la tasa de solicitud de examen supone un gasto enorme de varias decenas de miles de yenes. Además, las tasas de mantenimiento (tasas de patente) tras la concesión de la patente también aumentan de forma proporcional al número de reivindicaciones.La reducción del número de reivindicaciones en el momento de la transición a Japón es una medida de reducción de costes extremadamente eficaz.
3. Mejores prácticas para la reducción y optimización del número de reivindicaciones
A continuación, presentamos cuatro buenas prácticas para optimizar los costes al transferir una solicitud extranjera a Japón, sin limitarse a eliminar reivindicaciones, sino manteniendo unos derechos sólidos.
3-1. Eliminación de las reivindicaciones múltiples y organización de las relaciones de dependencia
Para eliminar las reivindicaciones múltiples, se adoptan principalmente las siguientes medidas.
- Unificación de la referencia: limitar la referencia de varias reivindicaciones a una sola reivindicación específica, la más importante.
- Redacción en paralelo: dividir las reivindicaciones múltiples en varias reivindicaciones dependientes independientes y redactarlas. Es eficaz cuando todos los patrones de las fuentes de referencia son importantes, pero hay que tener cuidado, ya que aumenta el número de reivindicaciones.
- Conversión en reivindicación independiente: cuando las características técnicas adicionales son extremadamente importantes para la reivindicación de la actividad inventiva, se reconstruyen como nuevas reivindicaciones independientes.
3-2. Eliminación drástica de reivindicaciones de escaso valor
La forma más eficaz de reducir el número de reivindicaciones y recortar considerablemente las tasas de solicitud de examen es la «eliminación de reivindicaciones de escaso valor». Desde el punto de vista de la práctica japonesa, suelen incluirse las siguientes reivindicaciones que se consideran innecesarias.
- Mera adición de aspectos de diseño: reivindicaciones como «fijar con tornillos» o «utilizar acero inoxidable», que un experto en la materia puede prever fácilmente y que no contribuyen a la alegación de novedad.
- Limitaciones numéricas demasiado precisas: reivindicaciones con limitaciones numéricas jerarquizadas de forma infinita, como «10-20 grados» o «12-18 grados». Se debe restringir únicamente al rango que se adopte en la práctica o al rango eficaz para contrarrestar a otras empresas.
- Reivindicaciones difíciles de hacer valer: reivindicaciones en las que es difícil demostrar la infracción, ya que los fabricantes de componentes B2B no se limitan a sus propios productos, sino que dependen de las acciones del usuario final.
3-3. Integración y organización de categorías
En la descripción original de las solicitudes PCT, para evitar omisiones en los derechos, es habitual enumerar reivindicaciones independientes con componentes similares en varias categorías, como «dispositivos (objetos)», «métodos de fabricación», «sistemas» y «programas».
Si se intentara obtener la protección de todos ellos tal cual en Japón, el número de reivindicaciones se duplicaría. En virtud de la Ley de Patentes de Japón, si se posee, por ejemplo, un derecho de patente sobre un «programa», en algunos casos es fácil incluir en el ámbito de ejercicio de los derechos la fabricación y venta del «dispositivo» en el que se ha instalado dicho programa. La mejor práctica para aumentar la rentabilidad consiste en reducir las categorías a aquellas que sean realmente necesarias en Japón, tras escuchar la naturaleza de la invención y la forma de negocio del cliente, y presentar la solicitud de examen.
3-4. Refuerzo previo de los requisitos de patente mediante correcciones voluntarias
Es importante aprovechar el momento de la corrección voluntaria durante la transición a Japón para añadir a las reivindicaciones las características técnicas más destacadas que figuran en los ejemplos de aplicación (descripción detallada) de la memoria descriptiva, con el fin de reforzar los requisitos de la patente.
Si en el informe de búsqueda internacional (ISR) del PCT, entre otros, se expresan opiniones negativas, es muy probable que la solicitud sea denegada si se presenta tal cual en Japón. Al modificar (reducir) las reivindicaciones de antemano para que se ajusten a los criterios de examen japoneses mediante correcciones posteriores a la presentación de la traducción, aumenta la probabilidad de obtener la concesión de la patente a la primera. De este modo, se pueden reducir por completo los honorarios del agente de patentes y los gastos de traducción relacionados con el proceso intermedio, lo que mejora la rentabilidad.
4. Ventajas de encargar los trámites de transición a Japón y la corrección de las reivindicaciones a un agente de patentes
Al encargar el trabajo a un agente de patentes especializado, este leerá detenidamente toda la descripción y podrá reconstruir estratégicamente las reivindicaciones, partiendo de una perspectiva de litigio por infracción: «¿cuáles son las características esenciales que constituyen el núcleo de la invención?» y «¿en qué puntos podrían los competidores diseñar soluciones de elusión?». Aquí reside la técnica profesional de mantener firmes los derechos que deben protegerse y eliminar únicamente lo superfluo.
① Reducción directa de los costes de traducción
Selección de las reivindicaciones en la «fase del idioma original», antes de la traducción. Al no traducir las reivindicaciones innecesarias, se reduce directamente el pago a la agencia de traducción.
② Optimización de los gastos de la Oficina de Patentes
Reducción de las tasas de solicitud de examen y de mantenimiento, que varían en función del número de reivindicaciones. Nos centramos en las reivindicaciones valiosas y evitamos el pago de tasas innecesarias.
③ Reducción del riesgo de denegación
Un agente de patentes con profundo conocimiento de los criterios de examen japoneses prepara las reivindicaciones de antemano, lo que reduce drásticamente el riesgo de recibir notificaciones de motivos de denegación innecesarias.
Si se pueden seleccionar las reivindicaciones en la «fase del inglés (idioma original)», antes de pasar a la traducción al japonés, se pueden reducir directamente no solo los gastos de sellos de la Oficina de Patentes, sino también los propios gastos de traducción. Al preparar las reivindicaciones de antemano un agente de patentes que conoce a la perfección los criterios de examen japoneses, se reduce drásticamente el riesgo de recibir notificaciones de motivos de denegación innecesarias, lo que, en consecuencia, minimiza el coste total desde la solicitud hasta la obtención de la patente.
5. Resumen: confíe en los expertos para una obtención segura de los derechos y la optimización de costes
La restricción de las reivindicaciones múltiples, introducida por la reforma legislativa de 2022, es un obstáculo ineludible en la práctica de la transición de solicitudes PCT a Japón. Sin embargo, no debe considerarse simplemente como una «norma molesta», sino como una «oportunidad ideal para revisar el conjunto de las reivindicaciones, reducir costes innecesarios y extraer y reforzar únicamente los derechos realmente necesarios».Para evitar el aumento de los riesgos y los costes que conlleva solicitar la examen tras una traducción literal, la reorganización adecuada de las reivindicaciones y la corrección espontánea en la fase de transición a Japón constituyen una estrategia imprescindible.
Asesoramiento sobre la transición de solicitudes PCT a Japón y la corrección de reivindicaciones
El despacho de propiedad intelectual Ebolix cuenta con una amplia experiencia en la transición de solicitudes PCT a Japón, así como en la asistencia para solicitudes de patente extranjeras a través de la vía de París. Si tiene alguna duda, como «quiero pasar a Japón, pero me preocupa el coste debido al gran número de reivindicaciones» o «no sé cómo corregir las reivindicaciones múltiples», no dude en ponerse en contacto con uno de nuestros abogados de patentes lo antes posible. Ofrecemos una primera consulta gratuita.
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AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Abogado representante de la oficina de propiedad intelectual Eborix
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción, en ámbitos como las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de Patentes de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de Patentes (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).