[변리사가 해설] 멀티-멀티 청구항 제한이란? 일본 출원 시 청구항 수를 줄이는 모범 사례

해외에서의 PCT 출원(국제특허출원)이나 파리 협정 경로를 통한 외국 출원을 일본으로 이전·출원(국내 이전)할 때, ‘멀티-멀티 청구항 제한’에 대한 대응은 피할 수 없는 중요한 실무 과제입니다.2022년 4월 법 개정으로 일본에서도 원칙적으로 금지되었으며, 외국 출원의 청구항을 그대로 번역하여 출원할 경우 거절 사유 통지 대상이 됩니다. 본 기사에서는 지식재산권 부서 담당자 및 외국 특허 사무소 관계자 여러분을 위해, 변리사가 ‘제한의 기본’부터 ‘일본 이전 시 청구항 수 감축 모범 사례’까지 철저하게 해설합니다.

1. 멀티멀티 클레임 제한의 기본과 실무에 미치는 영향

1-1. 멀티 클레임과 멀티-멀티 클레임의 차이

특허청구범위(클레임)의 기재에서 ‘멀티 클레임(다수항 인용 청구항)’이란, 2개 이상의 다른 청구항을 선택적으로 인용하는 청구항을 말합니다. 예를 들어 “청구항 1 또는 2에 기재된 제조 방법”과 같은 기재이며, 이는 현재도 적법합니다.

한편, ‘멀티멀티 클레임’이란 멀티 클레임을 인용하는 멀티 클레임을 말합니다. 예를 들어, 청구항 3이 ‘청구항 1 또는 2에 기재된 ~’이라는 멀티 클레임이라고 가정해 봅시다. 그 위에 청구항 4를 ‘청구항 1부터 3 중 어느 한 항에 기재된 ~’으로 한 경우, 이 청구항 4가 멀티멀티 클레임에 해당합니다. 멀티 클레임인 청구항 3을 선택적으로 인용하고 있기 때문입니다.

1-2. 제한의 적용 시기와 도입 배경

일본에서는 국제출원일이 2022년(레이와 4년) 4월 1일 이후인 PCT 출원 및 동일일 이후에 이루어지는 특허 출원에 대해 멀티-멀티 클레임 제한이 도입되었습니다(특허법 시행규칙 제24조의3 제5항 등).

이 제한이 도입된 주요 배경에는 ‘국제적인 제도 조화’와 ‘제3자·심사관의 부담 경감’이 있습니다.미국, 중국, 한국 등 주요국에서는 이미 엄격한 제한이 마련되어 있었으나, 일본에는 제한이 없어 외국 출원을 통해 복잡한 청구항 구조가 유입되고 있었습니다. 권리 관계가 거미줄처럼 복잡해져 제3자의 권리 침해 판단이나 특허청의 선행기술 조사 부담을 가중시키고 있었기 때문에, 법 개정을 통해 제한하게 되었습니다.

1-3. 위반 시의 제재 및 심사 지연 위험

이 제한을 위반한 청구항이 포함된 채 심사청구를 하면, 특허법 제36조 제6항 제4호(위임부령 요건) 위반이 되어 거절사유 통지의 대상이 됩니다.

2. 일본 이행(국내 이행) 시 청구항 수 감축이 필요한 이유

2-1. 타국(특히 유럽)과의 규칙 차이로 인한 함정

멀티-멀티 클레임 제한과 관련하여 특히 주의가 필요한 것은 유럽(EP) 등을 기초로 하는 PCT 출원의 일본 이관입니다. EPO(유럽특허청)나 영국, 독일 등에서는 멀티-멀티 클레임이 관대하게 인정되고 있기 때문에, 유럽의 특허 실무에서 작성된 명세서에는 아무렇지 않게 수십 개의 멀티-멀티 클레임이 포함되어 있는 경우가 많습니다.

2-2. 심사청구와 자발적 보정의 시기

일본 특허 제도에서는 출원 후 3년 이내에 별도로 ‘심사청구’를 해야 합니다. PCT 출원의 국내 이전 절차(번역문 제출 등)와 동시에 심사청구를 하는 실무도 많지만, 여기에는 함정이 있습니다.

이행과 동시에 심사청구를 하는 경우, 제출한 번역문의 청구항 그대로 심사가 시작되므로, 멀티클레임이 포함되어 있으면 즉시 거절 사유 통지가 발부됩니다. 이를 방지하기 위해서는 ‘일본 이행 시의 자발적 보정’이 매우 중요합니다. 이행 절차 완료 후, 심사청구까지의 기간 동안 자발적 보정을 통해 위반 사항을 해소하고 불필요한 청구항을 축소해 두는 것이 철칙입니다.

2-3. 청구항 수와 특허청 비용(심사청구료·특허료)의 연동

일본 특허청에 납부하는 심사청구료는 ‘기본 요금 + (청구항 수 × 가산 요금)’이라는 계산식으로 산출됩니다. 청구항이 1개 늘어날 때마다 수천 엔의 가산 요금이 발생하므로, EP 기반 출원 등에서 청구항이 50개인 경우 심사청구료만으로도 수십만 엔이라는 막대한 지출이 됩니다. 또한, 특허 취득 후의 유지 연금(특허료)도 청구항 수에 비례하여 고액이 됩니다.일본으로 이전할 때 청구항 수를 줄이는 것은 매우 효과적인 비용 절감 방안입니다.

3. 청구항 수 축소 및 적정화를 위한 모범 사례

외국 출원을 일본으로 이전할 때, 단순히 청구항을 줄이는 것뿐만 아니라 강력한 권리를 유지하면서 비용을 최적화하기 위한 실용적인 모범 사례 4가지를 소개합니다.

3-1. 멀티-멀티 청구항의 해소 및 종속 관계 정리

멀티-멀티 클레임을 해소하기 위해서는 주로 다음과 같은 조치를 취합니다.

3-2. 실질적으로 가치가 낮은 청구항의 과감한 삭제

청구항 수를 줄이고 심사청구료를 대폭 절감하는 가장 효과적인 방법은 ‘가치 낮은 청구항의 삭제’입니다. 일본의 실무 관점에서 볼 때 불필요하다고 여겨지는 다음과 같은 청구항이 포함되기 쉽습니다.

3-3. 범주의 통합과 정리

PCT 출원의 원어 명세서에서는 권리 누락을 방지하기 위해 ‘장치(물)’, ‘제조 방법’, ‘시스템’, ‘프로그램’과 같은 여러 카테고리에서 각각 유사한 구성 요소를 가진 독립 청구항을 나열하는 경우가 많습니다.

이 모든 것을 그대로 일본에서 권리화하려고 하면 청구항 수가 배가됩니다. 일본 특허법 하에서는, 예를 들어 ‘프로그램’의 특허권을 보유하고 있다면, 이를 설치한 ‘장치’의 제조·판매도 권리 행사 대상에 포함하기 쉬운 경우가 있습니다. 발명의 성격이나 클라이언트의 사업 형태를 청취한 후, 일본에서 정말로 필요한 카테고리로 범위를 좁혀 심사청구를 하는 것이 비용 대비 효과를 높이는 모범 사례입니다.

3-4. 자발적 보정을 활용한 특허 요건의 사전 강화

일본으로의 이관 시 자발적 보정의 타이밍을 이용해, 명세서의 실시예(상세한 설명)에 기재된 강력한 기술적 특징을 청구항에 추가하여 특허 요건을 강화하는 것도 중요합니다.

PCT 국제조사보고서(ISR) 등에서 부정적인 견해가 제시된 경우, 그대로 일본에서 심사청구를 해도 거절될 가능성이 높습니다. 번역문 제출 후의 보정을 통해 일본의 심사 기준에 부합하도록 미리 청구항을 보정(축소)해 두면, 한 번에 특허심사를 받을 확률이 높아집니다. 이를 통해 중간 처리에 드는 변리사 비용이나 번역 비용을 완전히 절감할 수 있어 비용 대비 효과를 극대화할 수 있습니다.

4. 일본 이전 절차 및 청구항 보정을 변리사에게 의뢰하는 장점

특허 전문 변리사에게 의뢰함으로써 명세서 전체를 정독하고, ‘발명의 핵심이 되는 본질적 특징은 무엇인가’, ‘경쟁사가 회피 설계를 시도할 만한 지점은 어디인가’라는 침해 소송의 관점에서 역산하여 전략적인 청구항 구성을 재구성할 수 있습니다. 지켜야 할 권리는 확고히 남기고, 불필요한 부분만 과감히 제거하는 전문가의 기술이 여기에 있습니다.

일본어 번역 작업에 들어가기 전인 ‘영어(원어) 단계’에서 청구항을 선별할 수 있다면, 특허청 인지비뿐만 아니라 번역 비용 자체를 직접 절감할 수 있습니다. 일본의 심사 기준을 숙지한 변리사가 사전에 청구항을 정비함으로써, 불필요한 거절 사유 통지를 받을 위험이 급감하여 결과적으로 출원부터 특허 취득까지의 총비용을 최소화합니다.

5. 요약: 확실한 권리 확보와 비용 최적화는 전문가에게 맡기세요

2022년 법 개정에 따른 멀티-멀티 청구항 제한은 PCT 출원의 일본 이행 실무에서 피할 수 없는 장애물입니다. 그러나 이를 단순한 ‘성가신 규칙’으로 여기기보다는 ‘청구항 전체를 재검토하고, 불필요한 비용을 절감하며, 진정으로 필요한 권리만을 추출해 강화할 절호의 기회’로 받아들여야 합니다.그대로 번역하여 심사청구를 할 경우 발생할 수 있는 리스크와 비용 증가를 피하기 위해서라도, 일본 이관 단계에서의 적절한 청구항 정리 및 자발적 보정은 필수적인 전략이라 할 수 있습니다.

AUTHOR / 집필자

스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)

지식재산 사무소 에볼릭스 대표 변리사

특허·상표·디자인·저작권 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원합니다. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통합니다. 일본변리사회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.

→ 변리사 프로필 상세 보기 → 상담·문의 → PCT 국제특허 출원 서비스