Rechazos por motivos de apoyo, claridad y admisibilidad en Japón (artículo 36): cómo subsanar las objeciones relativas a los requisitos de la descripción en un procedimiento de fase nacional

No todas las resoluciones de la Oficina Japonesa se refieren al estado de la técnica. Una gran parte de las objeciones en los expedientes de la fase nacional se basan en el artículo 36 —los requisitos de descripción— y muchas de ellas son, en el fondo, problemas de traducción y de convenciones de redacción, más que defectos de fondo. Este artículo explica qué exige cada requisito del artículo 36, por qué las especificaciones del PCT traducidas dan lugar a ellos y qué soluciones son posibles dentro de los límites de «materia nueva» del artículo 17, apartado 2, párrafo 3.

1. Los cinco requisitos que puede citar la notificación

2. Capacidad de ejecución: art. 36, apartado 4, letra i)

La descripción detallada debe permitir al experto en la materia llevar a cabo la invención en todo el ámbito reivindicado. En los casos de fase nacional, la objeción suele centrarse en reivindicaciones relativas a un resultado o un parámetro en las que la memoria describe una forma de lograrlo, pero se reivindican todas las formas, o en las que falta una condición de fabricación esencial para reproducir los ejemplos. La respuesta suele consistir en una combinación de argumentos (el paso que falta forma parte de los conocimientos generales comunes —respaldado por una referencia—), datos que confirmen que la enseñanza divulgada funciona y, cuando sea necesario, la restricción de la reivindicación al ámbito habilitado.

3. Fundamento: art. 36, apartado 6, letra i)

El fundamento se refiere a si el alcance de la reivindicación está respaldado por la divulgación: es decir, si el experto en la materia podría reconocer a partir de la descripción que el problema se resuelve en todo el ámbito reivindicado. Los casos habituales son los de química y mecánica con uno o dos ejemplos y una reivindicación amplia. Dado que la descripción no puede ampliarse (materia nueva), las opciones prácticas consisten en argumentar que el principio divulgado se extiende al ámbito reivindicado, o en restringir la reivindicación hacia los ejemplos —teniendo en cuenta que, tras una notificación final, la restricción debe cumplir los requisitos de una restricción limitada con arreglo al artículo 17-2, apartado 5.

4. Claridad y concisión: art. 36, apartado 6, incisos ii) y iii)

Las objeciones por falta de claridad son las que más dependen de la traducción. La reivindicación examinada es el texto japonés; un término traducido con una palabra japonesa que tiene un significado técnico diferente, una expresión relativa sin un estándar, o la misma característica traducida de dos maneras distintas en las reivindicaciones y en la descripción darán lugar a una objeción en virtud del art. 36, apartado 6, incisos ii) y iii). Las soluciones consisten en una modificación coherente con la divulgación original o —cuando el texto original en lengua extranjera respalde el significado pretendido— en la presentación de una traducción corregida acompañada de una exposición de motivos (誤訳訂正書, art. 17-2(2)). Las objeciones por falta de concisión suelen desaparecer con la misma modificación.

5. El requisito de la Orden Ministerial y las reivindicaciones «multi-multi»: artículo 36, apartado 6, inciso iv)

El punto (iv) es el punto clave de la restricción relativa a las reivindicaciones «multi-multi»: desde el 1 de abril de 2022, la ordenanza prohíbe una reivindicación dependiente múltiple que haga referencia a otra reivindicación dependiente múltiple, y la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) no examina el fondo de dichas reivindicaciones hasta que se subsanen. La restricción se aplica en función de la fecha de presentación internacional, por lo que una solicitud PCT presentada antes de esa fecha queda exenta, incluso si se introdujo en Japón posteriormente. La reestructuración es un trámite habitual; los detalles y la herramienta de verificación gratuita de la JPO se encuentran en nuestra guía sobre reivindicaciones «multi-multi».

6. Correcciones que se ajustan a los límites de «materia nueva»

Para conocer las normas sobre plazos y prórrogas que rigen todas estas respuestas para los solicitantes extranjeros, consulte el centro de información sobre resoluciones de la Oficina; para conocer los procedimientos de modificación, consulte la guía sobre nuevos elementos y la resolución definitiva de la Oficina.

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