Rejets pour « soutien », « clarté » et « mise en œuvre » au Japon (article 36) : comment répondre aux objections relatives aux exigences de description dans une procédure de phase nationale

Les notifications de l’Office japonais ne portent pas toutes sur l’état de la technique. Une grande partie des objections formulées dans les dossiers en phase nationale invoquent l’article 36 — les exigences relatives à la description — et bon nombre d’entre elles relèvent, au fond, de problèmes de traduction et de conventions de rédaction plutôt que de défauts de fond. Cet article explique ce qu’exige chacune des conditions de l’article 36, pourquoi les descriptions PCT traduites les déclenchent, et quelles corrections sont possibles dans les limites de la notion de « matière nouvelle » prévue à l’article 17-2, paragraphe 3.

1. Les cinq exigences que l’avis peut invoquer

2. Caractère de mise en œuvre : art. 36, paragraphe 4, point i)

La description détaillée doit permettre à l’homme du métier de mettre en œuvre l’invention dans toute l’étendue revendiquée. Dans les dossiers en phase nationale, l’objection vise généralement les revendications portant sur un résultat ou un paramètre pour lequel le mémoire décrit une seule manière de l’obtenir mais revendique toutes les manières possibles, ou lorsqu’il manque une condition de fabrication essentielle à la reproduction des exemples. La réponse consiste généralement en une combinaison d’arguments (l’étape manquante relève des connaissances générales courantes — étayées par une référence), de données confirmant que l’enseignement divulgué fonctionne et, si nécessaire, d’un recadrage de la revendication à la portée mise en œuvre.

3. Appui : art. 36, paragraphe 6, point i)

La question de l’appui consiste à déterminer si l’étendue de la revendication est étayée par la divulgation : l’homme du métier pourrait-il reconnaître, à la lecture de la description, que le problème est résolu sur l’ensemble de la plage revendiquée ? Les affaires relevant des domaines de la chimie et de la mécanique, comportant un ou deux exemples et une revendication large, en sont généralement la cible. Comme la description ne peut pas être élargie (élément nouveau), les options pratiques consistent soit à faire valoir que le principe divulgué s’étend à la portée revendiquée, soit à restreindre la revendication pour l’aligner sur les exemples — en gardant à l’esprit qu’après une notification finale, cette restriction doit être considérée comme une limitation restreinte au sens de l’article 17-2, paragraphe 5.

4. Clarté et concision : art. 36, al. 6, points ii) et iii)

Les objections pour manque de clarté sont celles qui dépendent le plus de la traduction. La revendication examinée est le texte japonais ; un terme rendu par un mot japonais ayant une signification technique différente, une expression relative dépourvue de norme, ou une même caractéristique traduite de deux façons différentes dans les revendications et la description entraîneront une objection au titre de l’article 36, paragraphe 6, points ii) et iii). Les solutions consistent en une modification conforme à la divulgation initiale ou — lorsque le texte original en langue étrangère corrobore le sens voulu — en le dépôt d’une traduction corrigée accompagnée d’un exposé des motifs (誤訳訂正書, art. 17-2, paragraphe 2). Les objections relatives à la concision sont généralement levées par cette même modification.

5. L’exigence relative à l’arrêté ministériel et les revendications « multi-multi » : article 36, paragraphe 6, point iv)

Le point (iv) constitue le levier de la restriction relative aux revendications « multi-multi » : depuis le 1er avril 2022, l’arrêté interdit une revendication dépendante multiple qui fait référence à une autre revendication dépendante multiple, et l’Office japonais des brevets (JPO) n’examine pas le bien-fondé de ces revendications tant qu’elles n’ont pas été corrigées. La restriction s’applique à compter de la date de dépôt international ; ainsi, une demande PCT déposée avant cette date en est exemptée, même si elle a été introduite au Japon ultérieurement. La restructuration est une procédure courante ; vous trouverez les détails ainsi que l’outil de vérification gratuit du JPO dans notre guide sur les revendications « multi-multi ».

6. Corrections respectant les limites relatives aux éléments nouveaux

Pour les règles relatives aux délais et aux prolongations qui régissent toutes ces réponses pour les déposants étrangers, consultez la rubrique « Office Action » ; pour les modalités de modification, consultez le guide « Nouveaux éléments et notification finale de l’Office ».

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