일본에서의 지원, 명료성 및 실시 가능성 거절(제36조): 국내 단계 사건에서 설명 요건 관련 이의 제기 해결

일본 특허청의 모든 심사 의견서가 선행기술에 관한 것은 아닙니다. 국내 단계 사건에 대한 이의 제기의 상당 부분은 제36조(명세서 요건)를 인용하고 있으며, 그 중 다수는 본질적으로 실질적 결함이라기보다는 번역 및 작성 관례상의 문제입니다. 이 글에서는 제36조의 각 요건이 무엇을 요구하는지, 번역된 PCT 명세서가 왜 이러한 요건을 위반하게 되는지, 그리고 제17조 제2항 제3호의 ‘신규 사항’ 제한 범위 내에서 어떤 수정 방법이 가능한지에 대해 설명합니다.

1. 공고에서 인용할 수 있는 5가지 요건

2. 실시 가능성: 제36조(4)(i)

상세한 설명은 당업자가 청구된 범위 전반에 걸쳐 발명을 실시할 수 있도록 해야 한다. 국내 단계의 경우, 이의 제기는 일반적으로 명세서에는 이를 달성하는 한 가지 방법만 제시되어 있음에도 모든 방법을 청구하는 결과 또는 매개변수에 대한 청구항을 대상으로 하거나, 실시예를 재현하는 데 필수적인 제조 조건이 누락된 경우를 대상으로 한다. 이에 대한 답변은 일반적으로 (참조 문헌을 근거로) 누락된 단계가 일반 상식임을 주장하는 논증, 공개된 교시가 유효함을 입증하는 데이터, 그리고 필요한 경우 청구범위를 실시 가능한 범위로 좁히는 조치의 조합으로 이루어집니다.

3. 뒷받침: 제36조(6)(i)항

근거 요건은 청구범위가 개시에 의해 뒷받침되는지, 즉 당업자가 명세서로부터 문제가 청구된 전체 범위에서 해결된다는 사실을 인식할 수 있는지 여부를 묻는 것이다. 한두 개의 실시예와 광범위한 청구항을 포함하는 화학 및 기계 분야 사건이 주로 대상이 된다. 설명은 확장될 수 없기(신규 사항) 때문에, 실질적인 선택지는 공개된 원리가 청구 범위에까지 확장된다는 점을 주장하거나, 청구항을 예시에 맞춰 좁히는 것입니다. 단, 최종 통지 후에는 청구항의 축소가 제17-2조(5)항에 따른 제한된 제한으로 인정되어야 한다는 점을 염두에 두어야 합니다.

4. 명료성 및 간결성: 제36조(6)(ii), (iii)

명료성에 대한 이의 제기는 모든 이의 사유 중 번역 문제에 가장 크게 좌우된다. 심사 대상 청구항은 일본어 원문이며, 기술적 의미가 다른 일본어 단어로 번역된 용어, 표준이 없는 상대적 표현, 또는 청구항과 명세서에서 동일한 특징이 서로 다른 방식으로 번역된 경우, 제36조(6)(ii)에 따른 이의 제기가 제기될 것이다. 이에 대한 구제책은 원래의 공개 내용과 일치하는 보정을 하거나, 원래의 외국어 원문이 의도된 의미를 뒷받침하는 경우, 사유를 기재한 수정 번역서(誤訳訂正書, 제17조의2 제2항)를 제출하는 것이다. 간결성 관련 이의 제기는 대개 동일한 보정을 통해 해소된다.

5. 장관령 요건 및 다중-다중 청구항: 제36조(6)(iv)

(iv)호는 다중-다중 청구항 제한의 핵심 조항입니다. 2022년 4월 1일부터 시행된 이 규정에 따라, 다른 다중 종속 청구항을 참조하는 다중 종속 청구항은 금지되며, 일본특허청(JPO)은 해당 청구항이 수정될 때까지 그 실체에 대한 심사를 진행하지 않습니다. 이 제한은 국제출원일에 따라 적용되므로, 해당 날짜 이전에 출원된 PCT 출원은 일본에 나중에 진입했더라도 예외로 간주됩니다. 청구항 재구성 작업은 일상적인 절차이며, 자세한 내용과 JPO의 무료 검증 도구는 당사의 ‘다중-다중 청구항 가이드’에서 확인하실 수 있습니다.

6. 신규 사항 제한 범위 내에서 이루어지는 수정

해외 출원인의 이러한 모든 대응에 적용되는 시기 및 연장 규정에 대해서는 ‘심사 의견서 허브’를, 수정 절차에 대해서는 ‘신규 사항 및 최종 심사 의견서 가이드’를 참조하십시오.

자주 묻는 질문