Rejeições por falta de fundamentação, clareza e admissibilidade no Japão (Artigo 36): Como resolver objeções relativas aos requisitos da descrição em um processo na fase nacional

Nem toda notificação do Escritório Japonês diz respeito à técnica anterior. Uma grande parte das objeções em processos na fase nacional cita o Artigo 36 — os requisitos de descrição — e muitas delas são, na essência, problemas de tradução e de convenções de redação, e não defeitos substantivos. Este artigo explica o que cada requisito do Art. 36 exige, por que as especificações do PCT traduzidas dão origem a essas objeções e quais correções são possíveis dentro dos limites de “matéria nova” do Art. 17-2(3).

1. Os cinco requisitos que a notificação pode citar

2. Capacidade de execução: Art. 36(4)(i)

A descrição detalhada deve permitir que o especialista na matéria realize a invenção em todo o escopo reivindicado. Em casos de fase nacional, a objeção geralmente visa reivindicações relativas a um resultado ou parâmetro em que a especificação mostra uma maneira de alcançá-lo, mas reivindica todas as maneiras, ou em que falta uma condição de fabricação essencial para reproduzir os exemplos. A resposta geralmente consiste em uma combinação de argumentos (a etapa ausente é de conhecimento geral — comprovada por uma referência), dados que confirmam que o ensinamento divulgado funciona e, quando necessário, o estreitamento da reivindicação para o escopo habilitado.

3. Fundamento: Art. 36(6)(i)

O apoio questiona se o escopo da reivindicação é respaldado pela divulgação: se o especialista na área poderia reconhecer, a partir da descrição, que o problema é resolvido em toda a faixa reivindicada. Casos químicos e mecânicos com um ou dois exemplos e uma reivindicação ampla são os alvos habituais. Como a descrição não pode ser ampliada (matéria nova), as opções práticas são argumentar que o princípio divulgado se estende ao escopo reivindicado ou restringir a reivindicação em direção aos exemplos — tendo em mente que, após uma Notificação final, a restrição deve se qualificar como uma restrição limitada nos termos do Art. 17-2, § 5.

4. Clareza e concisão: Art. 36(6)(ii), (iii)

As objeções por falta de clareza são as que mais dependem da tradução. A reivindicação examinada é o texto em japonês; um termo traduzido por uma palavra japonesa com significado técnico diferente, uma expressão relativa sem padrão, ou a mesma característica traduzida de duas maneiras diferentes nas reivindicações e na descrição suscitará uma objeção com base no Art. 36(6)(ii). As soluções consistem em uma alteração consistente com a divulgação original ou — quando o texto original em língua estrangeira corroborar o significado pretendido — na apresentação de uma tradução corrigida acompanhada de uma declaração de motivos (誤訳訂正書, Art. 17-2(2)). As objeções relativas à concisão geralmente são eliminadas com a mesma alteração.

5. O requisito da Portaria Ministerial e as reivindicações múltiplas-múltiplas: Art. 36(6)(iv)

O item (iv) é o ponto-chave para a restrição às reivindicações “multi-multi”: desde 1º de abril de 2022, a portaria proíbe uma reivindicação dependente múltipla que se refira a outra reivindicação dependente múltipla, e o JPO não examina o mérito dessas reivindicações até que sejam corrigidas. A restrição se aplica a partir da data de depósito internacional; portanto, um pedido PCT depositado antes dessa data está isento, mesmo que tenha entrado no Japão posteriormente. A reestruturação é rotineira; os detalhes e a ferramenta de verificação gratuita do JPO estão disponíveis em nosso guia sobre reivindicações “multi-multi”.

6. Correções que se mantêm dentro dos limites de matéria nova

Para as regras de prazo e prorrogação que regem todas essas respostas para requerentes estrangeiros, consulte o centro de informações sobre Notificações do Escritório; para os procedimentos de alteração, consulte o guia sobre novos elementos e Notificações finais do Escritório.

Perguntas frequentes