Novos elementos e notificações “finais” do Escritório no Japão: limites de alteração previstos no Artigo 17-2 — O que ainda é possível alterar

Advogados estrangeiros que lidam com uma notificação do Escritório de Patentes do Japão costumam se surpreender duas vezes: primeiro, porque uma alteração que seria rotineira em seu país é rejeitada por ser considerada “matéria nova”; e, em seguida, porque, após uma notificação “final”, quase nada pode ser alterado. Ambas as surpresas decorrem de uma única disposição — o Artigo 17-2 da Lei de Patentes — que define quando as alterações podem ser feitas, o que elas podem conter e quão restritas devem ser na fase final. Este artigo estabelece as regras na ordem em que se aplicam.

1. Quando as alterações são permitidas (Art. 17-2(1))

A descrição, as reivindicações e os desenhos podem ser alterados a qualquer momento antes da notificação da decisão de concessão — exceto que, uma vez recebida uma Notificação dos Motivos de Recusa, as alterações só são permitidas (i) dentro do prazo designado na primeira Notificação, (ii) dentro do prazo designado em uma notificação nos termos do Art. 48-7, (iii) dentro do prazo designado na última Notificação, caso tenha sido emitida uma Notificação adicional, e (iv) juntamente com a interposição de recurso contra uma decisão de recusa. Fora desses prazos, as reivindicações ficam congeladas.

2. O Teste de Novidade (Art. 17-2(3))

Toda alteração deve permanecer dentro do âmbito das questões descritas na descrição, nas reivindicações e nos desenhos, conforme apresentados originalmente (para um pedido em língua estrangeira, na tradução ou no original, caso tenha sido apresentada uma tradução corrigida). As Diretrizes definem o teste como a verificação de se a alteração introduz um novo elemento técnico em relação aos elementos técnicos que um especialista na matéria deduziria da divulgação original como um todo. Consequências para a prática:

• A generalização intermediária — retirar uma característica de uma forma de realização e reivindicá-la sem as características com as quais foi divulgada — é a clássica constatação de matéria nova
• Intervalos numéricos não divulgados como tal são arriscados, mesmo que os limites apareçam separadamente
• Corrigir um erro óbvio ou esclarecer uma formulação cujo significado é evidente a partir do original não constitui matéria nova

3. A Regra da Mudança de Unidade (Art. 17-2(4))

Quando as reivindicações são alteradas após uma Notificação, a invenção examinada nessa Notificação e a invenção conforme alterada devem continuar a formar um grupo que satisfaça o requisito de unidade do Art. 37. Substituir a invenção examinada por outra que não compartilhe nenhuma característica técnica específica — uma “alteração por deslocamento” — não é permitido; o meio adequado para uma invenção diferente é um pedido divisional.

4. Após uma Notificação Final ou com recurso: as quatro alterações permitidas (Art. 17-2(5), (6))

5. Rejeição da alteração (Art. 53) e suas consequências

Quando uma alteração feita após uma notificação final, ou juntamente com um recurso, violar o Art. 17-2, n.os 3 a 6, o examinador deve rejeitá-la por meio de decisão motivada por escrito (Art. 53). Não cabe objeção separada contra a rejeição; ela só pode ser contestada no âmbito de um recurso contra a decisão de recusa (Art. 53, parágrafo 3). Na prática, uma alteração rejeitada significa que o pedido é julgado com base nas reivindicações tal como estavam anteriormente; portanto, uma alteração na fase final deve ser redigida de forma a se enquadrar claramente em uma das quatro categorias.

6. Estratégia: Primeira Resposta versus Fase Final e a Via Divisional

Como a primeira notificação é a única fase em que as reivindicações podem ser reformuladas livremente (sujeitas aos princípios de matéria nova e unidade), a primeira resposta já deve conter as posições alternativas — reivindicações dependentes voltadas para as características mais prováveis de distinguir a invenção, de modo que uma alteração posterior na fase final possa ser uma simples restrição limitada a uma delas. Caso seja necessário um escopo de reivindicação diferente após a fase final, apresente um pedido divisional dentro dos prazos previstos no Art. 44, em vez de contestar os limites da alteração. Para a parte argumentativa de uma rejeição com base no Art. 29(2), consulte nosso guia sobre atividade inventiva; para prazos, consulte o centro de informações sobre decisões do Escritório.

Perguntas frequentes