Rejeições por “não constituir invenção” no Japão (Artigo 29, parágrafo 1, trecho principal): software, métodos de negócios e o teste dos recursos de hardware

Uma notificação do Escritório de Patentes do Japão (JPO) afirmando que o objeto reivindicado “não se enquadra como invenção” cita o parágrafo principal do Artigo 29(1). Trata-se do equivalente japonês às rejeições por inelegibilidade encontradas em outros países, mas o critério é diferente: a questão é se a reivindicação constitui uma criação de uma ideia técnica que utilize uma lei da natureza e, no caso de software, o JPO faz uma pergunta específica e passível de resposta — o processamento de informações é concretamente realizado utilizando recursos de hardware? Este artigo explica o critério e como reformular uma reivindicação para que ela seja aprovada.

1. A definição legal e a origem da rejeição

O Art. 2(1) da Lei de Patentes define invenção como uma criação altamente avançada de uma ideia técnica que utilize uma lei da natureza; o Art. 29(1), parágrafo principal, concede patente apenas àquele que tenha realizado uma invenção que seja industrialmente aplicável. Uma reivindicação que não atenda à definição é rejeitada nos termos do Art. 29, § 1º, parágrafo principal, sem qualquer análise do estado da técnica — razão pela qual esse motivo aparece isoladamente, ou como “Motivo 1”, antes dos motivos substantivos.

2. O que não é uma invenção: a lista das Diretrizes

3. O Princípio da Reivindicação como um Todo

As Diretrizes orientam o examinador a avaliar a reivindicação como um todo. Mesmo que alguns aspectos que especificam a invenção utilizem uma lei da natureza, a reivindicação não é considerada uma invenção se, considerada como um todo, não o fizer; inversamente, mesmo que alguns aspectos não utilizem uma lei da natureza, a reivindicação é considerada uma invenção se, considerada como um todo, o fizer. É por isso que adicionar um termo genérico como “computador” a um esquema de negócios raramente ajuda, enquanto uma reivindicação que descreve uma implementação técnica concreta pode conter elementos não técnicos sem ser rejeitada.

4. Software: o Teste de Recursos de Hardware (Manual de Exame, Anexo B)

Para invenções relacionadas a software de computador, o Anexo B, Capítulo 1 do Manual de Exame fornece o critério operacional: a reivindicação é uma invenção quando o processamento de informações pelo software é concretamente realizado utilizando recursos de hardware — em outras palavras, quando software e hardware cooperam de modo a construir um aparelho específico de processamento de informações (ou método de operação do mesmo) adequado ao uso pretendido. O que o examinador procura na reivindicação:

• Qual elemento de hardware executa cada etapa do processamento (processador, memória, sensor, unidade de comunicação…)
• Quais dados são adquiridos, como são processados e o que é gerado ou controlado
• Se o processamento é específico para a finalidade, em vez de ser uma regra ou cálculo descrito de forma abstrata

5. Reformulação de uma reivindicação para que seja aprovada

Tudo isso deve ser extraído da divulgação original (Art. 17-2(3)). Especificações elaboradas para outros escritórios frequentemente descrevem a implementação na descrição detalhada sem reivindicá-la; nesse caso, a alteração é possível. Se a descrição contiver apenas o esquema, o caso é difícil.

6. Invenções relacionadas a negócios e reivindicações relacionadas à IA

As invenções relacionadas a negócios são examinadas sob o mesmo critério: a ideia comercial não é patenteável por si só, mas sua implementação por meio de processamento específico de informações utilizando recursos de hardware pode ser. As reivindicações relacionadas à IA seguem a mesma lógica — um modelo treinado ou um método de treinamento é reivindicado pelos dados tratados, pelo processamento realizado e pelo hardware no qual é executado, e não apenas pela ideia matemática em si. O JPO publica exemplos práticos para ambos nos anexos do Manual. Para prazos e prorrogações relativos à própria Notificação do Escritório, consulte o centro de informações sobre Notificações do Escritório; para os fundamentos substantivos que geralmente se seguem a uma rejeição por inelegibilidade, consulte nosso guia sobre atividade inventiva.

Perguntas frequentes