Rejeições por falta de atividade inventiva no Japão (Artigo 29, parágrafo 2): Como o examinador do JPO constrói a argumentação — e como refutá-la

O fundamento mais comum em uma notificação do Escritório Japonês em um processo na fase nacional é o Artigo 29(2) — falta de atividade inventiva. A boa notícia para os advogados estrangeiros é que os examinadores do JPO são obrigados a fundamentar a rejeição de maneira prescrita, passo a passo, de acordo com as Diretrizes de Exame. Cada passo representa um ponto em que o raciocínio pode falhar. Este artigo detalha o método do examinador conforme descrito nas Diretrizes e, em seguida, mostra em quais pontos a resposta deve se concentrar.

1. O Estatuto e o “especialista na área”

O Art. 29(2) nega a concessão de patente quando uma pessoa com conhecimentos técnicos comuns na área poderia facilmente ter realizado a invenção com base no estado da técnica listado no Art. 29(1) antes da data de depósito. As Diretrizes descrevem o especialista na técnica como alguém capaz de utilizar meios técnicos comuns para pesquisa e desenvolvimento, exercer criatividade comum — como seleção de materiais e alterações de projeto — e tratar todo o estado da técnica no campo relevante como seu próprio conhecimento — uma pessoa hipotética, não um indivíduo.

2. O Método do Examinador: Uma Invenção Citada Principal, as Diferenças, a Lógica

De acordo com as Diretrizes, o examinador (i) seleciona, dentre o estado da técnica, a única invenção citada mais adequada para a lógica — a invenção citada principal, normalmente uma do mesmo campo técnico ou de um campo próximo, ou com o mesmo problema ou um problema semelhante; (ii) identifica as diferenças entre a invenção reivindicada e a invenção citada principal; e (iii) tenta construir uma lógica (論理付け) pela qual o especialista na área chegaria facilmente à invenção reivindicada a partir da invenção citada principal, utilizando uma invenção citada secundária ou o conhecimento geral comum. Duas invenções citadas independentes não podem ser combinadas em uma única invenção citada principal, e a atividade inventiva é avaliada reivindicação por reivindicação.

3. Fatores que constroem a lógica — e fatores que a quebram

As Diretrizes acrescentam que, se não houver uma invenção secundária correspondente à diferença e a diferença não for uma mera variação de design, a lógica não pode ser construída — e que os examinadores devem evitar o julgamento a posteriori.

4. Onde atacar: uma estratégia de resposta em quatro etapas

5. Alterar ou argumentar? Combinando os dois

Como a atividade inventiva é avaliada por reivindicação, uma primeira resposta eficaz geralmente faz as duas coisas: argumenta a favor da reivindicação independente com base nas falhas identificadas acima e altera — dentro da divulgação original (Art. 17-2(3)) — para adicionar uma característica dependente que a combinação citada não alcança. Se a Notificação for definitiva, as alterações limitam-se às categorias do Art. 17-2(5); consulte nosso guia sobre matéria nova e alterações em Notificações finais do Escritório. Os prazos e prorrogações para requerentes estrangeiros encontram-se no centro de Notificações do Escritório.

6. Observações práticas para casos traduzidos (PCT)

Duas questões se repetem em casos na fase nacional. Primeiro, a redação da reivindicação examinada é a tradução para o japonês: um termo traduzido de forma mais ampla do que o pretendido pode incluir a técnica anterior que a reivindicação original teria evitado — verifique a tradução da característica distintiva antes de argumentar. Em segundo lugar, os efeitos invocados devem constar na descrição conforme apresentada; uma especificação redigida no exterior que descreva resultados apenas qualitativamente ainda pode fundamentar um argumento, mas dados apresentados posteriormente podem apenas confirmar, e não criar, um efeito divulgado.

Perguntas frequentes