Rejets pour absence d'activité inventive au Japon (article 29, paragraphe 2) : comment l'examinateur du JPO construit son argumentation — et comment la démanteler

Le motif le plus courant invoqué dans une notification de l’Office japonais concernant une demande en phase nationale est l’article 29, paragraphe 2 : absence d’activité inventive. La bonne nouvelle pour les conseils étrangers est que les examinateurs du JPO sont tenus de construire leur rejet selon une méthode prescrite, étape par étape, conformément aux directives d’examen. Chaque étape constitue un point où le raisonnement peut présenter des failles. Cet article passe en revue la méthode suivie par l’examinateur telle que décrite dans les directives, puis indique les points sur lesquels une réponse doit insister.

1. Le Statut et l’« homme du métier »

L’article 29, paragraphe 2, exclut l’octroi d’un brevet lorsqu’une personne versée dans l’art aurait pu facilement réaliser l’invention sur la base de l’état de la technique énuméré à l’article 29, paragraphe 1, avant la date de dépôt. Les Directives décrivent l’homme du métier comme une personne capable d’utiliser des moyens techniques courants pour la recherche et le développement, de faire preuve d’une créativité ordinaire, par exemple dans le choix des matériaux et les modifications de conception, et de considérer l’ensemble de l’état de la technique dans le domaine concerné comme ses propres connaissances — il s’agit d’une personne théorique, et non d’un individu.

2. La méthode de l’examinateur : une invention principale citée, les différences, la logique

Conformément aux Directives, l’examinateur (i) sélectionne parmi l’état de la technique l’invention citée unique la mieux adaptée à la logique — l’invention citée principale, généralement une invention appartenant au même domaine technique ou à un domaine proche, ou présentant le même problème ou un problème similaire ; (ii) identifie les différences entre l’invention revendiquée et l’invention citée principale ; et (iii) s’efforce de construire un raisonnement (論理付け) grâce auquel l’homme du métier parviendrait facilement à l’invention revendiquée à partir de l’invention citée principale, en utilisant une invention citée secondaire ou des connaissances générales communes. Deux inventions citées indépendantes ne peuvent pas être combinées en une seule invention citée principale, et l’activité inventive est évaluée revendication par revendication.

3. Facteurs qui renforcent le raisonnement — et facteurs qui le remettent en cause

Les Directives ajoutent que s’il n’existe pas d’invention secondaire correspondant à la différence et que celle-ci n’est pas une simple variation de conception, le raisonnement ne peut être établi — et que les examinateurs doivent se garder de tout jugement a posteriori.

4. Où porter l’attaque : une stratégie de réponse en quatre étapes

5. Modifier ou argumenter ? Combiner les deux

Comme l’activité inventive est évaluée pour chaque revendication, une première réponse efficace combine généralement les deux approches : elle présente des arguments concernant la revendication indépendante sur la base des failles identifiées ci-dessus, et apporte des modifications — dans le cadre de la divulgation initiale (art. 17-2(3)) — afin d’ajouter une caractéristique dépendante que la combinaison citée ne présente pas. Si l’avis est définitif, les modifications sont limitées aux catégories prévues à l’article 17-2(5) ; consultez notre guide sur les éléments nouveaux et les modifications apportées en réponse à un avis définitif. Les délais et prolongations applicables aux demandeurs étrangers sont disponibles dans la rubrique « Avis de l’Office ».

6. Remarques pratiques concernant les dossiers traduits (PCT)

Deux problèmes reviennent régulièrement dans les dossiers en phase nationale. Premièrement, le libellé de la revendication examiné est la traduction japonaise : un terme traduit de manière plus large que prévu peut faire entrer dans le champ d’application de l’invention un état de la technique que la revendication originale aurait évité — vérifiez la traduction de la caractéristique distinctive avant de présenter vos arguments. Deuxièmement, les effets invoqués doivent figurer dans la description telle qu’elle a été déposée ; un mémoire rédigé à l’étranger qui ne décrit les résultats que de manière qualitative peut tout de même étayer un argument, mais les données soumises ultérieurement ne peuvent que confirmer, et non créer, un effet divulgué.

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