Nouveaux éléments et notifications « définitives » de l’Office au Japon : limites des modifications prévues à l’article 17-2 — Ce que vous pouvez encore modifier

Les avocats étrangers chargés de traiter une notification de l’Office japonais sont souvent surpris à deux reprises : d’abord parce qu’une modification qui serait courante dans leur pays d’origine est refusée au motif qu’elle constitue un élément nouveau, puis parce qu’après une notification « définitive », il n’est pratiquement plus possible d’apporter la moindre modification. Ces deux surprises découlent d’une seule disposition — l’article 17-2 de la loi sur les brevets — qui définit à quel moment des modifications peuvent être apportées, ce qu’elles peuvent contenir et à quel point elles doivent être précises au stade final. Cet article énonce les règles dans l’ordre de leur application.

1. Quand les modifications sont-elles autorisées ? (art. 17-2, paragraphe 1)

La description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés à tout moment avant la notification de la décision de délivrance — sauf qu’une fois qu’un avis motivé de refus a été reçu, les modifications ne sont autorisées que (i) dans le délai fixé dans le premier avis, (ii) dans le délai fixé dans un avis au titre de l’article 48-7, (iii) dans le délai fixé dans la dernière notification lorsqu’une nouvelle notification a été émise, et (iv) lors du dépôt d’un recours contre une décision de refus. En dehors de ces délais, les revendications sont figées.

2. Le critère de l’élément nouveau (art. 17-2, al. 3)

Toute modification doit s’inscrire dans le cadre des éléments décrits dans la description, les revendications et les dessins tels qu’ils ont été déposés initialement (pour une demande en langue étrangère, la traduction, ou l’original lorsqu’une traduction corrigée a été déposée). Les Directives formulent ce critère en se demandant si la modification introduit un élément technique nouveau par rapport aux éléments techniques qu’un homme du métier pourrait déduire de la divulgation initiale dans son ensemble. Conséquences pour la pratique :

• La généralisation intermédiaire — qui consiste à extraire une caractéristique d’un mode de réalisation et à la revendiquer sans les caractéristiques avec lesquelles elle a été divulguée — constitue le cas classique de « matière nouvelle ».
• Les plages numériques non divulguées en tant que telles présentent un risque, même si les limites apparaissent séparément
• La correction d’une erreur manifeste ou la clarification d’une formulation dont le sens ressort clairement de la divulgation initiale ne constitue pas une matière nouvelle

3. La règle du changement d’unité (art. 17-2, paragraphe 4)

Lorsque des revendications sont modifiées après une notification, l’invention examinée dans cette notification et l’invention telle que modifiée doivent toujours former un ensemble satisfaisant à l’exigence d’unité de l’article 37. Le remplacement de l’invention examinée par une autre qui ne partage aucune caractéristique technique particulière — une « modification par déplacement » — n’est pas autorisé ; le moyen approprié pour présenter une invention différente est une demande divisionnaire.

4. Après une notification finale ou en cas de recours : les quatre modifications autorisées (art. 17-2, al. 5 et 6)

5. Rejet d’une modification (art. 53) et ses conséquences

Lorsqu’une modification apportée après une notification finale, ou dans le cadre d’un recours, enfreint l’article 17-2, paragraphes 3 à 6, l’examinateur doit la rejeter par une décision écrite motivée (article 53). Le rejet ne peut faire l’objet d’aucune objection distincte ; il ne peut être contesté que dans le cadre d’un recours contre la décision de rejet (art. 53, paragraphe 3). En pratique, le rejet d’une modification signifie que la demande est examinée sur la base des revendications telles qu’elles se présentaient auparavant ; il convient donc de rédiger une modification de dernière phase de manière à ce qu’elle s’inscrive clairement dans l’une des quatre catégories.

6. Stratégie : première réponse ou phase finale, et voie divisionnaire

Étant donné que la première notification est la seule étape au cours de laquelle les revendications peuvent être librement reformulées (sous réserve des critères de nouveauté et d’unité), la première réponse doit déjà contenir les positions de repli — des revendications dépendantes portant sur les caractéristiques les plus susceptibles de distinguer l’invention —, de sorte qu’une modification ultérieure à la phase finale puisse se limiter à une simple restriction à l’une d’entre elles. Lorsqu’un champ d’application différent des revendications est nécessaire après la phase finale, déposez une demande divisionnaire dans les délais prévus à l’article 44 plutôt que de vous heurter aux limites imposées aux modifications. Pour les arguments relatifs à un rejet au titre de l’article 29, paragraphe 2, consultez notre guide sur l’activité inventive ; pour les délais, consultez la rubrique consacrée aux notifications de l’Office.

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