일본의 진보성 거절 사유(제29조 제2항): 일본특허청 심사관이 논리를 전개하는 방식 — 그리고 이를 반박하는 방법

일본에서 국가단계 사건에 대한 심사관 통지서에서 가장 흔히 언급되는 거절 사유는 제29조 제2항, 즉 진보성 결여입니다. 외국 변호사들에게 반가운 소식은, 일본특허청(JPO) 심사관들이 심사 지침에 따라 정해진 방식대로 단계별로 거절 사유를 구성해야 한다는 점입니다. 각 단계는 논리가 타당하지 않을 수 있는 지점입니다. 이 글에서는 심사 지침에 명시된 심사관의 방법을 단계별로 살펴본 후, 답변서에서 어떤 부분을 강조해야 하는지 제시합니다.

1. 특허법 및 “해당 기술 분야의 통상적인 기술자”

제29조(2)항은 해당 기술 분야의 통상적인 기술자가 출원일 이전에 제29조(1)항에 열거된 선행기술을 바탕으로 해당 발명을 쉽게 도출할 수 있었던 경우, 특허를 부여하지 않도록 규정하고 있다. 심사지침에 따르면, 해당 분야의 통상적인 기술 수단을 사용하여 연구 및 개발을 수행하고, 재료 선택이나 설계 변경과 같은 통상적인 창의성을 발휘하며, 관련 분야의 전체 기술 수준을 자신의 지식으로 간주할 수 있는 사람을 “해당 분야의 통상적인 기술자”로 정의합니다. 이는 특정 개인이 아닌 가상의 인물입니다.

2. 심사관의 방법: 하나의 주요 인용 발명, 차이점, 논리

이 지침에 따라 심사관은 (i) 선행기술 중에서 논리에 가장 적합한 단일 인용 발명, 즉 ‘주요 인용 발명’을 선정한다. 이는 일반적으로 동일하거나 유사한 기술 분야이거나, 동일하거나 유사한 문제를 다루는 발명이다; (ii) 청구된 발명과 주요 인용 발명 간의 차이점을 식별하고; (iii) 보조 인용 발명이나 일반 상식을 활용하여, 당업자가 주요 인용 발명으로부터 청구된 발명에 쉽게 도달할 수 있는 논리적 근거(論理付け)를 구축하려고 시도한다. 두 개의 독립된 인용 발명을 하나의 주요 인용 발명으로 결합할 수 없으며, 진보성은 청구항별로 평가된다.

3. 논리를 구성하는 요소 — 그리고 논리를 무너뜨리는 요소

이 지침은, 그 차이에 상응하는 2차 발명이 없고 그 차이가 단순한 디자인 변형이 아닌 경우, 이러한 논리를 구성할 수 없으며, 심사관은 사후적 통찰을 경계해야 한다고 덧붙입니다.

4. 공략 지점: 4단계 대응 전략

5. 수정할 것인가, 논증할 것인가? 두 가지의 결합

진보성은 청구항별로 평가되므로, 효과적인 첫 번째 답변은 대개 두 가지를 모두 수행합니다. 즉, 앞서 발견된 결함에 대해 독립 청구항을 논증하고, 원 공개 범위 내에서(제17조 제2항 제3호) 인용된 조합이 도달하지 못하는 종속적 특징을 추가하기 위해 보정을 실시합니다. 통지가 최종 통지인 경우, 보정은 제17-2조(5)항에 명시된 범위로 제한됩니다. 신규 사항 및 최종 심사관 의견에 따른 보정에 대한 당사의 가이드를 참조하십시오. 해외 출원인을 위한 기한 및 기한 연장에 관한 정보는 심사관 의견 허브에서 확인할 수 있습니다.

6. 번역(PCT) 사건에 대한 실무 참고 사항

국내 단계 사건에서는 두 가지 문제가 반복적으로 발생합니다. 첫째, 심사 대상인 청구항 문구는 일본어 번역본입니다. 의도보다 더 광범위하게 번역된 용어는 원 청구항에서는 피했을 선행 기술을 포함시킬 수 있으므로, 주장을 제기하기 전에 구별되는 특징의 번역 내용을 확인해야 합니다. 둘째, 근거로 삼는 효과는 출원된 명세서에 명시되어 있어야 합니다. 결과를 정성적으로만 기술한 외국어로 작성된 명세서도 주장을 뒷받침할 수는 있지만, 나중에 제출된 데이터는 공개된 효과를 확인하는 용도로만 사용될 수 있으며, 새로운 효과를 창출할 수는 없습니다.

자주 묻는 질문