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Denegaciones por «no constituir una invención» en Japón (artículo 29, apartado 1, párrafo principal): software, métodos comerciales y el criterio de los recursos de hardware

Picture of Takefumi Sugiura – Japanese Patent Attorney
“Not an Invention” Rejections in Japan (Article 29(1) Main Paragraph): Software, Business Methods and the Hardware-Resource Test

Una resolución de la Oficina Japonesa de Patentes en la que se afirma que el objeto reivindicado «no constituye una invención» cita el párrafo principal del artículo 29, apartado 1. Se trata del equivalente japonés a las denegaciones por falta de elegibilidad que se producen en otros países, pero el criterio es diferente: la cuestión es si la reivindicación constituye una creación de una idea técnica que utilice una ley de la naturaleza y, en el caso del software, la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) plantea una pregunta concreta a la que se puede responder: ¿se lleva a cabo el procesamiento de la información de forma concreta utilizando recursos de hardware? Este artículo explica el criterio y cómo reformular una reivindicación para superarlo.

1. La definición legal y el origen de la denegación

El artículo 2, apartado 1, de la Ley de Patentes define una invención como una creación muy avanzada de una idea técnica que utilice una ley de la naturaleza; el artículo 29, apartado 1, párrafo principal, concede una patente únicamente a quien haya realizado una invención que sea industrialmente aplicable. Una reivindicación que no se ajuste a la definición se rechaza en virtud del párrafo principal del artículo 29, apartado 1, sin que se examine el estado de la técnica; por eso este motivo aparece por sí solo, o como «Motivo 1», antes de los motivos sustantivos.

2. Qué no es una invención: la lista de las Directrices

Categoría (Directrices de examen, parte III, cap. 1)Ejemplo proporcionado
Leyes distintas de las leyes naturalesLeyes económicas
Disposiciones artificialesReglas de un juego como tal
Fórmulas matemáticas—
Actividades mentales humanas—
Materia que utilice únicamente lo anteriorUn método de hacer negocios en sí mismo

3. El principio de la reivindicación en su conjunto

Las Directrices indican al examinador que evalúe la reivindicación en su conjunto. Aunque algunos aspectos que especifican la invención utilicen una ley de la naturaleza, la reivindicación no constituye una invención si, considerada en su conjunto, no lo hace; a la inversa, aunque algunos aspectos no utilicen una ley de la naturaleza, la reivindicación constituye una invención si, considerada en su conjunto, sí lo hace. Por eso, añadir un término genérico como «ordenador» a un modelo de negocio rara vez resulta útil, mientras que una reivindicación que describa una implementación técnica concreta puede contener elementos no técnicos sin que ello suponga un fallo.

4. Software: la prueba de los recursos de hardware (Manual de examen, anexo B)

En el caso de las invenciones relacionadas con el software informático, el anexo B, capítulo 1 del Manual de Examen establece el criterio operativo: la reivindicación constituye una invención cuando el procesamiento de la información por parte del software se lleva a cabo de forma concreta utilizando recursos de hardware; en otras palabras, cuando el software y el hardware cooperan de tal manera que se construye un aparato específico de procesamiento de información (o un método para hacerlo funcionar) adecuado para el uso previsto. Lo que el examinador busca en la reivindicación:

  • Qué elemento de hardware realiza cada paso del procesamiento (procesador, memoria, sensor, unidad de comunicación…)
  • Qué datos se recogen, cómo se procesan y qué se genera o se controla
  • Si el procesamiento es específico para el fin previsto, en lugar de ser una regla o un cálculo expuesto en el resumen

La reivindicación que no cumple los requisitos

«Un método que comprende: recibir un pedido; determinar un descuento según la regla X; y notificarlo al cliente» —con la frase «mediante un ordenador» añadida— describe una disposición artificial ejecutada en una máquina genérica. Nada en la reivindicación muestra que el software y el hardware cooperen de una manera específica. Se rechaza en virtud del artículo 29, apartado 1, párrafo principal, por muy novedosa que sea la regla X.

5. Reformulación de una reivindicación para que sea admisible

DeA
«Un método de… que comprende los pasos A, B, C»«Un aparato de procesamiento de información que comprende una unidad receptora que adquiere… datos de…; una unidad de procesamiento que… los datos mediante…; y una unidad de salida que…»
«mediante un ordenador» como preámbuloCada paso vinculado a un elemento de hardware descrito y a los datos que maneja
Una regla o fórmula como contribución reivindicadaLos medios técnicos mediante los cuales se aplica la regla a datos concretos para producir un resultado concreto
Un resultado empresarial («aumentar las ventas»)Un efecto técnico del procesamiento («reducir el volumen de datos transmitidos», «acortar el tiempo de respuesta»)

Todo ello debe deducirse de la divulgación original (art. 17-2, apartado 3). Las especificaciones redactadas para otras oficinas suelen describir la implementación en la descripción detallada sin reivindicarla; en ese caso, es posible presentar una modificación. Si la descripción contiene únicamente el esquema, el caso resulta complicado.

6. Invenciones relacionadas con la actividad empresarial y reivindicaciones relacionadas con la IA

Las invenciones relacionadas con la actividad empresarial se examinan con arreglo al mismo criterio: la idea comercial no es patentable en sí misma, pero sí puede serlo su implementación mediante un tratamiento específico de la información que utilice recursos de hardware. Las reivindicaciones relacionadas con la IA siguen la misma lógica: un modelo entrenado o un método de entrenamiento se reivindica en función de los datos tratados, el procesamiento realizado y el hardware en el que se ejecuta, y no únicamente por la idea matemática. La Oficina Japonesa de Patentes (JPO) publica ejemplos prácticos de ambos casos en los anexos del Manual. Para conocer los plazos y las prórrogas relativos a la propia resolución de la Oficina, consulte el centro de información sobre resoluciones de la Oficina; para conocer los motivos de fondo que suelen seguir a una denegación por falta de patentabilidad, consulte nuestra guía sobre la actividad inventiva.

Preguntas frecuentes

¿Qué exige el párrafo principal del artículo 29, apartado 1?
Que el objeto sea una «invención» en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Ley de Patentes —una creación altamente avanzada de una idea técnica que utilice una ley de la naturaleza— y que sea aplicable industrialmente. Un objeto que no sea una invención no puede patentarse, independientemente de su novedad o actividad inventiva.
¿Qué elementos no se consideran invenciones según la práctica de la JPO?
Las Directrices de Examen enumeran, entre otras cosas: las leyes distintas de las leyes naturales (por ejemplo, las leyes económicas), los acuerdos artificiales (por ejemplo, las reglas de un juego como tales), las fórmulas matemáticas, las actividades mentales humanas y los objetos que utilicen únicamente estos elementos (por ejemplo, un método de hacer negocios como tal). La reivindicación se evalúa en su conjunto: una reivindicación puede ser rechazada aunque algunas de sus características utilicen una ley de la naturaleza, y ser aceptada aunque otras no lo hagan.
¿En qué consiste la prueba de recursos de hardware para el software?
Según el anexo B, capítulo 1, del Manual de Examen, una invención relacionada con el software se considera invención si el procesamiento de la información por parte del software se lleva a cabo de forma concreta utilizando recursos de hardware; es decir, el software y el hardware cooperan para crear un aparato o método específico de procesamiento de la información adecuado para el uso previsto. Una reivindicación que se limite a describir una regla o un cálculo, tomando como telón de fondo un ordenador genérico, no cumple este criterio.
¿Es patentable un método empresarial en Japón?
Un método empresarial como tal no lo es. Una invención relacionada con el ámbito empresarial que se implemente mediante un procesamiento específico de la información utilizando recursos de hardware sí puede serlo: la reivindicación debe describir los medios técnicos (qué datos se adquieren, cómo se procesan mediante qué elemento de hardware y qué se genera como resultado), en lugar del esquema comercial.
¿Cómo debe adaptarse a Japón una reivindicación de software al estilo de EE. UU. o de la Oficina Europea de Patentes (EP)?
Reformule la reivindicación como un aparato, método o programa en el que cada paso lo realice un elemento de hardware descrito sobre los datos descritos, de modo que la cooperación entre el software y el hardware quede patente a simple vista en la reivindicación. El material debe proceder de la divulgación original (art. 17-2, apartado 3); si la descripción describe la implementación, la modificación suele ser admisible.

PARA ABOGADOS Y SOLICITANTES EXTRANJEROS

¿Se le acerca un plazo de la JPO en un caso japonés?

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Descargo de responsabilidad

Este artículo ofrece información general sobre la práctica en materia de patentes en Japón a fecha de septiembre de 2026 y no constituye asesoramiento jurídico. Los plazos, las tasas y la práctica de examen pueden variar, y el plazo para un caso concreto depende de los documentos que se emitan realmente. Consulte a un agente de patentes japonés cualificado sobre su caso concreto.

Fuentes