Nuevos motivos y resoluciones «definitivas» de la Oficina de Patentes de Japón: límites a las modificaciones según el artículo 17-2 — Lo que aún se puede modificar

Los abogados extranjeros que se ocupan de una resolución de la Oficina Japonesa suelen llevarse una doble sorpresa: en primer lugar, que una modificación que en su país sería rutinaria se rechace por constituir «materia nueva»; y, en segundo lugar, que tras una notificación «definitiva» ya casi no se pueda cambiar nada. Ambas situaciones se derivan de una misma disposición —el artículo 17-2 de la Ley de Patentes—, que establece cuándo pueden realizarse modificaciones, qué pueden incluir y cuán limitadas deben ser en la fase final. Este artículo expone las normas en el orden en que se aplican.

1. Cuándo se permiten las modificaciones (art. 17-2, apartado 1)

La descripción, las reivindicaciones y los dibujos pueden modificarse en cualquier momento antes de que se notifique la decisión de concesión, salvo que, una vez recibida una notificación de los motivos de denegación, las modificaciones solo se permiten: (i) dentro del plazo fijado en la primera notificación; (ii) dentro del plazo fijado en una notificación con arreglo al art. 48-7; (iii) dentro del plazo fijado en la última notificación, en caso de que se haya emitido una notificación adicional, y (iv) junto con la interposición de un recurso contra una resolución de denegación. Fuera de estos plazos, las reivindicaciones quedan congeladas.

2. El criterio de «materia nueva» (art. 17-2, apartado 3)

Toda modificación debe ceñirse a los elementos descritos en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos tal y como se presentaron originalmente (en el caso de una solicitud en lengua extranjera, la traducción o el original, cuando se haya presentado una traducción corregida). Las Directrices formulan la prueba preguntando si la modificación introduce un elemento técnico nuevo en relación con los elementos técnicos que un experto en la materia deduciría de la divulgación original en su conjunto. Consecuencias para la práctica:

• La generalización intermedia —extraer una característica de una realización y reivindicarla sin las características con las que se divulgó— es el caso clásico de «materia nueva».
• Los intervalos numéricos no divulgados como tales son arriesgados, incluso si los extremos aparecen por separado
• Corregir un error evidente o aclarar una redacción cuyo significado resulte evidente del original no constituye materia nueva

3. La regla del cambio de unidad (art. 17, apartado 2, párrafo 4)

Cuando se modifican las reivindicaciones tras una notificación, la invención examinada en dicha notificación y la invención modificada deben seguir formando un grupo que cumpla el requisito de unidad del art. 37. No está permitido sustituir la invención examinada por otra diferente que no comparta ninguna característica técnica especial —una «modificación por desplazamiento»—; el medio adecuado para una invención diferente es una solicitud divisional.

4. Tras una notificación definitiva o en el marco de un recurso: las cuatro modificaciones permitidas (art. 17-2, apartados 5 y 6)

5. Desestimación de la modificación (art. 53) y sus consecuencias

Cuando una modificación realizada tras una notificación final, o junto con un recurso, incumpla lo dispuesto en el artículo 17-2, apartados 3 a 6, el examinador deberá desestimarla mediante una resolución motivada por escrito (art. 53). No cabe presentar ninguna objeción separada contra la desestimación; solo puede impugnarse en el marco de un recurso contra la resolución de denegación (art. 53, apartado 3). En la práctica, una modificación desestimada significa que la solicitud se evalúa sobre la base de las reivindicaciones tal y como estaban anteriormente, por lo que una modificación en la fase final debe redactarse de manera que se encuadre claramente en una de las cuatro categorías.

6. Estrategia: primera respuesta frente a fase final, y la vía divisional

Dado que la primera notificación es la única fase en la que las reivindicaciones pueden reformularse libremente (siempre que se respeten los requisitos de materia nueva y unidad), la primera respuesta ya debería contener las posiciones de reserva —reivindicaciones dependientes formuladas en torno a las características con mayor probabilidad de distinción—, de modo que una modificación posterior en la fase final pueda consistir en una simple restricción limitada a una de ellas. Cuando se necesite un alcance de reivindicación diferente tras la fase final, presente una solicitud divisional dentro de los plazos del artículo 44 en lugar de intentar sortear los límites de la modificación. Para los argumentos relativos a una denegación en virtud del artículo 29, apartado 2, consulte nuestra guía sobre la actividad inventiva; para los plazos, consulte el centro de información sobre resoluciones de la Oficina.

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