일본에서의 “발명이 아니다”에 따른 거절 사유(제29조 제1항 본문): 소프트웨어, 비즈니스 방법 및 하드웨어-자원 테스트

청구된 발명 대상이 “발명에 해당하지 않는다”고 명시한 일본 특허청의 심사 의견서는 제29조 제1항의 본문을 인용하고 있다. 이는 타국의 발명성 부적격 거절 사유와 일본에서 대응되는 개념이지만, 판단 기준은 다릅니다. 핵심은 청구항이 자연 법칙을 활용한 기술적 아이디어의 창조물인지 여부이며, 소프트웨어의 경우 일본특허청(JPO)은 “정보 처리가 하드웨어 자원을 사용하여 구체적으로 구현되었는가?”라는 구체적이고 답할 수 있는 질문을 제기합니다. 이 글에서는 해당 판단 기준과 이를 충족하도록 청구항을 재작성하는 방법을 설명합니다.

1. 법적 정의 및 거절 사유의 근거

특허법 제2조 제1항은 발명을 자연의 법칙을 이용한 기술적 아이디어의 고도로 진보된 창조물로 정의하고 있으며, 제29조 제1항 본문은 산업상 이용 가능한 발명을 한 자에게만 특허를 부여한다. 이 정의에 부합하지 않는 청구항은 선행기술에 대한 심사 없이도 제29조 제1항 본문에 따라 거절되며, 이것이 바로 이 거절 사유가 단독으로, 또는 실체적 거절 사유보다 앞서 “거절 사유 1”로 표기되는 이유입니다.

2. 발명이 아닌 것: 심사지침의 목록

3. 청구항 전체 평가 원칙

이 지침은 심사관이 청구항을 전체적으로 판단하도록 지시하고 있다. 발명을 구체화하는 일부 사항이 자연 법칙을 이용하더라도, 청구항 전체를 볼 때 자연 법칙을 이용하지 않는다면 그 청구항은 발명이 아니다. 반대로, 일부 사항이 자연 법칙을 이용하지 않더라도 청구항 전체를 볼 때 자연 법칙을 이용한다면 그 청구항은 발명이다. 이 때문에 사업 계획에 일반적인 “컴퓨터”라는 용어를 추가하는 것은 거의 도움이 되지 않는 반면, 구체적인 기술적 구현을 기술하는 청구항은 비기술적 요소를 포함하더라도 유효성을 상실하지 않는다.

4. 소프트웨어: 하드웨어 자원 테스트(심사 핸드북, 부록 B)

컴퓨터 소프트웨어 관련 발명의 경우, 부록 B, 심사 지침서 제1장에서 제시하는 적용 기준은 다음과 같습니다. 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어 자원을 사용하여 구체적으로 실현되는 경우, 즉 소프트웨어와 하드웨어가 협력하여 의도된 용도에 적합한 특정 정보 처리 장치(또는 그 작동 방법)가 구축되는 경우, 해당 청구항은 발명으로 간주됩니다. 심사관이 청구항에서 확인하는 사항:

• 각 처리 단계를 수행하는 하드웨어 요소(프로세서, 메모리, 센서, 통신 장치 등)
• 어떤 데이터가 획득되고, 어떻게 처리되며, 무엇이 출력되거나 제어되는지
• 해당 처리가 추상적으로 명시된 규칙이나 계산이 아니라, 목적에 특화된 것인지 여부

5. 심사를 통과하기 위한 청구항 재작성

이 모든 내용은 원본 공개 내용에서 도출되어야 합니다(제17조-2(3)항). 다른 특허청을 위해 작성된 명세서에서는 종종 상세한 설명에서 구현 방식을 기술하면서도 이를 청구항으로 주장하지 않는 경우가 있는데, 이 경우 보정이 가능합니다. 설명에 개략적인 개요만 포함되어 있다면 사안이 복잡해집니다.

6. 비즈니스 관련 발명 및 AI 관련 청구항

비즈니스 관련 발명도 동일한 기준에 따라 심사됩니다. 즉, 상업적 아이디어 자체는 특허 대상이 될 수 없지만, 하드웨어 자원을 활용한 구체적인 정보 처리를 통해 이를 구현한 것은 특허 대상이 될 수 있습니다. AI 관련 청구항도 동일한 논리를 따릅니다. 즉, 훈련된 모델이나 훈련 방법은 수학적 아이디어 그 자체로 청구되는 것이 아니라, 처리되는 데이터, 수행되는 처리 과정, 그리고 이를 실행하는 하드웨어를 통해 청구됩니다. 일본특허청(JPO)은 핸드북 부록에 두 가지 사례에 대한 예시를 게재하고 있습니다. 심사 의견서 자체에 대한 기한 및 연장 사항은 ‘심사 의견서 허브’를 참조하시고, 특허 적격성 거절에 일반적으로 뒤따르는 실체적 근거에 대해서는 ‘진보성 가이드’를 참조하십시오.

자주 묻는 질문