일본의 신규 사항 및 “최종” 심사 의견서: 제17조의2에 따른 보정 제한 — 여전히 변경할 수 있는 사항

일본 특허청의 심사 의견서를 처리하는 외국 변호사들은 종종 두 가지 점에서 놀라곤 합니다. 첫째는 자국에서는 일상적인 수정 사항이 ‘신규 사항’이라는 이유로 거절당한다는 점이고, 둘째는 ‘최종’ 통지서 이후에는 거의 아무것도 변경할 수 없다는 점입니다. 이 두 가지 모두 특허법 제17조의2라는 단일 조항에서 비롯된 것으로, 이 조항은 수정 신청이 가능한 시기, 수정 내용, 그리고 최종 단계에서 수정 범위가 얼마나 좁아야 하는지를 규정하고 있습니다. 이 조항은 규정이 적용되는 순서대로 관련 규칙을 명시하고 있습니다.

1. 보정이 허용되는 경우 (제17-2조(1))

명세서, 청구항 및 도면은 특허 부여 결정이 통지되기 전 언제든지 수정할 수 있습니다. 단, 거절 사유 통지를 수령한 후에는 (i) 첫 번째 통지에서 지정된 기간 내, (ii) 제48-7조에 따른 통지에서 지정된 기간 내, (iii) 추가 통지가 발부된 경우 마지막 통지에 지정된 기간 내, 그리고 (iv) 거절 결정에 대한 항소를 제기하는 시점에 한해 가능합니다. 이 기간 외에는 청구항이 고정됩니다.

2. 신규성 심사 기준(제17-2조(3))

모든 보정은 원래 출원된 명세서, 청구항 및 도면(외국어 출원의 경우, 번역문 또는 수정된 번역문이 제출된 경우에는 원문)에 기재된 내용의 범위를 벗어나지 않아야 한다. 실무 지침은 이 기준을, 해당 보정이 당업자가 원본 공개 내용 전체에서 도출할 수 있는 기술적 사항에 비해 새로운 기술적 사항을 도입하는지 여부로 정의하고 있다. 실무상 결과:

• 중간 일반화 — 실시예에서 하나의 특징을 분리하여, 해당 특징이 공개된 다른 특징들을 배제하고 이를 청구항으로 주장하는 것 — 은 전형적인 ‘신규 사항’ 판정 사례이다.
• 그 자체로 공개되지 않은 수치 범위는, 비록 그 끝점이 별도로 나타나더라도 위험할 수 있다
• 명백한 오류를 수정하거나, 원본에서 그 의미가 명백한 문구를 명확히 하는 것은 신규 사항에 해당하지 않습니다.

3. 통일성 전환 규칙(제17조-2(4))

통지 후 청구항을 수정하는 경우, 해당 통지에서 심사된 발명과 수정된 발명은 여전히 제37조의 단일성 요건을 충족하는 일체를 이루어야 한다. 심사된 발명을 특별한 기술적 특징을 공유하지 않는 다른 발명으로 대체하는 것, 즉 “전환 수정”은 허용되지 않으며, 다른 발명을 제출하기 위한 적절한 수단은 분할 출원이다.

4. 최종 통지 후 또는 항소와 함께: 허용되는 4가지 수정 (제17-2조 제5항, 제6항)

5. 수정 기각(제53조) 및 그 결과

최종 통지 후 또는 항소와 함께 이루어진 보정이 제17-2조 제3항부터 제6항을 위반하는 경우, 심사관은 사유를 명시한 서면 결정으로 이를 기각해야 한다(제53조). 기각 결정에 대해서는 별도의 이의를 제기할 수 없으며, 거절 결정에 대한 항소 절차 내에서만 이의를 제기할 수 있다(제53조 제3항). 실무상 기각된 보정은 출원이 이전 상태의 청구항에 따라 심사됨을 의미하므로, 최종 단계의 보정은 네 가지 범주 중 하나에 명확히 속하도록 작성되어야 한다.

6. 전략: 제1응답 대 최종 단계, 그리고 분할 출원 경로

첫 번째 통지 단계가 청구항을 자유롭게 재구성할 수 있는 유일한 단계(신규성 및 단일성 요건 충족 시)이므로, 첫 번째 답변서에는 이미 대체 방안—즉, 구별 가능성이 가장 높은 특징을 대상으로 한 종속 청구항—을 포함시켜야 한다. 그래야 추후 최종 단계에서의 보정이 해당 청구항 중 하나에 대한 단순한 제한으로 이루어질 수 있다. 최종 단계 이후에 다른 청구항 범위가 필요한 경우, 수정 제한에 맞서 싸우기보다는 제44조의 기간 내에 분할 출원을 제출하십시오. 제29조(2)에 따른 거절 사유의 논증에 대해서는 본 발명의 진보성 가이드를, 기한에 대해서는 심사 의견 허브를 참조하십시오.

자주 묻는 질문