【弁理士徹底解説】商標のコンセント制度完全版｜「他人の商標と似ている」と言われた時の逆転登録術

「社運をかけた新ブランドの商標を出願したら、特許庁から『拒絶理由通知』が届いてしまった……」

「引用された他人の商標は、相手方企業と話し合えばなんとかなりそうなのに、制度の壁に阻まれて登録できない」

これまで、日本の商標実務において、先行する他人の登録商標と類似している場合（商標法第4条第1項第11号）は、たとえ相手方の同意があったとしても、原則として登録を受けることはできませんでした。この厳格なルールにより、泣く泣く商標変更を余儀なくされた企業は数知れません。

しかし、令和6年（2024年）4月1日の商標法改正施行により、ついに日本でも「コンセント制度（商標法第4条第4項）」が導入されました。これにより、一定の要件を満たせば、先行商標権者の同意をもって併存登録が可能になる道が拓けました。

本記事では、この新制度について、最新の特許庁審査基準（令和6年4月版）および運用マニュアル（42.400.01等）に基づき、現役の弁理士が徹底解説します。

単に「同意書をもらえばOK」という単純な制度ではありません。審査をクリアするための「混同を生ずるおそれがない」ことの証明方法や、将来のリスクを回避する契約書の作り方まで、実務の最前線から詳しく紐解いていきます。

1. 商標のコンセント制度（商標法第4条第4項）とは？

1-1. 制度導入の背景と概要

コンセント制度（Consent System）とは、先行する登録商標の権利者が、後願商標（あなたの商標）の登録を承諾（同意）した場合に、両者の商標が併存して登録されることを認める制度です。

従来、日本の商標法は「需要者の利益（消費者が商品を間違って買わないこと）」を最優先としていたため、当事者間の合意があっても登録を認めない運用が続いていました。これを回避するために、実務上は「アサインバック（商標権を一時的に譲渡し、登録後に戻す手法）」という複雑で高リスクな手法が取られてきましたが、今回の法改正により、正規の手続きとして認められるようになりました。

1-2. 適用を受けるための「2つの必須要件」

この制度を利用するためには、以下の2つの要件を査定時（審査官が判断を下す時点）において満たしている必要があります。

1. 先行商標権者の承諾を得ていること

   引用商標権者が、あなたの商標登録を認める意思表示をしていること。

2. 先行商標と出願商標の間で「混同を生ずるおそれがない」こと

   ここが最大の難関です。当事者が良くても、客観的に見て需要者が混同するリスクがないことを立証しなければなりません。

2. 最難関！「混同を生ずるおそれがない」の判断基準

特許庁の審査基準（42.400.01）によると、「混同を生ずるおそれがない」かどうかの判断は非常に厳格に行われます。重要なのは、「現在」だけでなく「将来」にわたっても混同が生じないと判断できるかどうかです。

商標権は、更新を繰り返せば半永久的に存続します。今は事業規模が小さく棲み分けができていても、将来ビジネスが拡大して競合する可能性があるならば、登録は認められません。

具体的に、特許庁は以下の要素を総合的に考慮して審査を行います。

審査で考慮される8つの要素

1. 商標の類似性の程度（似すぎていないか）

2. 商標の周知度（有名ブランドほど混同しやすい）

3. 商標の顕著な特徴（造語か、ありふれた言葉か）

4. ハウスマークの有無（社名ロゴ等の併記があるか）

5. 企業における多角経営の可能性

6. 商品・役務間の関連性

7. 商品等の需要者の共通性（プロ向けか一般向けか等）

8. 商標の使用態様その他取引の実情

この中でも特に、出願人の努力や交渉でコントロールできるのが「8. 商標の使用態様その他取引の実情」です。ここをいかに具体的に立証・合意できるかが勝負の分かれ目となります。

3. 合意書に盛り込むべき「具体的な取引の実情」

審査運用資料（42.400.01）には、「商標の使用態様その他取引の実情」として考慮される具体的な事項（a〜g）が例示されています。

コンセント制度を利用する場合、相手方との間で以下のような「棲み分けのルール」を合意し、それを書面（合意書・契約書）として提出することが有効です。

① 使用する商標の構成（a）

• 結合の固定: 「常に図形と文字を同じ位置関係で使用する」

• 書体・色の限定: 「常に特定のコーポレートカラーや指定書体を使用する」

• ハウスマークの付記: 「常に社名（株式会社〇〇）やロゴマークを併記して使用する」

② 商品・役務の用途限定（c）

指定商品が同じ「コンピュータプログラム」であっても、用途を厳密に分けることで混同を防ぎます。

• 例: 甲は「ゲーム用」にのみ使用し、乙は「医療用」にのみ使用する。

• 例: 甲は「高価格帯（〇万円以上）」の商品のみ、乙は「低価格帯」の商品のみに使用する。

③ 販売方法・地域の棲み分け（d, f）

• 販売方法: 一方は量販店での小売りのみ、他方は訪問販売による受注生産のみ。

• 販売地域: 一方は北海道限定、他方は沖縄県限定。

• 販売時期（e）: 春季限定販売と秋季限定販売など。

④ 混同防止措置（g）

万が一混同が生じた場合の対応策についても合意しておきます。

• 例: 相手方に通知し、協議の上で速やかに解消措置（打消し表示の追加など）をとること。

これらの事情を積み上げ、「これだけ明確に棲み分けられていれば、需要者が間違えることはない」というロジックを構築する必要があります。

4. 「将来の混同」を防ぐための重要な注意点

審査官は「今は約束を守っていても、将来破るかもしれない」という疑念を持って審査にあたります。そのため、提出する資料には**「将来にわたって変動しないことの担保」**が必要です。

① 合意の期間（NG例とOK例）

審査基準では、将来の変動リスクについて厳しく言及されています。

• 【NG例】短期間の合意: 「1年や2年といった短期間の合意」は、原則として認められません。更新の保証がなく、将来混同する可能性があるためです。

• 【NG例】解約権のある合意: 期間の定めがなくても、いつでも片方の意思で解約できる契約は、将来の安定性を欠くとみなされます。

• 【OK例】恒久的な合意: 「両商標の登録が存続している間」といった、権利が生きている限り続く合意が必要です。ただし、相手方の商標権が消滅することが明らかな場合は、その時点までの合意でも考慮される場合があります。

② 専用使用権者・通常使用権者の存在

見落としがちなのが、ライセンス契約（使用権）の存在です。

引用商標に専用使用権や通常使用権が設定されている場合、商標権者だけでなく、その使用権者（ライセンシー）との間でも混同が生じないことが必要です。

商標権者がOKと言っても、実際に使用しているライセンシーの業務と混同するならば登録は認められません。この場合、ライセンシーを含めた調整や資料提出（混同しないことの証明）が求められます。

③ グループ会社（親子・兄弟会社）の場合の特例

出願人と引用商標権者が、親子会社や兄弟会社等のグループ会社関係にある場合、審査は少し柔軟になります。

「他人」の商品と誤認するおそれは原則として生じないと判断されるためです（グループとしての広義の出所は同じであるため）。

ただし、グループ会社間であっても「どの会社の商品か」という狭義の混同は避けるべきであり、グループ会社であることを商標に付記する（例：〇〇グループ）などの合意があることが望ましいとされます。

5. 特許庁へ提出する書類の書き方とポイント

制度適用を受けるためには、通常の出願書類に加えて以下の資料を提出します（資料取扱い 42.400.02参照）。

(1) 承諾書（Consent Letter）

引用商標権者が、あなたの商標登録を認める旨を記載した書類です。

• 必須事項: 引用商標権者の氏名・住所、登録番号、出願人の出願番号・指定商品等、「商標登録を受けることを承諾する」旨。

• 形式: 「承諾書」というタイトルでなくても構いませんが、上記内容が明確である必要があります。

(2) 混同を生ずるおそれがないことを明らかにする資料（Agreement）

実務上、最も重要なのがこの資料です。通常は、当事者間で締結した「合意書（契約書）」の写しを提出します。

• 記載内容: 前述した「使用態様の制限」「用途の限定」「将来にわたる合意」などが具体的に記載されている必要があります。

• 要約の可否: 契約書の全文（対価など機密情報を含む）を出したくない場合、合意内容を要約した書面の提出も認められています。ただし、要約しすぎて混同防止措置が不明確になると、追加資料（原本等）を求められるため注意が必要です。

• その他証拠: パンフレット、ウェブサイトの写し、事業計画書など、合意内容が実態に即していることを裏付ける資料も合わせて提出します。

(3) 意見書

意見書の提出は必須ではありませんが、審査基準にもある通り、「混同を生ずるおそれがないことの具体的な説明」がなされている場合は考慮されます。

提出された合意書が、いかにして混同を防ぐのか、市場の実情はどうなっているのかを、弁理士が論理的に説明することで、登録の確実性を高めることができます。

6. コンセント制度利用のリスクと弁理士の役割

ここまでお読みいただき、「相手方の許可さえ取れば自分で手続きできるのでは？」と思われた方もいるかもしれません。しかし、コンセント制度の利用には、将来のビジネスを縛る大きなリスクが潜んでいます。

リスク①：ビジネスの自由度が失われる

特許庁に「混同しない」と認めさせるために、「この商品以外には使いません」「ロゴのデザインは絶対に変えません」といった厳しい制約を合意書に盛り込むことになります。

これは、自社の将来の新商品開発やリブランディングの可能性を自ら放棄することになりかねません。その制約が経営判断として妥当か、慎重な検討が必要です。

リスク②：合意書の不備による拒絶・紛争

ネット上の雛形を流用した合意書では、「特許庁の審査基準（将来の変動防止など）」を満たさず拒絶されるリスクがあります。また、私法上の契約としても不備があれば、将来相手方とトラブルになった際に自社を守れません。

リスク③：補正の指示への対応

審査の結果、「この指定商品については、やはり混同のおそれがある」と判断された場合、指定商品を削除（減縮）する補正を促されることがあります（42.400.01 4.）。

どの範囲までなら譲歩できるのか、審査官との高度な駆け引きが必要です。

なぜ弁理士に依頼すべきか

コンセント制度は、「書類作成業務」ではなく「高度な交渉と戦略業務」です。

1. 審査基準の熟知: 最新の運用資料を読み解き、審査官が納得するロジック（意見書）を構築できます。

2. 適切な合意書のドラフティング: 登録の可能性を高めつつ、貴社のビジネスの自由度を最大限確保する契約内容を設計します。

3. 相手方との調整: 専門家が間に入ることで、感情論を排し、相手方にとってもメリットのある形（紛争の未然防止等）での合意形成をサポートします。

7. まとめ：諦める前に専門家へ相談を

商標法第4条第4項（コンセント制度）の導入により、これまで「他人の商標があるから」と登録を諦めていたケースでも、救済される可能性が生まれました。

しかし、その道は決して平坦ではありません。「混同を生ずるおそれがない」ことを、現在のみならず将来にわたって立証し、かつ自社のビジネスを守る契約を結ぶには、高度な専門知識と経験が必要です。

• 拒絶理由通知（4条1項11号）が届いた

• 相手方企業とは良好な関係だが、どのような書面を交わせばいいか分からない

• グループ会社間での商標ポートフォリオを整理したい

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、商標専門の弁理士にご相談ください。

当事務所では、最新の審査運用に基づき、貴社の大切なブランドを守り、権利化するための最適な戦略をご提案いたします。

先行商標があるからといって、すぐに諦める必要はありません。新制度を賢く活用し、ブランド価値を確実なものにしましょう。