“我很高兴完成了新产品设计,因此在提交设计申请之前我将其发布在公司的 Instagram 上......” “我们开始通过众筹筹集资金后,我们想获得设计权”...
“如果我当时这么做就好了……”知识产权烦恼与失败集(设计版)
Design rights are a powerful weapon to legally protect product designs.但其使用过程中也存在不少陷阱,也不乏遗憾的声音,比如“要是早点申请就好了”“要是这样获得权利就好了”。在本文中,我们将通过案例介绍实践中经常出现的失败模式,并总结经验教训,避免重蹈覆辙。
Case 1: Loss of novelty due to "inadvertent disclosure" at a presentation
发生了什么
某家电制造商的设计师A开发了一款设计新颖的加湿器。它在公司内部受到了好评,我们决定在行业展会上展示它。展览取得巨大成功。吸引了众多买家的关注,成为社交媒体上的热门话题。
但是,设计申请程序被安排在展览“之后”进行。一旦产品在展览会上展出,该设计就会“众所周知”,原则上就失去了新颖性。
出了什么问题
根据《外观设计法》,一般来说,在提交申请之前已公开的外观设计不能注册,因为它们缺乏新颖性。在日本,有一项“丧失新颖性的例外规定”,虽然在某些条件下可以给予救济,但这一程序有严格的要求。具体而言,必须在公布后一年内提出申请,并提交证明公布事实的文件。
在A先生的案例中,他并不知道这种例外情况的存在,因此他没有履行必要的程序就提出了申请,后来收到了拒绝理由的通知。
经验教训
如果您有任何产品发布、展览或新闻发布的计划,在活动“之前”完成您的设计申请是一条黄金法则。如果必须延迟公布,则需要提前检查适用丧失新颖性例外的要求,并完成所有必要的程序。另外,如果您正在考虑向海外扩张,请务必小心。丧失新颖性的例外要求因国家/地区而异,有些国家一开始就不允许例外。
<小时>情况2:仅具有“总体设计”的应用程序允许模仿
发生了什么
文具制造商 B 开发了一种具有独特握把的圆珠笔。握把具有独特的波浪纹,受到了用户的好评。 B公司申请了整个产品的外观设计并成功注册。
然而,几年后,竞争对手C公司发布了一款具有类似握把图案的产品。 B公司主张侵犯其外观设计权,但由于C公司产品的整体造型与B公司产品不同,不能认定为“类似”,无法维权。
出了什么问题
在确定设计相似度时,会比较整篇文章的美观程度。 B公司注册的是“整个圆珠笔”的设计,而不仅仅是为了保护它而被剪掉的握把部分。 C 公司通过使用相似的握把模式,但改变了笔夹的形状和笔尖的设计,总体上避免了相似之处。
经验教训
如果某个特定部件是产品竞争力的源泉,您应该考虑提交“局部设计”申请。部分外观设计是指仅对物品的一部分进行外观设计注册的制度,如果部分相似,即使周围的形状不同,也可以主张权利。如果B公司也申请了握把的部分设计,那么它很有可能能够对C公司的产品行使权利。
<小时>案例3:在不了解“相关设计”系统的情况下开发变体
发生了什么
家具制造商D已申请并注册了流行系列椅子的基本设计。此后,我们发布了一系列不同颜色和材质的产品,但我们没有为它们提出额外的申请,因为我们认为它们相似并且属于我们的权利范围。
然而,竞争对手 E 公司发布了一款设计与 D 公司的变体产品类似的椅子。当D公司主张侵权时,E公司反驳称:“与注册外观设计不相似,而且D公司的变异产品本身未注册,可以自由使用。”经审理,认定E公司的产品与注册外观设计不相似,D公司败诉。
出了什么问题
外观设计权的效力延伸至与注册外观设计“相同或相似”的外观设计。然而,相似之处的范围并不一定广泛。 D公司认为,与基本形式略有不同的变异自然受到保护,但如果变异接近相似范围的边界,竞争对手就可以在相似范围之外进行模仿。
经验教训
日本外观设计法设有“相关外观设计”制度。这是一种通过将与主设计(基本设计)类似的设计作为相关设计进行申请和注册,作为单独且独立的权利受到保护的制度。通过使用相关外观设计,外观设计的每种变体都可以拥有自己的权利,从而可以形成更广泛的保护网。在开发产品系列时,请考虑战略性地使用相关设计。
<小时>案例4:“货物”识别错误导致意外漏洞
发生了什么
风险投资公司F公司开发了一款具有创新设计的台灯,并已提交外观设计申请。产品名称注册为“台灯”。
后来,竞争对手G发布了一款设计几乎相同的产品,但以“香薰机”的形式出售。 G公司声称,虽然具有夜光功能,但主要用途是散发香味。
出了什么问题
根据《外观设计法》,外观设计被定义为“物品”的形状等。在确定外观设计的相似性时,还考虑了物品的同一性和相似性。 F公司的“台灯”与G公司的“香薰机”从用途和功能上看可能会被判定为不相似产品,即使形状非常相似,也不能构成侵犯外观设计权。
经验教训
如果预计外观设计会被模仿,则还应考虑对具有相同形状的物品进行外观设计申请。此外,保护范围还扩大到了2020年修订的外观设计法中引入的“室内设计”以及不属于物品的“图像设计”和“建筑设计”,因此需要从多个角度考虑贵公司的设计在哪一类别中可以得到最有效的保护。
<小时>案例5:海外扩张“优先权”到期
发生了什么
服装品牌H已在日本提交了一款新包袋设计的外观设计申请。此后,决定在欧洲和亚洲国家销售该产品,但海外外观设计申请程序被搁置。
在日本提交专利申请八个月后,H公司终于开始准备在海外提交专利申请,并被其专利律师告知了一个令人震惊的真相。与专利和商标(12 个月)不同,外观设计的优先权主张期限仅为 6 个月。截止日期已过,无法要求优先权。
因此,该产品在日本提交申请后八个月内就上市了,这一事实可能会成为现有技术,从而否定每个国家的新颖性。
出了什么问题
基于《巴黎公约》的优先权制度是一种可以在自首次申请起的一定时间内根据首次申请日对向其他成员国提出的申请进行审查的制度。然而,外观设计的优先权期限只有6个月,如果像专利、商标的12个月期限一样对待,就会错过优先权期限。
经验教训
对于哪怕有一丝海外扩张想法的产品,都应该在日本申请的同时制定海外申请的时间表。考虑到翻译和当地代理的安排,六个月的设计优先权并不算长。此外,通过利用海牙协议(国际外观设计注册系统),您可以通过一次申请在多个国家/地区请求保护,从而使流程更加高效。
<小时>案例6:备案前“保密”不足
发生了什么
初创公司I与外部设计公司J联合开发了一款创新型可穿戴设备的设计。在开发过程中,J公司的负责人在社交媒体上发布了设计方案(虽然隐去了公司名称,但设计的特点清晰可见)。
公司在提交外观设计申请后才得知这一事实。在审查过程中,这篇SNS帖子被引用为公开文件,我收到了拒绝理由通知,称其缺乏新颖性。
出了什么问题
在联合开发或外包的情况下,设计的保密管理无法由公司单独完成。如果外部合作者无意(或有意)发布了设计,那么新颖性就会消失。即使签署了保密协议(NDA),也不能涵盖一旦公开就失去新颖性的事实。
经验教训
与外部合作时,不仅需要签订保密协议,还需要明确记录并彻底传播“可以透露什么内容和多少”以及“不得在SNS等上发布”等规则。此外,对于重要的设计,最好从开发的早期阶段就了解设计申请的时间安排,并在发表风险出现之前完成申请。
<小时>摘要:成功设计策略的技巧
从这些案例中得出的共同教训是,在利用设计权时,“前瞻性规划”至关重要。
首先,“申请时机”极其重要。一般来说,申请应在发布前完成,并且应根据展览、演示、产品发布等时间表倒数来规划申请。
其次,战略性地设计权利范围。通过不仅组合整个产品的设计,还可以组合部分设计和相关设计,您可以创建一个让模仿者难以逃脱权利网络的阵容。
第三,要有“全球视野”。各国的外观设计法律体系各有不同,而且优先期限较短,因此需要及早进行战略规划,着眼于海外扩张。
第四是“内外协作”。预防问题的关键是设计部门、知识产权部门、营销部门以及外部合作伙伴之间共享信息,对设计申请的时机和保密管理有共识。
获得设计权并不是终点;这只是一个开始。通过在正确的时间获取正确的权利并将其与您的业务战略结合起来利用,您可以充分利用设计这一无形资产。
<小时>如果您有任何疑问或想了解有关特定问题的更多信息,请随时提问。还可以模拟类似于个别案例的场景。
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