Resumen del régimen de diseños industriales de Taiwán

1. Resumen del régimen (definiciones, objetivos y objeto de protección)

Los derechos de diseño (patentes de diseño) en Taiwán constituyen un tipo de «derechos de propiedad industrial», al igual que las patentes de invención y los modelos de utilidad, y están regulados por la Ley de Patentes de Taiwán (promulgada en 1949 y modificada en numerosas ocasiones desde entonces). La autoridad competente es la Oficina de Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía (Oficina de Patentes de Taiwán, TIPO), que se encarga de los trámites relacionados con la solicitud y el registro de diseños.Según la Ley de Patentes, un diseño se define como «la forma, el dibujo, el color o la combinación de estos elementos, en su totalidad o en parte, de un objeto, que constituya una creación que apele a la vista», y es un sistema que otorga protección jurídica al diseño visual de un objeto. El objetivo del sistema es fomentar el desarrollo industrial mediante el fomento y la protección de la creación de diseños, así como la promoción de su uso.

En el régimen de diseños de Taiwán, también se incluyen en el ámbito de protección los siguientes elementos: los diseños de conjuntos (diseños unificados de varios artículos que se venden y utilizan habitualmente como un conjunto), los diseños de interfaces gráficas de usuario (GUI) e iconos de ordenador, y los diseños parciales (diseños que se aplican a una parte del producto).Además, cuando un solicitante posee varios diseños similares, el régimen de diseños relacionados permite vincularlos al diseño principal como diseños relacionados y protegerlos conjuntamente. No obstante, quedan excluidos de la protección los objetos que se aprecian exclusivamente como obras de arte o artesanía (que no pueden utilizarse industrialmente) y los diseños contrarios al orden público y a las buenas costumbres (para más detalles, véanse los requisitos de registro).

2. Requisitos de registro (novedad, originalidad, divulgación, principio de prioridad, etc.)

Para obtener el registro de un diseño en Taiwán, es necesario cumplir los requisitos sustantivos establecidos en la Ley de Patentes. Los principales requisitos de registro son los siguientes:

• Un diseño por solicitud (unicidad): En principio, solo se puede registrar un diseño por cada solicitud (artículo 129 de la Ley de Patentes). Si se solicitan varios diseños en una misma solicitud, es necesario subsanarla mediante una solicitud divisional. Además, si concurren varias solicitudes sobre diseños idénticos o similares, se aplica el principio de prioridad, por lo que solo el solicitante más antiguo podrá obtener el registro.

• Visibilidad: Se exige que el objeto al que se refiere el diseño sea visible para el usuario o el consumidor en algún momento de la vida útil del producto. Por ejemplo, los diseños ocultos en el interior del producto no están protegidos, pero los diseños de piezas visibles desde el exterior, aunque sea de forma temporal, o los cortes minúsculos visibles con un microscopio (como el tallado de gemas o la forma de los LED), pueden cumplir este requisito.

• Aplicabilidad industrial: El diseño debe ser un diseño de un artículo susceptible de ser fabricado en serie industrialmente. Las creaciones puramente artísticas y las obras de arte y artesanía (como las obras de arte únicas que no se prevén fabricar en serie) no son aplicables industrialmente, por lo que quedan excluidas del registro de diseños.

• Novedad: Se exige que, en el momento de la solicitud, el diseño no sea de dominio público ni se utilice públicamente, ni en el país ni en el extranjero, y que no sea idéntico o similar a ningún diseño solicitado por terceros antes de la fecha de solicitud, tanto dentro como fuera de Taiwán. En resumen, se exige novedad a nivel mundial, y la existencia de diseños ya publicados o de solicitudes anteriores constituye un obstáculo para el registro. No obstante, incluso si el diseño se ha hecho público antes de la solicitud, se reconocen excepciones a la pérdida de novedad bajo ciertos requisitos.Concretamente, si se ha hecho público por cualquiera de los siguientes motivos: **(1) publicación en una revista, (2) exposición en una feria organizada o autorizada por el gobierno, (3)** divulgación contra la voluntad del solicitante, es posible solicitar el registro del propio diseño dentro de los seis meses siguientes a la fecha de divulgación (período de gracia de seis meses). Gracias a este sistema, se puede mantener la novedad durante un cierto período incluso tras una divulgación imprevista o la presentación en una feria.

• No obviedad de la creación (originalidad): Se exige además que el diseño posea características creativas en su concepción, de tal manera que una persona con conocimientos habituales en el ámbito técnico o artístico al que pertenece el diseño no pueda concebirlo fácilmente a partir de diseños anteriores. Se trata de los requisitos denominados de originalidad y progresividad; si el diseño se limita a una mera recopilación de elementos comunes o a modificaciones muy comunes, no cumple estos requisitos.

• Otros motivos de denegación del registro: Los diseños que puedan atentar contra el orden público o la moral, los que incluyan retratos de terceros o personajes famosos de dominio público, o los que utilicen sin autorización obras de terceros, serán denegados por motivos de violación del orden público o la moral. Además, los diseños que tengan una forma determinada inevitablemente por la función del producto (formas puramente funcionales) no pueden registrarse, ya que carecen de valor estético como diseño.

Si la solicitud cumple los requisitos anteriores y es conforme a la forma, es posible obtener el registro de un diseño en Taiwán. Durante el examen, el examinador evalúa de forma sustantiva estos aspectos (novedad, no obviedad de la creación, posible conflicto con el orden público y las buenas costumbres, etc.). En particular, dado que Taiwán adopta el sistema de examen sustantivo en materia de diseños, se comprueba rigurosamente el cumplimiento de los requisitos tras investigar la existencia de diseños anteriores similares.

3. Trámites de solicitud (requisitos del solicitante, documentos que deben presentarse, método de solicitud, reivindicación de prioridad, etc.)

En cuanto a la capacidad para presentar solicitudes, en Taiwán pueden presentar solicitudes de diseño tanto personas jurídicas como físicas, tanto nacionales como extranjeras; sin embargo, los solicitantes que tengan su domicilio o sede fuera del territorio de Taiwán deben realizar los trámites a través de un agente de patentes local (abogado especializado en propiedad industrial), ya que la designación de un agente es obligatoria. Se trata de un sistema similar al de Japón, por lo que, cuando empresas o particulares extranjeros presenten una solicitud en Taiwán, deberán encargar los trámites a un agente autorizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán mediante la presentación de un poder notarial (Power of Attorney).Es recomendable presentar el poder notarial en el momento de la solicitud, pero, en caso de que no se haya presentado, se admite su presentación complementaria siempre que se haga en un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de solicitud.En cuanto al idioma, **el chino (caracteres tradicionales)** es la lengua oficial de Taiwán, pero también se admiten provisionalmente las solicitudes presentadas en idiomas extranjeros. Por ejemplo, es posible presentar inicialmente la solicitud con la memoria descriptiva y los planos en japonés o inglés para asegurar la fecha de presentación, y posteriormente, en un plazo de cuatro meses (prorrogable dos meses), presentar la traducción al chino para que la solicitud sea considerada oficial. Este es un sistema útil para asegurar una fecha de presentación temprana.

En cuanto a los documentos que deben presentarse, en primer lugar se requiere un formulario de solicitud (solicitud de patente de diseño) según el modelo establecido. En la solicitud deben figurar el nombre, la dirección y la nacionalidad del creador (diseñador) y del solicitante, la denominación del diseño, la clasificación según la Clasificación de Locarno y, en caso de que se reivindique la prioridad, la indicación de ello (país de la solicitud de base, fecha de presentación y número de solicitud), entre otros datos. También deben presentarse, adjuntos a la solicitud, la descripción (explicación) y el conjunto de planos.En la descripción se indicarán el nombre del objeto al que se refiere el diseño, el uso del mismo y una explicación del contenido creativo del diseño. En particular, en el caso de los diseños parciales, también es necesario indicar en qué tipo de producto se incorporará dicha parte. Sin embargo, en Taiwán no es obligatorio presentar una descripción detallada del diseño como en Japón; solo es obligatorio indicar el nombre del diseño, mientras que la presentación de la descripción detallada del uso y del diseño es opcional.En cuanto a los planos, es necesario utilizar dibujos claros (dibujos de líneas negras, fotografías, planos generados por ordenador, etc.) que se ajusten a las normas de dibujo técnico industrial, y mostrar el aspecto exterior del producto desde múltiples perspectivas para que un experto en la materia pueda comprender los detalles del diseño. Si se incluyen diseños de imágenes, como interfaces gráficas de usuario (GUI) o iconos, se deben preparar planos adicionales o vistas en perspectiva que muestren adecuadamente las transiciones de la pantalla y las formas tridimensionales, y, si es necesario, también se requiere designar varios planos representativos.A la hora de elaborar los planos, hay que tener en cuenta aspectos prácticos, como que, si se presenta la solicitud en color, deben presentarse planos en color, y que no se permite añadir el color tras una solicitud en blanco y negro (los planos presentados en el momento de la solicitud determinan el alcance de los derechos).

En cuanto a la reivindicación de la prioridad, aunque Taiwán no es miembro del Convenio de París, sí es miembro de la OMC y, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, ofrece una protección de la prioridad equivalente a la del Convenio de París. Por lo tanto, es posible reivindicar la prioridad si se presenta en Taiwán el mismo diseño en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la primera solicitud, basándose en una solicitud de diseño presentada en un país que reconozca mutuamente la prioridad con Taiwán o en un país miembro de la OMC.Por ejemplo, si se presenta una solicitud de diseño en Taiwán en un plazo de seis meses tras haberla presentado en Japón, la novedad y la originalidad se evaluarán tomando como referencia la fecha de presentación de la solicitud japonesa (el plazo de prioridad para los diseños es de seis meses).Para reivindicar la prioridad, es necesario indicar en la solicitud el país, la fecha y el número de la solicitud de base, y presentar el original del certificado de prioridad (una copia del boletín de la solicitud de base, etc.) en un plazo de 10 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de base. El certificado puede presentarse en formato electrónico y, en el caso de que se base en una solicitud japonesa, puede sustituirse por la notificación del código de acceso emitida por la JPO. Cabe señalar que no es posible añadir la reivindicación de prioridad después de la presentación de la solicitud, por lo que es importante tener en cuenta que, si se desea hacer uso de la prioridad, debe declararse obligatoriamente en el momento de la presentación.

En cuanto al método de presentación, además de la presentación en papel, también se ha implantado la solicitud electrónica. Es posible presentar la solicitud y demás documentos de forma electrónica a través del sistema de solicitud en línea de la Oficina de Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía, y se ofrecen ventajas como descuentos en las tasas (a fecha de 2023). La tasa de solicitud es de 3.000 NT$ (aproximadamente 13.000 yenes) por solicitud, y se abona en el momento de la presentación. La fecha de presentación se concede el día en que se completan la solicitud, la descripción y los planos.Si los documentos presentados presentan deficiencias, se emitirá una orden de corrección en el examen de forma, pero si se subsanan en el plazo establecido, se mantendrá la fecha de presentación inicial. El plazo de tramitación desde la solicitud hasta el registro es relativamente corto; el plazo medio de examen es de unos 6 meses para la primera respuesta y de unos 9 meses para la resolución final (decisión de registro o de denegación). Esto se considera rápido en comparación con otros países, y la obtención de derechos de diseño en Taiwán tiende a ser un proceso ágil.

4. Sistema de examen (existencia de examen de forma y de fondo, plazo de examen, criterios de examen, etc.)

Taiwán aplica el principio de examen de fondo en materia de diseños. Tras la presentación de la solicitud, esta pasa por un examen de forma (comprobación de la integridad de la documentación y del cumplimiento de los requisitos formales) realizado por la Oficina de Patentes, tras lo cual se pasa automáticamente al examen de fondo.No existe un sistema de solicitud de examen como en Japón, sino que todas las solicitudes son objeto de examen por el mero hecho de haber sido presentadas. En el examen de forma, se comprueba si faltan datos en la solicitud, si se han abonado las tasas y si se han presentado los documentos necesarios (poder, documentos de derecho de prioridad, etc.), y, en caso de que haya deficiencias, se concede la oportunidad de subsanarlas. Las solicitudes que superan los requisitos de forma se remiten directamente al examen de fondo por parte del examinador.

En el examen de fondo, el examinador evalúa si se cumplen los requisitos de registro mencionados anteriormente. El examinador lleva a cabo una búsqueda de diseños anteriores y determina si existe algún diseño anterior que contravenga la novedad o la actividad inventiva, si atenta contra el orden público o las buenas costumbres, o si se trata de una forma puramente funcional. Si existe una solicitud anterior similar, esto constituye un motivo de denegación y se envía al solicitante una «notificación de motivos de denegación».El solicitante que reciba la notificación de motivos de denegación podrá presentar un escrito de alegaciones o una solicitud de corrección dentro del plazo indicado en la notificación (en el caso de personas residentes fuera de Taiwán, en un plazo de tres meses, prorrogable una sola vez por otros tres meses) para presentar sus alegaciones o realizar correcciones. Si se modifican los planos o la descripción mediante una corrección, esta solo se admitirá en la medida en que no se desvíe del alcance del diseño indicado en el momento de la solicitud, y no se permite añadir elementos nuevos que excedan dicho alcance(las modificaciones que excedan dicho ámbito pueden constituir un motivo de nulidad). El examinador estudiará la respuesta del solicitante y, si considera que los motivos de denegación no se han resuelto, emitirá una «resolución de denegación». Por el contrario, si no existen motivos de denegación o estos se han resuelto en su totalidad, se emitirá una resolución de registro (resolución de concesión de patente) y se autorizará el registro de la solicitud.

En caso de que se dicte una resolución de denegación, el solicitante, si no está de acuerdo, puede solicitar una «revisión» ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la resolución. En la revisión, otro examinador volverá a examinar el caso y, si es necesario, notificará los motivos de denegación antes de emitir su resolución.Si la reexaminación también da lugar a la confirmación de la denegación, se puede presentar un «recurso administrativo» ante el Ministerio de Economía (organismo competente) en un plazo de 30 días a partir de la notificación de la resolución. Si la resolución no se revoca en la vista del recurso administrativo (juicio administrativo), se pasa a un proceso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Propiedad Intelectual, y finalmente se recurre a la resolución judicial. Mediante este procedimiento, se ofrecen al solicitante múltiples vías de recurso, lo que garantiza un examen imparcial.

En cuanto a los criterios de examen, en noviembre de 2020 se revisaron los criterios de examen de diseños, con lo que se incluyeron expresamente los diseños de exteriores e interiores de edificios entre los objetos de protección, además de implementarse medidas como el tratamiento de diseños de imágenes e iconos, la flexibilización de los requisitos para las solicitudes divididas y la flexibilización de los requisitos de divulgación de la descripción y los planos. De este modo, se ha aclarado que, por ejemplo, los diseños de interiores de edificios (como el interior de tiendas) también pueden registrarse como diseños.Además, tras las modificaciones de los últimos años (como la reforma entrada en vigor en 2013), se han introducido los diseños parciales y los diseños de pantalla, por lo que en los criterios de examen se han establecido normas de aplicación detalladas que se ajustan a estos nuevos objetos de protección.Los criterios de examen de Taiwán adoptan muchos conceptos similares a los de la Ley de Diseños de Japón, lo que los hace fáciles de comprender para los profesionales, por ejemplo, al juzgar la novedad y la originalidad se utiliza como criterio la «impresión visual global» para determinar la similitud, o al considerar que los diseños de formas que siguen a la función carecen de patentabilidad.En general, el sistema de examen de diseños de Taiwán se gestiona de manera que, mediante un examen rápido y sustantivo, se logra a la vez la concesión segura de derechos y la eliminación de los derechos inválidos.

5. Plazo de protección y contenido de los derechos (plazo de vigencia, posibilidad de renovación, alcance del derecho exclusivo)

Duración: La duración del derecho de diseño en Taiwán se establece en 15 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro del diseño. El derecho de diseño surge el día de la publicación del registro (es decir, el día en que el derecho surte efecto) y se extingue al cumplirse el plazo de 15 años desde la fecha de presentación de la solicitud. La duración, que anteriormente era de 12 años, se amplió con la reforma de la Ley de Patentes de 2019, y actualmente es de 15 años.Esta ampliación del plazo refuerza la protección de los derechos en comparación con la situación anterior a 2013. El derecho de diseño no cuenta con un sistema de renovación intermedia (sistema de registro de renovación) como el de Japón, por lo que, una vez registrado, el derecho se mantiene automáticamente durante un máximo de 15 años (no es posible la prórroga ni la renovación tras su vencimiento). No obstante, para mantener el derecho es necesario el pago de una anualidad (tasa de registro anual); si no se abona la tasa de registro establecida cada año a partir del segundo año, el derecho caducará antes de tiempo.Las tasas anuales siguen un sistema de aumento gradual: 800 yuanes al año durante los años 1 a 3, 2.000 yuanes al año durante los años 4 a 6 y 3.000 yuanes al año a partir del séptimo año; además, es posible pagar por adelantado y en un solo pago hasta un máximo de 15 años.En caso de que se olvide el pago, existe una medida de gracia que permite recuperar los derechos mediante el pago retroactivo (el doble del importe) si se realiza dentro de los seis meses siguientes a la fecha de registro. La gestión oportuna del pago de las anualidades es importante en la práctica.

Contenido de los derechos (alcance del derecho exclusivo): El derecho exclusivo que se concede al titular de un diseño registrado es el derecho a prohibir de forma exclusiva la explotación comercial sin autorización del diseño registrado y de cualquier diseño idéntico o similar al mismo.En este contexto, «explotación» se refiere a actos tales como la fabricación, el uso, la venta, la oferta de venta (solicitud) y la importación del diseño registrado (artículo 11, apartado 1, de la Ley de Patentes), por lo que todos los actos de comercialización y distribución del diseño del titular con fines lucrativos entran dentro del ámbito del derecho exclusivo. Por lo tanto, el titular del derecho de diseño puede solicitar una orden de cesación no solo respecto a productos que sean copias del mismo diseño por parte de terceros, sino también respecto a productos con diseños similares hasta el punto de causar una impresión visual similar.No obstante, la protección del derecho de diseño se limita exclusivamente a los diseños que sean sustancialmente idénticos o similares al diseño registrado desde el punto de vista visual. No se regula el caso en que un tercero cree un diseño que cause una impresión totalmente diferente, y el alcance técnico del derecho de diseño (alcance de los derechos) viene determinado por la forma concreta representada en los planos.A la hora de determinar el alcance de los derechos, se observa el conjunto desde el punto de vista del consumidor medio, y se toma como criterio si el parecido es tal que pueda dar lugar a confusión en el público destinatario. Además, en el caso de los diseños relacionados registrados en virtud del régimen de diseños relacionados, estos pueden subsistir como derechos independientes entre sí, incluso si su ámbito de similitud se solapa con el del diseño principal. No obstante, el plazo de vigencia de los diseños relacionados es el mismo que el del diseño principal, por lo que cuando expira el derecho sobre el diseño principal, expiran simultáneamente los derechos sobre los diseños relacionados.

Por otra parte, la Ley de Patentes establece que, tanto en el caso de las invenciones como de los modelos de utilidad y los diseños, «el ejercicio de los derechos es posible a partir de la fecha de publicación», por lo que, en el caso de los diseños, el derecho de exclusividad surge simultáneamente a la publicación del registro. Antes de ese momento (mientras se encuentra en fase de examen), no es posible ejercer los derechos.Además, Taiwán aplica el principio de agotamiento internacional, por lo que es posible que la importación y venta en Taiwán de productos vendidos legalmente fuera de Taiwán por el titular del derecho o por una persona autorizada no constituya una infracción del derecho de diseño (la jurisprudencia tiende a reconocer el agotamiento internacional de derechos como los de patente). Este aspecto afecta a la viabilidad de las importaciones paralelas, por lo que es un punto a tener en cuenta en la práctica.En general, los derechos de diseño de Taiwán tienen por objeto impedir la circulación de imitaciones de diseños de productos y garantizar al titular del derecho el uso exclusivo del diseño.

6. Régimen de nulidad y anulación (motivos de nulidad, procedimiento)

En Taiwán, cualquier persona, y no solo las partes interesadas, puede solicitar un procedimiento de nulidad respecto a un diseño registrado. El procedimiento de nulidad (procedimiento de nulidad de la patente de diseño) es un trámite que se interpone ante la división de procedimientos de la Oficina de Patentes (Oficina de Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía) y tiene por objeto solicitar la cancelación del registro cuando existen motivos de nulidad (motivos establecidos en los apartados del artículo 141 de la Ley de Patentes) respecto al diseño registrado. Un ejemplo típico de motivo de nulidad que puede alegarse es el incumplimiento de los requisitos de registro.Por ejemplo, la falta de novedad o de actividad inventiva del diseño registrado, o bien el hecho de que constituya una violación del orden público y las buenas costumbres o una forma puramente funcional, lo que no permite su registro en virtud de la Ley de Patentes, constituyen motivos de nulidad.Asimismo, también pueden constituir motivos de nulidad los vicios de forma, como los casos en que, al presentar la solicitud, se incluyeron varios diseños cuando en principio debería haber sido una sola solicitud por diseño y se registraron sin dividirse adecuadamente, o las deficiencias en la divulgación de los planos y la memoria descriptiva (cuando no se han divulgado suficientemente los elementos esenciales del diseño). Además, en casos como el de una solicitud presentada tras plagiar el diseño de un tercero (solicitud presentada por alguien que no es el titular legítimo), las partes interesadas pueden alegar la nulidad.

El solicitante del procedimiento de nulidad debe presentar pruebas que respalden los motivos de nulidad (publicaciones, fotografías o planos de diseños anteriores, etc.). El procedimiento se lleva a cabo básicamente por escrito, aunque, si es necesario, se pueden recabar las opiniones de las partes. Si, como resultado del procedimiento, se reconocen los motivos de nulidad, se dictará una resolución de cancelación del registro del diseño, y el registro quedará sin efecto con carácter retroactivo desde el primer día (se considerará que el registro nunca existió).Por el contrario, si no se reconocen los motivos de nulidad, se dictará una resolución de mantenimiento. En caso de desacuerdo con la resolución del juicio, tanto el solicitante como el titular del derecho pueden interponer un recurso (recurso contencioso-administrativo) ante el Tribunal de Propiedad Intelectual.

La Ley de Patentes no establece ningún plazo para presentar una solicitud de juicio de nulidad, por lo que esta puede presentarse en cualquier momento durante el período de vigencia del derecho de diseño (no es posible presentarla una vez extinguido el derecho). No obstante, existe una práctica habitual que permite alegar la nulidad (como defensa) en demandas por daños y perjuicios derivadas de infracciones cometidas durante el período de vigencia, incluso después de que el derecho de diseño haya expirado, por lo que en algunos casos puede ser relevante determinar si existen motivos de nulidad, incluso en el caso de derechos ya extinguidos.Como medio de defensa del titular del derecho, también es posible presentar una solicitud de corrección frente a una solicitud de juicio de nulidad. La solicitud de corrección es un procedimiento para reducir o limitar parte de los planos o la descripción del registro de diseño, y se lleva a cabo con el objetivo de eliminar los motivos de nulidad.En Taiwán, al igual que en el caso de las patentes (invenciones), se permite solicitar un procedimiento de corrección durante la tramitación del juicio de nulidad para reducir el contenido del derecho y evitar así la nulidad. No obstante, la corrección no permite ampliar el alcance del derecho ni añadir elementos nuevos, sino que se limita a modificaciones menores de los planos o a la corrección de errores. Incluso si se admite la corrección y se mantiene el derecho, el ejercicio del mismo se basará en los planos corregidos.

Como se ha expuesto anteriormente, el régimen de nulidad de los diseños de Taiwán ofrece a terceros un medio para impugnar de forma imparcial la validez de los derechos y permite la eliminación de registros defectuosos. En el caso de un diseño cuya nulidad haya sido confirmada, si la causa fue la existencia de una solicitud anterior, existe una medida de reparación que permite al verdadero titular volver a presentar la solicitud (por ejemplo, si se ha declarado nulo porque otra persona presentó una solicitud anterior, el verdadero creador puede presentar una nueva solicitud en un plazo de dos meses tras la confirmación de la nulidad).Desde el punto de vista del equilibrio entre la estabilidad de los derechos y el interés público, el sistema de procedimientos de nulidad desempeña un papel importante.

7. Ejercicio de los derechos y respuesta ante la infracción (definición de infracción, medidas de reparación, reclamación de indemnización por daños y perjuicios, medidas cautelares, etc.)

Definición de infracción: La infracción de un derecho de diseño en Taiwán se refiere a la realización, con fines comerciales, de un diseño registrado o de un diseño similar sin la autorización del titular del derecho. Concretamente, se incluyen actos tales como la fabricación, el uso, la venta, la importación, la exportación y la oferta de venta de productos que incorporen el diseño registrado (artículos 11 y 142 de la Ley de Patentes).En el caso de los diseños, dicha «explotación» se refiere principalmente a la fabricación y venta de productos, por lo que lo que se considera problemático es el uso del diseño en sí mismo. Se considera que existe infracción cuando un producto de un tercero es, en su conjunto, idéntico al diseño registrado de la empresa o causa una impresión visual prácticamente idéntica. No obstante, se entiende que no basta con una similitud mínima, sino que es necesaria una similitud tal que pueda dar lugar a confusión en el consumidor.Aunque la Ley de Patentes de Taiwán no establece en detalle los criterios para determinar la infracción de un diseño, en la práctica se lleva a cabo la evaluación de la similitud mediante un método similar al «test de la impresión visual global del observador medio» utilizado en Estados Unidos y la UE. La jurisprudencia también establece que se debe comparar el aspecto del producto sospechoso con el del diseño registrado mediante una «observación global y una valoración integral», y determinar si son idénticos o similares desde el punto de vista del consumidor medio.Por lo tanto, aunque difieran algunos detalles, si los elementos de diseño comunes constituyen características originales que no son habituales en el sector y la impresión general es similar, es posible que se considere que existe infracción. Por el contrario, cuando solo se comparten elementos comunes que son habituales en los diseños existentes, tiende a ser difícil que se considere infracción por una similitud leve. De este modo, la determinación de la infracción en Taiwán se basa, al igual que en Japón, en la similitud de la estética general.

Medidas de protección: En caso de infracción de un derecho de diseño, el titular del derecho puede solicitar protección mediante vías civiles y administrativas. En primer lugar, como medida de protección civil, es posible solicitar una orden de cesación y una indemnización por daños y perjuicios en virtud del Código Civil y la Ley de Patentes de Taiwán. La solicitud de cesación consiste en una petición para que se ponga fin a la infracción y se prohíba su comisión en el futuro; en algunos casos, antes de interponer la demanda, se envía una advertencia al infractor mediante correo certificado con acuse de recibo.Además, no solo los productos terminados, sino también los actos preparatorios de la infracción (por ejemplo, el almacenamiento de existencias o la cesión de piezas) pueden ser objeto de la solicitud de cesación. En la reclamación de indemnización por daños y perjuicios, se exige al infractor el pago de una indemnización por el importe de los daños sufridos a causa de la infracción.El método de cálculo del importe de los daños y perjuicios se establece en el artículo 97 de la Ley de Patentes y, por lo general, la reclamación se basa en la demostración de: (1) los beneficios que el titular del derecho ha dejado de obtener (lucro cesante), (2) el importe de los beneficios obtenidos por el infractor, o (3) el importe de los derechos de autor correspondientes. En caso de infracción dolosa, se ha añadido una disposición que permite ordenar una indemnización punitiva de entre 1 y 3 veces el importe reconocido (modificación de 2013).Además, se puede solicitar al tribunal la destrucción** o el embargo de los productos infractores y de los equipos de fabricación de los mismos. El titular del derecho deberá solicitar estas medidas en el marco de un procedimiento civil (bajo la jurisdicción del Tribunal de Propiedad Intelectual).

Medidas penales: En Taiwán, aunque anteriormente se preveían sanciones penales (multas o penas de prisión) por la infracción de derechos de patente y de diseño, desde el 31 de marzo de 2003 se ha suprimido la responsabilidad penal por la infracción de derechos de patente (invención y modelo de utilidad) y de diseño.Actualmente, la infracción de los derechos de diseño se trata como un acto ilícito civil, por lo que no se pueden imponer sanciones mediante denuncia penal. Es importante tener en cuenta que este punto difiere de la situación en Japón (donde la infracción de los derechos de diseño es un delito de ofensa pública y conlleva sanciones penales). No obstante, si se infringen otras leyes, como en el caso de la violación maliciosa de secretos comerciales o la infracción de los derechos de marca, es posible que se imponga responsabilidad penal por separado; sin embargo, la mera imitación de un diseño no está sujeta a sanciones penales.

Medidas administrativas: Aunque es poco frecuente, a partir de la reforma de 2014, al igual que con las marcas, ahora también es posible aplicar medidas de control en la frontera en la aduana, basadas en la Ley de Aduanas y otras normas, en relación con las patentes y los diseños. Se trata de un sistema que permite detener en la aduana la importación o exportación de artículos sospechosos de infracción; el titular del derecho de diseño puede solicitar a la aduana, adjuntando pruebas, que se impida la importación de los productos infractores. Este sistema se introdujo junto con las patentes de invención y puede utilizarse como uno de los medios para ejercer los derechos.

Por lo anterior, la defensa frente a la infracción de los derechos de diseño en Taiwán se lleva a cabo principalmente por la vía civil, y se basa en dos pilares: la prevención de la infracción mediante medidas cautelares y la indemnización por daños y perjuicios. Por lo general, el titular del derecho envía primero una advertencia al infractor para instarle a que cese voluntariamente la infracción y llegue a un acuerdo, pero si este no accede, se interpone rápidamente una demanda ante el Tribunal de Propiedad Intelectual y se estudia la posibilidad de solicitar medidas cautelares (orden de cesación provisional).El Tribunal de Propiedad Intelectual de Taiwán es un tribunal especializado en la materia y los procedimientos son relativamente rápidos. En los litigios por infracción, es habitual que el demandado alegue la nulidad (impugnando la validez del diseño registrado); sin embargo, si se ha interpuesto un procedimiento de nulidad por separado, este se tramitará en paralelo al litigio. Una vez obtenida la sentencia favorable, se pasa al procedimiento de ejecución forzosa, con lo que se logra la destrucción de los productos infractores y el cumplimiento de la orden de cesación.En general, el ejercicio de los derechos de diseño en Taiwán tiene un diseño institucional similar al de Japón, lo que crea un entorno propicio para adoptar medidas legales contra los productos falsificados.

8. Solicitud internacional (situación respecto a la adhesión al Arreglo de La Haya y relación con las solicitudes en el extranjero)

Situación respecto al Convenio de La Haya: Taiwán (República de China) no es, en la actualidad, parte del Convenio de La Haya, el sistema de registro internacional de diseños. Por lo tanto, no es posible obtener derechos de diseño designando a Taiwán mediante una solicitud internacional de La Haya, y si se desea solicitar la protección de un diseño en Taiwán, es necesario presentar la solicitud directamente en Taiwán. Esta situación es similar a la de Hong Kong y Macao, por lo que hay que tener en cuenta que no se puede utilizar la vía de solicitud internacional de diseños.Además, aunque Taiwán tampoco es parte del Arreglo de Locarno en lo que respecta a la clasificación de diseños, en la práctica adopta la **clasificación de Locarno (Clasificación Internacional de Diseños)**. Los documentos de solicitud incluyen campos para indicar las clases y subclases de la clasificación de Locarno, y el examen y la gestión se llevan a cabo de acuerdo con los estándares internacionales. Sin embargo, al no ser parte del Arreglo, no tiene carácter vinculante oficial respecto a las modificaciones de la clasificación de Locarno, aunque en la práctica se aplica de acuerdo con la clasificación internacional más reciente.

Relación con las solicitudes extranjeras: Como se ha mencionado anteriormente, Taiwán tampoco es miembro del Convenio de París, pero, como miembro de la OMC, aplica el sistema de prioridad a través del Acuerdo sobre los ADPIC. Es decir, si se presenta una solicitud de diseño en Taiwán en un plazo de seis meses basándose en una solicitud anterior en un país con el que Taiwán mantiene una relación de reconocimiento mutuo de la prioridad (países reconocidos de forma independiente por Taiwán) o en un país miembro de la OMC, se reconocerá la prioridad conforme al Convenio de París.Dado que los principales países, incluido Japón, son miembros de la OMC, en la práctica se les da un trato equivalente al de la prioridad de París. Además, Taiwán cuenta con un sistema de propiedad intelectual independiente del de China (continental), por lo que no existe una relación de prioridad entre ambos. Dado que los diseños registrados en China continental no tienen validez en Taiwán, es necesario presentar una solicitud por separado en Taiwán para cubrir el mercado taiwanés (y viceversa).Las empresas taiwanesas que deseen proteger un diseño en China también deben presentar una solicitud ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China. Tenga en cuenta que, en el contexto del llamado «un país, dos sistemas», China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán cuentan cada uno con su propio sistema de diseños.

En materia de cooperación internacional, la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán (TIPO) ha firmado acuerdos con las oficinas de patentes de diversos países, como el Programa de Vía Rápida de Examen (PPH) y el intercambio electrónico de documentos de prioridad, y también se lleva a cabo el intercambio electrónico de documentos de certificación de prioridad con Japón. De este modo, cuando se reivindica la prioridad en Taiwán basándose en una solicitud japonesa, la presentación del certificado se simplifica mediante el uso del código de acceso de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO).Además, Taiwán participa en el Programa de Vía Rápida de Examen (PPH) para promover el uso compartido de los resultados de los exámenes, y aplica el sistema de examen acelerado de diseños (PPH) con varios países, como Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. Por ejemplo, es posible solicitar un examen acelerado en Taiwán para un diseño registrado en Japón y obtener el registro rápidamente (si se cumplen los requisitos, el plazo hasta la primera acción se reduce a unos pocos meses).

En resumen, hay que tener en cuenta que la única vía para solicitar un diseño en Taiwán es la solicitud directa, ya que no se puede utilizar el sistema de registro internacional. Si se desea obtener derechos en Taiwán sobre un diseño solicitado en otro país, se recomienda presentar la solicitud en Taiwán dentro del plazo de prioridad de seis meses.Aunque no es miembro del Arreglo de La Haya, en la práctica la colaboración con otros países está muy avanzada, por lo que se ha creado un entorno relativamente fácil de gestionar para las empresas japonesas. Para las empresas que tienen previsto expandirse al mercado taiwanés, es fundamental considerar lo antes posible la presentación de una solicitud de diseño en Taiwán y avanzar en la obtención de los derechos en colaboración con un agente local.

[Bibliografía y fuentes de información]

• Ley de Patentes de Taiwán (Ley de Patentes de la República de China) y sus normas de aplicación

• Sitio web oficial de la Oficina de Propiedad Intelectual de Taiwán (TIPO)

• Bufete de Abogados Internacionales Ishin: «Flujo de examen y recursos administrativos de las solicitudes de registro de diseños en Taiwán» (2021)

• Bufete de abogados Tai E International: «Acerca de la determinación de la infracción de los derechos de diseño en Taiwán» (abril de 2025)

• JETRO: «El sistema de derechos de propiedad intelectual en Taiwán» (última actualización: 2023)

• Oficina Japonesa de Patentes y Banco de Datos de Información sobre Propiedad Intelectual de Países Emergentes: «Resumen del sistema de diseños de Taiwán y manual de medidas contra la imitación» (2021)

AUTOR / Redactor

Takefumi Sugiura

EVORIX, bufete de propiedad intelectual. Abogado representante

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