Pourquoi les brevets sont utiles pour le financement des start-ups - ce que les investisseurs recherchent dans la propriété intellectuelle

Pour une start-up, la levée de fonds est l'un des enjeux majeurs qui déterminent la croissance de l'entreprise. Il va sans dire que l'attrait du produit et la capacité d'exécution de l'équipe sont essentiels pour attirer l'attention des investisseurs, mais ces dernières années, la propriété intellectuelle (PI), notamment les brevets, s'impose comme un facteur déterminant dans la réussite ou l'échec d'une levée de fonds.

Un brevet n'est pas simplement un « certificat de technologie ». Pour les investisseurs, il constitue un « fossé » empêchant l'entrée de concurrents sur le marché, ainsi qu'une preuve étayant l'avantage concurrentiel durable de l'entreprise. En effet, les cas où la situation en matière de propriété intellectuelle fait l'objet d'une enquête approfondie lors de la due diligence (DD) des fonds de capital-risque (VC) augmentent d'année en année, et nous sommes désormais entrés dans une ère où l'existence ou non d'une stratégie de propriété intellectuelle a une incidence directe sur la valorisation de l'entreprise.

Dans cet article, nous expliquons de manière exhaustive pourquoi les brevets sont importants pour la levée de fonds des start-ups, ce que les investisseurs examinent en matière de propriété intellectuelle lors de la due diligence, les erreurs typiques qui peuvent nuire à l'évaluation des investisseurs, ainsi que les stratégies de propriété intellectuelle adaptées à chaque cycle de financement. Si vous êtes un entrepreneur ou un dirigeant de start-up sur le point de lever des fonds, nous vous invitons à lire cet article jusqu'au bout.

Pourquoi les brevets sont-ils importants pour la levée de fonds ?

Dans le cadre de la levée de fonds d'une start-up, l'existence de brevets influence la décision des investisseurs à plusieurs égards. Nous expliquons ici en détail les trois raisons pour lesquelles les brevets sont importants pour la levée de fonds.

Preuve d'un avantage concurrentiel

L'une des principales préoccupations des investisseurs lorsqu'ils investissent dans une start-up est l'« apparition de concurrents ». Même s'il s'agit d'un produit ou d'un service innovant, si la concurrence peut facilement l'imiter, l'avantage du premier entrant ne durera pas longtemps. La réponse la plus efficace à cette préoccupation est la preuve de la supériorité technique apportée par un brevet.

Le fait d'avoir obtenu un brevet prouve que la technologie a passé avec succès l'examen de la nouveauté (le fait qu'il s'agisse d'une technologie qui n'existe pas encore dans le monde) et de l'activité inventive (le fait qu'elle ne découle pas facilement de la technologie existante). Il s'agit d'une certification objective délivrée par un organisme tiers, l'Office des brevets, qui constitue pour les investisseurs une preuve fiable attestant de la capacité technologique de l'entreprise.

En particulier, le fait de détenir des brevets sur des technologies de base signifie qu'il est possible d'empêcher légalement les concurrents d'entrer sur le marché en adoptant la même approche. Les investisseurs voient un potentiel de rendement plus élevé dans les start-ups dotées de cette « capacité de défense ». En effet, l'existence de barrières à l'entrée liées aux brevets permet d'envisager le maintien et l'expansion de la part de marché.

Prévention de la contrefaçon par les grandes entreprises

L'une des plus grandes menaces pour les start-ups est la contrefaçon par les grandes entreprises. Lorsqu'une grande entreprise disposant de moyens financiers importants, d'une équipe de développement de grande envergure et de canaux de distribution bien établis fait son entrée dans le même secteur, il est extrêmement difficile pour une start-up de lui tenir tête. Cependant, avec l'arme juridique que constitue le brevet, il est possible de renverser ce scénario de type « David contre Goliath ».

Les droits de brevet ont la même force juridique, quelle que soit l'ampleur de l'invention ou la taille de l'entreprise du déposant. En d'autres termes, même si le brevet est détenu par une start-up de 10 employés, il est possible de faire valoir ses droits face à une grande entreprise dont la capitalisation boursière s'élève à plusieurs milliers de milliards de yens. Si une grande entreprise enfreint le brevet et imite la technologie de la start-up, celle-ci peut riposter juridiquement en demandant une injonction ou des dommages-intérêts.

Les investisseurs accordent une grande importance à cet aspect. En particulier, lorsqu’une start-up pénètre un marché en croissance susceptible d’intéresser une grande entreprise, la question suivante lui est immanquablement posée : « Que ferez-vous si une grande entreprise décide de s’implanter sérieusement sur ce marché ? ». Être en mesure de répondre à cette question en affirmant « Nous avons obtenu un brevet sur notre technologie de base et pouvons empêcher légalement l’entrée de concurrents » constitue un atout majeur dans la décision d’investissement.

Valeur de l'entreprise au moment de la sortie

L'objectif final des investisseurs lorsqu'ils investissent dans une start-up est la sortie par le biais d'une introduction en bourse (IPO) ou d'une fusion-acquisition (M&A). La présence d'un portefeuille de brevets a une influence considérable sur la valeur de l'entreprise au moment de cette sortie.

Dans le cadre d’une introduction en bourse, la propriété intellectuelle, y compris les brevets, est évaluée en tant qu’« actif incorporel » de l’entreprise. Lors de l’examen préalable à la cotation, la situation en matière de propriété intellectuelle est également vérifiée du point de vue de la viabilité et de la compétitivité de l’activité ; un portefeuille de brevets bien fourni constitue donc un atout pour la préparation de la cotation. De plus, lors de la formation du cours de l’action après la cotation, l’avantage technologique conféré par les brevets renforce la confiance des investisseurs.

Dans le cadre d'une fusion-acquisition (M&A), la valeur des brevets est encore plus directe. Pour l'entreprise acquéreuse, le portefeuille de brevets de la société cible constitue un « actif » qu'elle peut acquérir immédiatement grâce à l'opération. Compte tenu du temps et des coûts nécessaires pour développer en interne une technologie équivalente, il est courant qu'une prime soit ajoutée au prix d'acquisition d'une start-up détenant des brevets.En effet, dans les fusions-acquisitions du secteur technologique, il n’est pas rare qu’une part importante du prix d’acquisition soit calculée sur la base de la valeur de la propriété intellectuelle, notamment des brevets.

Les 4 points clés sur lesquels les investisseurs se concentrent lors de la due diligence en matière de propriété intellectuelle

Lors de la due diligence (DD) dans le cadre d'un processus de levée de fonds, les investisseurs mènent une enquête approfondie sur la propriété intellectuelle. Nous expliquons ici les quatre points auxquels les investisseurs accordent une importance particulière. En les identifiant à l'avance et en vous y préparant de manière adéquate, vous pourrez passer la DD sans encombre et obtenir une évaluation favorable de la part des investisseurs.

Cohérence avec l'activité

La première chose que les investisseurs vérifient est la cohérence entre les brevets déposés ou obtenus et l'activité réelle de l'entreprise. Même si vous détenez un grand nombre de brevets, ceux-ci ne seront pas valorisés par les investisseurs s'ils n'ont aucun rapport avec votre cœur de métier. Au contraire, cela risque même d'être perçu négativement, comme une « stratégie de dépôt de brevets sans cohérence ».

Ce que recherchent les investisseurs, c'est une intégration entre la stratégie commerciale et la stratégie en matière de propriété intellectuelle. Concrètement, il est important que les technologies constituant les éléments de différenciation du produit soient couvertes par des brevets, qu'il existe un plan de dépôt de brevets aligné sur l'orientation future de l'expansion de l'activité, et qu'un portefeuille soit constitué en vue du développement futur du marché.

Par exemple, pour une start-up développant un système de diagnostic médical utilisant l'IA, une stratégie de brevets couvrant de manière exhaustive tous les éléments du produit – non seulement l'algorithme d'IA lui-même, mais aussi les méthodes de prétraitement des données, l'interface utilisateur et la présentation des résultats de diagnostic – sera très bien perçue.

Étude FTO (Freedom to Operate)

Une étude FTO (Freedom to Operate) consiste à vérifier que les activités commerciales de l'entreprise n'enfreignent pas les droits de brevet d'autres sociétés. Pour les investisseurs, le risque que l'entreprise dans laquelle ils investissent enfreigne les brevets d'autres sociétés constitue un problème extrêmement grave. En effet, si une contrefaçon de brevet est découverte, la poursuite des activités pourrait être rendue difficile par une injonction de cessation, ou entraîner des dommages-intérêts colossaux.

Lors de la due diligence, les investisseurs vérifient si la start-up a mené une étude FTO et si, par conséquent, la liberté d'exercer ses activités commerciales est garantie. Si aucune étude FTO n'a été réalisée, les investisseurs peuvent estimer qu'ils « ne maîtrisent pas les risques potentiels de contrefaçon de brevets », ce qui peut les conduire à renoncer à l'investissement ou à durcir leurs conditions (réduction de la valorisation, ajout de clauses spéciales, etc.).

Idéalement, il est important de mener à bien l'étude FTO avant la phase de levée de fonds, afin de clarifier l'existence ou non de risques et de définir les mesures à prendre. Même si des risques sont identifiés, le fait de préparer des solutions de contournement, telles que des modifications de conception ou l'obtention de licences, permet de dissiper les inquiétudes des investisseurs. Le fait de « connaître les risques et de les gérer de manière appropriée » est davantage apprécié par les investisseurs que l'absence totale de risques.

Pertinence des revendications

La qualité des revendications (étendue de la protection) est l'un des facteurs les plus importants qui déterminent la valeur d'un brevet. Les experts en propriété intellectuelle chargés de la due diligence pour les investisseurs examinent minutieusement les revendications des brevets déjà délivrés ou en instance de dépôt afin de vérifier si leur étendue protège correctement l'activité.

Si les revendications sont trop étroites, les concurrents peuvent contourner la portée des droits et mettre en œuvre des technologies similaires, ce qui réduit considérablement la capacité de défense du brevet. À l'inverse, si les revendications sont trop larges, elles risquent d'être invalidées par rapport à l'état de la technique. Les investisseurs apprécient les revendications qui « ne sont ni trop larges ni trop étroites, et qui couvrent précisément le cœur de l'activité ».

De plus, l'équilibre entre les revendications indépendantes (revendications principales) et les revendications dépendantes (revendications secondaires) est également important. Un portefeuille dans lequel les revendications indépendantes couvrent un champ d'application large, tandis que les revendications dépendantes limitent progressivement les modes de réalisation concrets, présente une grande résistance aux procédures de nullité et est très bien perçu par les investisseurs. La constitution stratégique des revendications en collaboration avec un conseil en propriété industrielle est un élément clé de la stratégie de propriété intellectuelle en vue de la levée de fonds.

Stratégie mondiale

Pour les start-ups envisageant une expansion internationale, les investisseurs examinent en détail la stratégie de protection de la propriété intellectuelle à l'étranger. Les droits de brevet étant soumis au principe de territorialité, un brevet obtenu au Japon n'est valable que sur le territoire japonais. Si une entreprise prévoit de pénétrer les marchés étrangers mais n'a déposé de demande qu'au niveau national, les investisseurs considéreront cela comme une lacune dans sa stratégie de propriété intellectuelle et porteront un jugement sévère.

Une stratégie mondiale idéale en matière de propriété intellectuelle consiste à procéder par étapes aux dépôts dans chaque pays, en fonction des priorités de développement de l'activité. Une approche consistant à utiliser d'abord une demande PCT (demande internationale au titre du Traité de coopération en matière de brevets) pour garantir la date de dépôt, puis à passer aux dépôts nationaux dans les 30 mois suivants, en fonction du plan d'affaires, est optimale tant en termes de rentabilité que de flexibilité stratégique.

Les investisseurs vérifient l'état d'avancement et les projets de dépôt sur les principaux marchés cibles (États-Unis, Europe, Chine, etc.) et évaluent si une stratégie a été élaborée en tenant compte des différences entre les systèmes de brevets nationaux (principe de l'invention antérieure ou de la demande antérieure, différences dans les critères d'examen, etc.). La constitution d'un portefeuille international de propriété intellectuelle est un indicateur important du potentiel de croissance vers une entreprise mondiale.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la liste de contrôle relative à la propriété intellectuelle que les investisseurs vérifient lors de la due diligence. Avant de vous lancer dans une levée de fonds, veillez à vous préparer pour chaque point.

Exemples d'erreurs qui nuisent à l'évaluation des investisseurs

Pour réussir à lever des fonds, il est indispensable de comprendre ce qu'il ne faut pas faire en matière de propriété intellectuelle. Nous présentons ici trois exemples typiques d'erreurs susceptibles de nuire considérablement à l'évaluation des investisseurs. Ces erreurs sont fréquemment observées dans les start-ups et peuvent être évitées si elles sont identifiées à l'avance.

Divulgation d'informations avant le dépôt

L'une des erreurs fatales les plus courantes commises par les start-ups consiste à divulguer le contenu d'une invention avant le dépôt de la demande de brevet. En vertu de la loi japonaise sur les brevets, si le contenu d'une invention est rendu public (c'est-à-dire connu du grand public) avant le dépôt, il n'est en principe pas possible d'obtenir un brevet (perte de nouveauté). Cela inclut les présentations lors de conférences savantes, la publication d'articles, les présentations lors de salons professionnels, la publication sur des sites web, ainsi que les présentations lors d'événements de pitch.

Il existe au Japon une mesure de recours appelée « exception à la perte de nouveauté », mais ce système comporte des contraintes procédurales et ne s'applique pas dans de nombreux pays pour les dépôts à l'étranger. Aux États-Unis notamment, il existe un délai de grâce d'un an, mais en Europe et en Chine, les dépôts après divulgation ne sont en principe pas acceptés. Par conséquent, dans la perspective d'une obtention de droits à l'échelle mondiale, la divulgation d'informations avant le dépôt peut avoir des conséquences désastreuses.

Si ce problème est découvert lors de la due diligence menée par les investisseurs, cela sera interprété comme un « manque de gestion adéquate de la propriété intellectuelle », ce qui entraînera le rejet de l'investissement ou une détérioration significative des conditions. En particulier, le fait de déposer une demande de brevet après avoir expliqué les détails de la technologie lors d'un événement de présentation est un schéma d'échec fréquemment observé dans le cadre de la levée de fonds des start-ups.

Ambiguïté quant à l'attribution des droits

L'ambiguïté quant à l'attribution des droits de brevet (qui est le titulaire du brevet) constitue un facteur de risque majeur pour les investisseurs. Dans les start-ups, il n'est pas rare que les membres fondateurs lancent leur activité sur la base de technologies développées alors qu'ils étaient encore inscrits à l'université ou employés par leur ancienne entreprise, ou qu'ils confient le développement à des ingénieurs externes ou à des freelances. Dans ces cas, la relation entre l'inventeur et le titulaire du brevet devient souvent floue, ce qui pose fréquemment problème lors de la due diligence.

En vertu de la loi japonaise sur les brevets, le droit d’obtenir un brevet appartient en principe à l’inventeur. Concernant les inventions réalisées par les employés d’une entreprise dans le cadre de leurs fonctions (inventions de service), il est possible de prévoir à l’avance, par exemple dans le règlement intérieur, le transfert des droits à l’entreprise ; toutefois, si cette disposition n’est pas mise en place, il existe un risque de litige concernant l’attribution des droits. De plus, lorsque des cofondateurs ont participé à l’invention, la gestion des brevets en copropriété pose également problème.

Dans le pire des cas, les problèmes d'attribution des droits peuvent déboucher sur des litiges avec des membres fondateurs ayant quitté l'entreprise ou des sous-traitants externes, ce qui constitue un risque pour la survie de l'entreprise. Les investisseurs accordent une grande importance à ce risque ; par conséquent, lever des fonds sans que l'attribution des droits soit clairement établie est extrêmement défavorable.

Des dépôts de brevets « bon marché mais de mauvaise qualité »

Pour les start-ups très soucieuses des coûts, il est naturel de vouloir réduire les frais liés aux demandes de brevet. Cependant, sacrifier la qualité des demandes au profit de la réduction des coûts entraîne des pertes importantes à long terme. Il n’est pas rare que des brevets pratiquement inutiles voient le jour, notamment lorsque les demandes sont déposées par les fondateurs eux-mêmes sans expertise en la matière, ou lorsqu’on fait appel à des mandataires de mauvaise qualité qui misent sur des tarifs très bas.

Parmi les exemples typiques de demandes de mauvaise qualité, on peut citer les suivants : une portée des revendications inutilement étroite (décrivant telle quelle la configuration concrète du produit mis en œuvre, ce qui permet de contourner le brevet par une légère modification de conception) ; une description insuffisante dans le mémoire, limitant l'interprétation de l'étendue des droits ; ou encore une recherche antérieure insuffisante sur le plan technique, augmentant considérablement le risque de rejet.

Si ces problèmes sont détectés lors de l'examen minutieux des revendications par un expert en propriété intellectuelle dans le cadre de la due diligence d'un investisseur, il en résultera une conclusion selon laquelle « bien qu'un brevet ait été obtenu, il n'offre aucune protection effective ». Cela peut même donner une impression pire que l'absence totale de brevet. En effet, cela met en évidence le fait que « malgré l'investissement dans la propriété intellectuelle, aucun résultat n'a été obtenu ». Même avec un budget limité, il est essentiel de ne pas faire de compromis sur la qualité de la demande et de collaborer avec un conseil en brevets expérimenté.

Stratégie de propriété intellectuelle par cycle de financement

Il est important de développer la stratégie de propriété intellectuelle d'une start-up par étapes, en fonction des cycles de levée de fonds. Nous allons passer en revue les attentes des investisseurs à chaque cycle et les mesures de propriété intellectuelle qui y correspondent.

Phase d'amorçage à phase de démarrage

Au stade de l'amorçage et du démarrage, l'orientation de l'entreprise n'est souvent pas encore définie, et la constitution d'un portefeuille de propriété intellectuelle à grande échelle n'est pas réaliste. À ce stade, les investisseurs accordent de l'importance à « une approche stratégique de la propriété intellectuelle » et à « une protection minimale des technologies de base ».

Concrètement, il est recommandé de déposer au moins une demande de brevet concernant la technologie de base. Même si, à ce stade, la demande en est encore au stade de dépôt (avant la demande d'examen), le simple fait d'avoir le statut « demande déposée » constitue un signal positif pour les investisseurs. Il convient également, à ce stade, d'élaborer une stratégie de base en matière de propriété intellectuelle en lien avec le plan d'affaires, de formaliser par écrit les accords entre les membres fondateurs concernant la propriété intellectuelle et de mettre en place un modèle de clause de confidentialité (NDA).

Pour gérer efficacement la propriété intellectuelle malgré un budget limité, le recours à un contrat de conseil avec un conseil en propriété industrielle est une option envisageable. Pour un coût mensuel de quelques dizaines de milliers de yens, vous pouvez bénéficier de consultations en matière de propriété intellectuelle et de conseils sur le moment opportun pour déposer une demande, ce qui constitue une approche très rentable.

Séries A et B et au-delà

Lors des levées de fonds à partir de la série A, les attentes des investisseurs en matière de propriété intellectuelle augmentent considérablement. À ce stade, le simple dépôt de brevets ne suffit plus ; il est nécessaire de constituer un portefeuille de propriété intellectuelle systématique et de mettre en place un système de gestion pour le soutenir.

Lors de la série A, on attend plusieurs dépôts de brevets couvrant non seulement la technologie de base, mais aussi les technologies connexes et les développements technologiques futurs. La réalisation d'une étude de liberté d'exploitation (FTO), la clarification complète de l'attribution des droits, ainsi que la création d'une liste des brevets déposés et enregistrés (carte des brevets) sont autant d'éléments à mettre en place à ce stade. Il convient également de commencer à préparer l'acquisition de droits à l'échelle mondiale par le biais de dépôts PCT.

À partir de la série B, une gestion encore plus avancée de la propriété intellectuelle est requise. La révision et le renforcement réguliers du portefeuille de brevets, la surveillance des tendances en matière de brevets chez les concurrents, l'élaboration d'une stratégie de licence et la mise en place de capacités de réponse aux litiges en matière de propriété intellectuelle constituent des éléments essentiels. À ce stade, il est également indispensable de nommer un responsable de la propriété intellectuelle au sein de l'entreprise ou de mettre en place un système de collaboration continue avec des experts externes en la matière.

À l'approche de l'introduction en bourse (IPO), il est également nécessaire de se préparer à la due diligence en matière de propriété intellectuelle, de rédiger un rapport sur la propriété intellectuelle et de mettre en place la divulgation des risques liés à la propriété intellectuelle. Étant donné que le système de gestion de la propriété intellectuelle est également vérifié lors de l'examen de cotation, il est important d'avoir établi un mécanisme de gestion organisationnelle de la propriété intellectuelle.

Le tableau ci-dessous présente les différences entre les stratégies de propriété intellectuelle à chaque tour de financement.

Conclusion : lancez-vous dans une stratégie de levée de fonds fondée sur les brevets

Dans cet article, nous avons expliqué l'importance des brevets dans la levée de fonds des start-ups, en nous concentrant sur le point de vue des investisseurs. Nous allons maintenant récapituler les points à retenir.

Le rôle de la propriété intellectuelle dans la levée de fonds ne cesse de croître d'année en année. Le brevet est l'un des outils les plus efficaces pour prouver objectivement aux investisseurs l'avantage technologique dont dispose une start-up, et pour étayer le potentiel de croissance et la pérennité de l'entreprise. Commencer à élaborer une stratégie de propriété intellectuelle dès le stade où l'on pense qu'il est « encore trop tôt » est ce qui, au final, apporte le meilleur retour sur investissement.

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