Une marque est à la fois un « bouclier » qui protège la valeur de la marque d'une entreprise et une « arme » qui permet de se forger un avantage concurrentiel sur le marché. Cependant, même lorsque l'on en comprend l'importance, les cas où l'on tombe dans des pièges inattendus lors de la mise en œuvre ne manquent pas. Dans cet article, nous présenterons, sous forme d'études de cas, les schémas d'échec typiques liés aux marques et nous en tirerons des leçons pour éviter de répéter les mêmes erreurs.

Cas n° 1 : « Je l'utilisais pourtant avant... » L'obstacle du principe du premier déposant

Ce qui s'est passé

Le café indépendant « Morning Bell » était un établissement de longue date apprécié dans la région depuis plus de 10 ans. Son propriétaire, M. A, n’avait jamais songé à déposer une marque et continuait d’exercer son activité avec la conviction naïve que « le nom de mon établissement m’appartient ».

Or, un jour, il a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de la part de la grande chaîne de cafés B. La société B avait déposé la marque « ABCD XYZ » et exigeait que le café de M. A cesse d'utiliser ce nom. M. A a fait valoir qu'il l'utilisait depuis plus longtemps, mais la société B est restée inflexible, affirmant que c'était elle qui avait obtenu le dépôt de la marque en premier.

Quel était le problème ?

La loi japonaise sur les marques adopte le « principe du premier déposant ». Il s'agit du principe selon lequel, en cas de dépôt de plusieurs demandes pour une marque identique ou similaire, l'enregistrement est accordé à celui qui a déposé sa demande en premier. En d'autres termes, même si l'on peut justifier d'une longue période d'utilisation, si un tiers a obtenu l'enregistrement de la marque avant soi, on ne peut en principe plus faire valoir ses droits.

M. A disposait d'un moyen de défense appelé « droit d'usage antérieur ». Il s'agit du droit de continuer à utiliser une marque lorsque celle-ci était déjà utilisée avant le dépôt de la demande d'enregistrement par un tiers, sans intention de concurrence déloyale, et qu'elle est, de ce fait, largement reconnue par les consommateurs. Cependant, il n'est pas facile de prouver cette « notoriété ». Même si la marque est célèbre localement, le droit d'usage antérieur risque de ne pas être reconnu si l'on ne parvient pas à prouver sa notoriété dans la zone d'activité de la société B.

Leçon à retenir

Il est dangereux de penser que « le simple fait d'utiliser un nom confère un droit ». Dès que vous commencez à utiliser un nom de marque, un nom de magasin ou un nom de service, vous devez déposer une demande d'enregistrement de marque dès que possible. Considérez l'enregistrement de marque comme indispensable, en particulier lorsque votre entreprise commence à prendre son essor ou lorsque vous envisagez de développer un réseau de magasins ou de franchiser votre activité. Si, par souci d'économiser les frais d'enregistrement, vous devez par la suite payer des frais de rebranding ou des redevances colossaux, c'est faire fausse route.

Cas n° 2 : une omission dans le choix des classes entraîne une lacune dans les droits

Ce qui s'est passé

La marque de vêtements C avait enregistré la marque « NEXTERA » dans la classe 25 (vêtements). La marque a connu une croissance régulière et s'est peu à peu étendue aux articles en cuir, tels que les sacs et les portefeuilles.

Quelques années plus tard, alors que la société C s'apprêtait à pénétrer pleinement le marché des articles en cuir, elle a découvert qu'une autre entreprise, la société D, avait déjà déposé la marque « EFGOP » dans la classe 18 (sacs, sacs à main et articles en cuir). La société D avait sciemment déposé sa demande dans cette classe, tout en connaissant l'existence de la société C. La société C n'a donc pas pu commercialiser ses articles en cuir sous son propre nom de marque et a été contrainte de négocier avec la société D.

Quel était le problème ?

L'enregistrement d'une marque s'applique à chaque classe de produits et services désignée. La société C bénéficiait d'une protection pour les vêtements, mais n'avait pris aucune disposition concernant les articles en cuir (classe 18), ce qui a créé une zone de non-droit. C'est cette faille qui a été exploitée.

Le système japonais de classification des marques comporte 45 classes. Il est donc nécessaire de choisir les classes en tenant compte non seulement du champ d'activité actuel de l'entreprise, mais aussi de ses perspectives de développement futur.

Leçon à retenir

Lors du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, il convient d’examiner les produits et services désignés en tenant compte non seulement de l’activité actuelle, mais aussi des plans d’affaires à moyen et long terme. En particulier, si une diversification de la marque est envisagée, le fait de couvrir largement les classes concernées permet d’éviter des problèmes futurs. Bien qu’il faille tenir compte des coûts, il vaut la peine d’envisager l’enregistrement dans plusieurs classes pour les marques phares, en tant qu’« investissement défensif ». Il est également important de revoir régulièrement le portefeuille de marques de l’entreprise et de déposer des demandes supplémentaires en fonction de l’évolution de l’activité.

Cas n° 3 : Victime de « cybersquatting » à l'étranger

Ce qui s'est passé

La société E, fabricant de cosmétiques, commercialisait une marque de soins de la peau très populaire au Japon. Grâce au bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux, sa notoriété s'était accrue dans divers pays d'Asie et ses ventes via le commerce électronique transfrontalier étaient en hausse. Alors qu'elle s'apprêtait à créer une filiale locale pour pénétrer véritablement le marché chinois, un problème a été découvert.

Une marque identique au nom de marque de la société E avait déjà été enregistrée en Chine par un tiers. Ce tiers (ce qu'on appelle un « courtier en marques ») avait appris que la marque de la société E était populaire en Chine et avait pris les devants pour s'en assurer l'exclusivité. La société E s'est alors retrouvée contrainte de mener des négociations de rachat à un prix élevé pour pouvoir exercer ses activités en Chine sous son propre nom de marque.

Quel était le problème ?

Il s'agit d'un problème appelé « cybersquattage de marque » (réservation abusive de marque). Le principe du « premier déposant » est appliqué en Chine comme dans de nombreux autres pays ; ainsi, même pour une marque célèbre au Japon, il devient difficile d'obtenir des droits si une demande a déjà été déposée localement.

Il existe certes en Chine un système permettant d’invalider les « dépôts de mauvaise foi », mais la charge de la preuve est lourde et les procédures judiciaires sont longues et coûteuses. La société E a finalement dû, tout en demandant une procédure d’invalidation, mener en parallèle des négociations pour racheter la marque en question.

Leçon à retenir

Les marques qui envisagent ne serait-ce qu'un peu de se développer à l'étranger devraient déposer leur marque sur place « avant de vendre » et non « après avoir vendu ». Le squattage de marques est particulièrement répandu en Chine, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, et les marques qui font parler d'elles au Japon ont tendance à être facilement ciblées. Il convient d'envisager de sécuriser la marque sur les principaux marchés dès le lancement du commerce électronique transfrontalier ou dès que les réactions provenant de l'étranger commencent à augmenter sur les réseaux sociaux.En utilisant le Protocole de Madrid (système d'enregistrement international des marques), il est possible de demander efficacement une protection dans plusieurs pays à partir d'une seule demande.

Cas n° 4 : la « banalisation » entraîne la perte de valeur de la marque

Ce qui s'est passé

La société F, fabricant de produits de consommation courante, a développé un outil de nettoyage doté de fonctionnalités révolutionnaires qui a connu un immense succès sous le nom de « Clean Magic ». Elle avait également obtenu l'enregistrement de la marque et semblait avoir mis en place un système infaillible.

Cependant, le produit s'est tellement répandu que les consommateurs et les détaillants ont commencé à désigner de manière générique des ustensiles de nettoyage similaires par le nom de « Clean Magic ». Les concurrents ont également commencé à utiliser des expressions telles que « notre Clean Magic » ou « de type Clean Magic », et même lorsque la société F protestait, on lui répondait que « ce n'était qu'une utilisation en tant que nom générique ».

Quel était le problème ?

On appelle « générisation » ou « générisation » le fait qu’une marque perde sa fonction de signe distinctif indiquant une origine spécifique et soit désormais perçue comme le nom commun (nom générique) d’un produit ou d’un service. Il existe de nombreux exemples de termes qui étaient autrefois des marques de sociétés spécifiques et qui sont devenus des noms communs (ou sont en passe de le devenir), tels que « escalator », « cellotape » ou « Washlet ».

Si la générisation progresse, il est possible que même le titulaire de la marque ne puisse plus empêcher son utilisation par des tiers. Dans le pire des cas, l'enregistrement de la marque lui-même peut être annulé.

Leçon à retenir

Une marque ne doit pas seulement être « développée », mais il faut également s’efforcer de la « protéger ». Concrètement, des mesures telles que l’ajout du symbole « ® » lors de l’utilisation de la marque, la mention explicite « XX est une marque déposée de la société △△ », ou la mention conjointe de la marque et du nom générique (par exemple : « ustensiles de nettoyage Clean Magic ») s’avèrent efficaces.De plus, lorsque les médias ou les détaillants utilisent la marque comme un nom générique, il est important de poursuivre un travail de sensibilisation constant, par exemple en envoyant une lettre polie demandant une rectification. Si le titulaire du droit ne continue pas à affirmer que « il s'agit d'un nom de marque distinct », la valeur de la marque s'amenuisera.

Cas n° 5 : Pris au dépourvu lors d’une procédure de radiation pour non-usage

Ce qui s'est passé

Le fabricant de produits alimentaires G avait enregistré la marque « Fresh Garden » dans les classes 29 (produits alimentaires transformés) et 30 (assaisonnements et confiseries) en prévision de futurs nouveaux produits. Cependant, en raison d'un changement de politique d'entreprise, le lancement de ces nouveaux produits a été reporté, et cette marque est restée inutilisée pendant plus de cinq ans.

Par la suite, lorsque la société G a tenté de commercialiser à nouveau des produits sous la marque « Fresh Garden », elle s'est aperçue qu'une société concurrente, H, vendait déjà des produits portant le même nom. Lorsque la société G a invoqué une contrefaçon de marque, la société H a demandé une « procédure de radiation pour non-usage ». La société G n'ayant pas pu prouver l'usage de la marque au cours des trois dernières années, l'enregistrement de la marque a été radié.

Quel était le problème ?

En vertu de la loi japonaise sur les marques, toute personne peut demander une procédure de radiation pour non-usage si une marque enregistrée n'a pas été utilisée de manière continue au Japon pendant plus de trois ans sans motif valable. Ce système vise à empêcher que la liberté de choix des marques d'autrui ne soit indûment restreinte par des marques inutilisées.

La société G a fait valoir qu’elle « avait l’intention de l’utiliser à l’avenir », mais « avoir l’intention d’utiliser » et « utiliser effectivement » sont deux choses distinctes. Sans preuve d’utilisation (emballages de produits, publicités, catalogues, documents commerciaux, etc.), il est impossible de gagner la procédure.

Leçon à retenir

L'enregistrement d'une marque ne s'arrête pas une fois la marque obtenue. Pour maintenir l'enregistrement, une utilisation continue est nécessaire.Il n'y a aucun problème à réserver une marque pour une activité future, mais même dans ce cas, il est important de conserver des traces d'utilisation, par exemple en vendant des produits, même en petite quantité, en distribuant des échantillons ou en présentant les produits sur un site web. Il convient également de prendre l'habitude de faire régulièrement l'inventaire de son portefeuille de marques et de vérifier sa cohérence avec le plan d'affaires. Pour les marques qu'il n'est pas prévu d'utiliser, il est possible d'envisager de les abandonner en fonction des frais de maintien.

Cas n° 6 : la confusion causée par les lacunes d'un contrat de licence

Ce qui s'est passé

La marque d'articles de plein air I avait confié ses ventes sur le marché national à l'agent J et lui avait accordé une licence d'utilisation de sa marque. Le contrat comportait bien des clauses d'autorisation d'utilisation, mais les dispositions relatives au contrôle qualité et aux modalités d'utilisation étaient très succinctes.

Au départ, la société J respectait scrupuleusement les directives de la marque, mais sous la pression d'augmenter son chiffre d'affaires, elle a progressivement commencé à vendre des produits de mauvaise qualité sous la marque de la société I. Les réclamations des consommateurs se sont multipliées et une réputation selon laquelle « la qualité des produits de la société I a baissé » s'est répandue sur les réseaux sociaux. Même lorsque la société I a demandé à la société J de remédier à la situation, celle-ci a rétorqué qu'« aucune norme de qualité spécifique n'était mentionnée dans le contrat », et les mesures correctives ont tardé à être mises en œuvre.

Quel était le problème ?

Dans un contrat de licence de marque, il est indispensable que le concédant (titulaire des droits) contrôle la qualité des produits et services du licencié (bénéficiaire de la licence) afin de préserver la « fonction d’assurance qualité », qui est une fonction essentielle de la marque. Si ce contrôle qualité est insuffisant, on se retrouve face à ce qu’on appelle une « licence nue » (naked license), ce qui peut nuire à la confiance des consommateurs et, dans le pire des cas, entraîner une dilution de la marque.

Dans le cas de la société I, le contrat ne définissait pas clairement les normes de qualité, les droits d'inspection, les mesures correctives en cas de violation ni les clauses de résiliation, ce qui a rendu difficile la gestion de la situation une fois le problème survenu.

Leçon à retenir

Lors de la conclusion d’un contrat de licence de marque, il est important de définir en détail non seulement l’étendue de l’autorisation d’utilisation, mais aussi les clauses relatives au contrôle qualité. Concrètement, il convient d’y inclure la mention des normes de qualité et des spécifications des produits, la garantie du droit d’inspection et d’audit par le concédant, l’obligation de respecter les directives de la marque, les procédures de correction en cas de violation et les clauses de résiliation, ainsi que l’obligation de rapport. De plus, il est indispensable, pour préserver la valeur de la marque, de surveiller régulièrement les activités du licencié après la conclusion du contrat et d’intervenir rapidement en cas de problème.

Cas n° 7 : extinction des droits due à l'oubli des procédures de renouvellement

Ce qui s'est passé

La société K, une pâtisserie japonaise traditionnelle fondée il y a 50 ans, avait enregistré son nom commercial et la marque de son produit phare il y a plusieurs décennies. Pour la société K, qui utilisait la même marque depuis de nombreuses années, celle-ci était devenue une évidence, et elle ne pensait pratiquement jamais à cette marque dans le cadre de ses activités quotidiennes.

Un jour, alors qu'elle prévoyait d'ouvrir une nouvelle boutique, la société K a été consternée en vérifiant la validité de sa marque. L'enregistrement de la marque avait expiré quelques années auparavant, à l'issue de sa période de validité. Elle avait oublié de procéder au renouvellement. Pire encore, il s'est avéré qu'au cours de la période de vacance suivant l'expiration, un tiers avait déposé et enregistré la même marque.

Quel était le problème ?

La durée de validité d’un droit de marque est de 10 ans à compter de la date d’enregistrement, et une procédure de renouvellement est nécessaire tous les 10 ans. Le renouvellement doit être effectué entre six mois avant l’expiration de la durée de validité et la date d’expiration. Il est possible de renouveler le droit moyennant une surtaxe dans les six mois suivant l’expiration, mais une fois ce délai écoulé, le droit s’éteint.

La société K était une petite entreprise familiale qui ne disposait ni de responsable de la gestion de la propriété intellectuelle, ni de contrat de conseil avec un expert. Après le départ de la personne chargée de l'enregistrement, plus personne ne savait quand expirait le délai de renouvellement, et celui-ci a donc expiré sans que rien ne soit fait.

Leçon à retenir

Dans la gestion des droits de marque, le suivi des dates de renouvellement est une tâche fondamentale et essentielle. Pour assurer ce suivi, il est recommandé de conserver une copie du registre des marques et de dresser une liste récapitulative des dates de renouvellement. Il est également important de mettre en place un système de partage de l'information entre plusieurs responsables et de veiller à ce que la transition soit assurée en cas de mutation ou de départ d'un responsable. Conclure un contrat de conseil avec un cabinet de brevets ou un conseil en propriété industrielle pour confier la gestion des échéances est également une option valable.Ces dernières années, le nombre de cabinets et de services en ligne proposant des services de notification des dates de renouvellement a augmenté ; veuillez donc réfléchir à une méthode de gestion adaptée à la taille et aux ressources de votre entreprise.

Conclusion : les principes à retenir pour une stratégie de marque réussie

En résumant les enseignements tirés de ces exemples, on constate que la gestion des marques nécessite à la fois une approche « offensive » et une approche « défensive ».

Du point de vue « offensif », il est important de déposer une demande d'enregistrement de marque avant le lancement de l'activité, ou au moins dès les premières étapes, de choisir les classes en tenant compte du développement futur de l'entreprise, et d'élaborer une stratégie de dépôt international précoce en vue d'une expansion à l'étranger. Il est dangereux de penser qu'une marque « peut toujours être obtenue plus tard » ; dans le système du « premier à déposer », il est primordial de prendre les devants.

Du point de vue de la « défense », il est nécessaire d'assurer une utilisation continue après l'enregistrement et de conserver les preuves d'utilisation, de gérer la marque pour éviter qu'elle ne devienne un nom générique, de gérer rigoureusement les dates de renouvellement, et d'assurer le contrôle qualité vis-à-vis des licenciés. Une marque ne prend toute sa valeur qu'une fois acquise ; ce n'est qu'en la gérant et en l'exploitant de manière appropriée qu'elle devient un bouclier protégeant l'entreprise.

De plus, tous ces éléments ont en commun l'importance de la « collaboration avec des experts ». Le droit des marques comporte de nombreux aspects techniques, et les systèmes varient d'un pays à l'autre. Il est difficile d'assurer une gestion parfaite en interne ; le recours à des conseils en propriété industrielle ou à des experts en propriété intellectuelle permet d'éviter de nombreux problèmes avant qu'ils ne surviennent.

La marque est l'un des actifs incorporels les plus précieux d'une entreprise. Afin de préserver et de développer cette valeur, nous vous invitons à considérer la stratégie en matière de marques comme un élément essentiel de votre stratégie d'entreprise.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur un point particulier. Nous pouvons également vous proposer des analyses basées sur des scénarios proches de cas réels, ainsi que des conseils concrets sur les mesures préventives à prendre.

AUTEUR

Takefumi Sugiura

Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX / Avocat en propriété industrielle

Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, depuis le dépôt de demandes de brevets, de marques, de dessins et modèles et de droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en matière de contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).

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