Le droit sur les dessins et modèles est un outil puissant qui protège juridiquement le design d'un produit. Cependant, son utilisation comporte de nombreux pièges, et les regrets du type « Si seulement j'avais déposé ma demande plus tôt… » ou « Si seulement j'avais obtenu ce droit sous cette forme… » ne manquent pas. Dans cet article, nous présenterons, sous forme d'exemples concrets, les erreurs courantes commises dans la pratique et nous en tirerons des leçons pour éviter de reproduire les mêmes erreurs.

Cas n° 1 : perte de nouveauté suite à une « divulgation involontaire » lors d'une présentation

Ce qui s'est passé

M. A, designer chez un fabricant d'appareils électroménagers, a mis au point un humidificateur au design révolutionnaire. Très bien accueilli en interne, le produit a été présenté lors d'un salon professionnel. Le salon a été un franc succès. Il a attiré l'attention de nombreux acheteurs et a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Cependant, la procédure de dépôt de la demande de modèle était prévue « après » le salon. Dès que le produit a été présenté lors du salon, le modèle est devenu « notoire » et a, en principe, perdu sa nouveauté.

Quel était le problème ?

En vertu de la loi sur les dessins et modèles, un dessin ou modèle divulgué avant le dépôt de la demande est, en principe, considéré comme dépourvu de nouveauté et ne peut donc pas être enregistré. Il existe au Japon une « disposition d'exception relative à la perte de nouveauté » qui permet, sous certaines conditions, de remédier à cette situation, mais cette procédure est soumise à des exigences strictes. Concrètement, il faut déposer la demande dans un délai d'un an à compter de la divulgation et fournir un document prouvant cette divulgation.

Dans le cas de M. A, comme il ignorait l'existence même de cette disposition d'exception, il a déposé sa demande sans suivre la procédure requise et a par la suite reçu un avis de refus.

Leçon à retenir

Si vous prévoyez de lancer un produit, d'organiser un salon ou de publier un communiqué de presse, la règle d'or est de toujours avoir terminé la demande d'enregistrement du dessin ou modèle « avant » ces événements. Si la divulgation doit impérativement avoir lieu avant, il est nécessaire de vérifier au préalable les conditions requises pour bénéficier de la disposition d'exception relative à la perte de nouveauté et d'effectuer toutes les démarches sans omission. Il convient également d'être particulièrement vigilant si vous envisagez une expansion à l'étranger. Les conditions requises pour bénéficier de la disposition d'exception relative à la perte de nouveauté varient d'un pays à l'autre, et certains pays ne reconnaissent tout simplement pas cette exception.

Exemple 2 : Autoriser la copie en déposant uniquement un « dessin ou modèle global »

Ce qui s'est passé

La société B, fabricant d'articles de papeterie, a développé un stylo à bille offrant une prise en main unique. Le motif ondulé de la partie grip était caractéristique et très apprécié des utilisateurs. La société B a déposé une demande d'enregistrement pour le dessin ou modèle de l'ensemble du produit et a obtenu l'enregistrement sans encombre.

Cependant, quelques années plus tard, la société concurrente C a commercialisé un produit adoptant un motif de grip similaire. La société B a invoqué une contrefaçon de son droit de dessin ou modèle, mais comme la forme générale du produit de la société C était différente de celle du produit de la société B, la « similitude » n’a pas été reconnue et elle n’a pas pu faire valoir ses droits.

Quel était le problème ?

Lors de l'évaluation de la similitude d'un dessin ou modèle, c'est l'esthétique de l'objet dans son ensemble qui est comparée. La société B avait enregistré le dessin ou modèle du « stylo à bille dans son ensemble » et n'avait pas isolé la partie de la prise en main pour la protéger. La société C a ainsi évité toute similitude globale en modifiant la forme du clip et le design de la pointe du stylo, tout en conservant un motif similaire pour la prise en main.

Leçon à retenir

Lorsque la source de la compétitivité d'un produit réside dans une partie spécifique, il convient d'envisager le dépôt d'une « demande de dessin ou modèle partiel ». Le dessin ou modèle partiel est un système qui permet d'enregistrer uniquement une partie d'un produit. Si cette partie est similaire, il est possible de faire valoir ses droits même si la forme environnante est différente. Si la société B avait également déposé une demande de dessin ou modèle partiel pour la partie grip, elle aurait très probablement pu faire valoir ses droits à l'encontre du produit de la société C.

Exemple 3 : Développement de variantes sans connaître le système des « dessins et modèles apparentés »

Ce qui s'est passé

Le fabricant de meubles D a déposé et enregistré le dessin ou modèle de base d'une série de chaises très populaire. Par la suite, il a commercialisé successivement des produits présentant des variations de couleur ou de matériau, mais, estimant que « de toute façon, comme ils sont similaires, ils entrent certainement dans le champ d'application des droits », il n'a pas déposé de demandes supplémentaires.

Or, la société concurrente E a commercialisé une chaise dont le design était proche des variantes de la société D. Lorsque la société D a invoqué une contrefaçon, la société E a rétorqué : « Notre produit n'est pas similaire au dessin ou modèle enregistré, et comme les variantes de la société D ne sont pas enregistrées elles-mêmes, nous pouvons les commercialiser librement. » À l'issue du procès, il a été jugé que le produit de la société E n'était pas similaire au dessin ou modèle enregistré, et la société D a perdu le procès.

Quel était le problème ?

La portée du droit sur les dessins et modèles s'étend aux dessins et modèles « identiques ou similaires » au dessin ou modèle enregistré. Cependant, cette portée de similitude n'est pas nécessairement large. La société D pensait que les variantes légèrement modifiées par rapport à la forme de base étaient naturellement protégées, mais lorsque ces variantes se situaient à la limite de la portée de similitude, les concurrents pouvaient les imiter juste en dehors de cette limite.

Leçon à retenir

La loi japonaise sur les dessins et modèles prévoit un système de « dessins et modèles connexes ». Ce système permet de déposer et d'enregistrer des dessins et modèles similaires au dessin ou modèle principal (le dessin ou modèle de base) en tant que dessins et modèles connexes, afin de bénéficier d'une protection en tant que droits distincts et indépendants du dessin ou modèle principal. En tirant parti des dessins et modèles connexes, il est possible de détenir des droits propres à chaque variante de conception et d'étendre ainsi le champ de protection. Lors du développement d'une gamme de produits, il convient d'envisager une utilisation stratégique des dessins et modèles connexes.

Cas n° 4 : une faille inattendue due à une erreur dans la désignation de l’« objet »

Ce qui s'est passé

La start-up F a développé une lampe de table au design novateur et a déposé une demande d'enregistrement de dessin ou modèle. Le produit a été enregistré sous la désignation « lampe de table ».

Par la suite, la société concurrente G a commercialisé un produit au design presque identique, mais celui-ci était vendu sous l'appellation « diffuseur d'arômes ». Bien qu'il dispose d'une fonction d'éclairage, la société G a fait valoir que son usage principal était la diffusion de parfums.

Quel était le problème ?

Dans la loi sur les dessins et modèles, un dessin ou modèle est défini comme la forme d'un « produit ». De plus, lors de l'évaluation de la similitude entre deux dessins ou modèles, l'identité ou la similitude des produits est prise en compte. La « lampe de table » de la société F et le « diffuseur d'arômes » de la société G pouvaient être jugés comme des produits non similaires du point de vue de leur usage et de leur fonction ; dans ce cas, même si leurs formes étaient très proches, il n'était pas possible d'invoquer une contrefaçon du droit sur les dessins et modèles.

Leçon à retenir

Lorsqu'une imitation du design est prévisible, il convient d'envisager de déposer une demande de dessin ou modèle pour les objets sur lesquels la même forme pourrait être réutilisée. De plus, la révision de la loi sur les dessins et modèles de 2020 a élargi le champ de protection, notamment aux « dessins et modèles d'aménagement intérieur », ainsi qu'aux « dessins et modèles d'images » et aux « dessins et modèles d'ouvrages de construction » qui ne correspondent pas à des objets. Il est donc important d'examiner sous différents angles la catégorie dans laquelle le design de votre entreprise peut être protégé le plus efficacement.

Cas n° 5 : Expiration du délai de « priorité » lors d'une expansion à l'étranger

Ce qui s'est passé

La marque de vêtements H a déposé une demande de dessin ou modèle au Japon pour le design d'un nouveau sac. Il a ensuite été décidé de commercialiser ce produit dans divers pays d'Europe et d'Asie, mais les procédures de dépôt de dessin ou modèle à l'étranger ont été reportées.

Huit mois après le dépôt de la demande au Japon, alors que la société H commençait enfin à préparer les demandes à l'étranger, son conseil en propriété industrielle lui a annoncé une nouvelle choquante. Contrairement aux brevets et aux marques (12 mois), le délai pour revendiquer la priorité d'un dessin ou modèle n'est que de « 6 mois ». Le délai était déjà dépassé et il n'était plus possible de revendiquer la priorité.

En conséquence, le produit ayant été commercialisé dans les huit mois suivant le dépôt de la demande au Japon, il existait un risque que ce fait constitue un état de la technique dans chaque pays, remettant ainsi en cause la nouveauté du produit.

Quel était le problème ?

Le système de priorité prévu par la Convention de Paris permet, dans un délai déterminé à compter de la première demande, de faire examiner une demande déposée dans un autre État membre en se référant à la date de la première demande. Cependant, pour les dessins et modèles, le délai de priorité est court (6 mois) ; si l'on considère ce délai comme équivalent à celui des brevets ou des marques (12 mois), on risque de le laisser passer sans s'en rendre compte.

Leçon à retenir

Pour les produits pour lesquels une expansion à l'étranger est même vaguement envisagée, il convient d'établir un calendrier de dépôt à l'étranger dès le dépôt de la demande au Japon. Le délai de priorité de six mois pour les dessins et modèles n'est en effet pas long, compte tenu du temps nécessaire à la traduction et à la recherche d'un mandataire local. De plus, en recourant à l'Arrangement de La Haye (système d'enregistrement international des dessins et modèles), il est possible de demander une protection dans plusieurs pays à partir d'une seule demande, ce qui permet de rationaliser les procédures.

Cas n° 6 : « Confidentialité » insuffisante avant le dépôt

Ce qui s'est passé

La start-up I a développé conjointement avec le bureau de design externe J le design d’un dispositif portable innovant. Au cours du processus de développement, le responsable de J a publié le projet de design sur les réseaux sociaux (bien que le nom de l’entreprise ait été masqué, les caractéristiques du design étaient clairement reconnaissables).

La société I n'a pris connaissance de ce fait qu'après le dépôt de la demande de dessin ou modèle. Au cours de la procédure d'examen, cette publication sur les réseaux sociaux a été citée comme document de l'état de la technique, et la société a reçu une notification de refus pour absence de nouveauté.

Quel était le problème ?

Dans le cadre d'un développement conjoint ou d'une sous-traitance, la gestion de la confidentialité du design ne relève pas uniquement de la responsabilité de l'entreprise. Si un collaborateur externe divulgue le design de manière involontaire (ou intentionnelle), la nouveauté est perdue. Même si un accord de confidentialité (NDA) a été conclu, une fois le design rendu public, la perte de nouveauté est irréversible.

Leçon à retenir

Lors d'une collaboration avec des tiers, il est indispensable non seulement de conclure un accord de confidentialité, mais aussi de documenter clairement et de faire connaître à tous les règles telles que « ce qu'il est permis de divulguer et dans quelle mesure » ou « l'interdiction totale de publication sur les réseaux sociaux ». De plus, pour les designs importants, l'idéal est de garder à l'esprit le moment du dépôt de la demande de dessin ou modèle dès les premières phases de développement et de procéder au dépôt avant que le risque de divulgation ne se présente.

Conclusion : les principes à retenir pour une stratégie de dessins et modèles réussie

La leçon commune qui ressort de ces exemples est que l'exploitation des droits de dessin ou modèle nécessite une « planification anticipée ».

Premièrement, le « moment du dépôt » est extrêmement important. Le principe est de finaliser le dépôt avant la publication, et il est nécessaire d'établir un plan de dépôt en calculant à rebours à partir du calendrier des salons, des présentations ou des lancements de produits.

Deuxièmement, il faut définir stratégiquement la « portée des droits ». En combinant non seulement le dessin ou modèle de l'ensemble du produit, mais aussi des dessins ou modèles partiels et connexes, il est possible de mettre en place un dispositif qui rendra difficile pour les contrefacteurs de passer entre les mailles du filet.

Troisièmement, il faut adopter une « perspective mondiale ». Les régimes de droit des dessins et modèles varient d'un pays à l'autre et les délais de priorité sont courts ; il est donc nécessaire d'élaborer une stratégie précoce en vue d'une expansion à l'étranger.

Quatrièmement, il faut assurer la « coordination interne et externe ». Le partage d'informations entre les départements de conception, de propriété intellectuelle et de marketing, ainsi qu'avec les partenaires externes, et l'adoption d'une vision commune concernant le calendrier des dépôts de dessins et modèles et la gestion de la confidentialité sont essentiels pour prévenir les litiges.

L'obtention d'un droit de dessin ou modèle n'est pas une fin en soi, mais un point de départ. C'est en acquérant les droits appropriés au moment opportun et en les exploitant en lien avec la stratégie commerciale que l'on peut tirer le meilleur parti de cet actif immatériel qu'est le design.

Si vous avez des questions ou souhaitez approfondir certains points, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons également réaliser des simulations basées sur des scénarios proches de cas concrets.

AUTEUR

Takefumi Sugiura

Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX / Avocat en propriété industrielle

Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, depuis le dépôt de demandes de brevets, de marques, de dessins et modèles et de droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en matière de contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).

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