Panoramica del sistema dei marchi in Sri Lanka

Il sistema dei marchi dello Sri Lanka è disciplinato dalla Legge sulla proprietà intellettuale n. 36 del 2003 (Intellectual Property Act, No. 36 of 2003) e, ai sensi di tale legge, vengono effettuate la registrazione, la gestione e l’applicazione dei marchi.L’autorità competente è l’Ufficio nazionale della proprietà intellettuale dello Sri Lanka (National Intellectual Property Office: NIPO), che costituisce l’unico ente preposto alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale, quali brevetti, disegni e modelli e marchi. Di seguito viene illustrato in modo sistematico il sistema dei marchi dello Sri Lanka, analizzandone i singoli elementi.

1. Definizione di marchio e oggetto di protezione

Definizione di marchio: ai sensi della legge sulla proprietà intellettuale dello Sri Lanka, il marchio (trade mark) è definito come «un segno visivo che contribuisce a distinguere i prodotti di un operatore da quelli di altri operatori». Di conseguenza, i segni non visibili, quali i suoni (segni uditivi) o gli odori (segni olfattivi), non sono riconosciuti come marchi.Quando un marchio viene utilizzato in relazione a prodotti, viene definito «marchio commerciale (trademark)», mentre quando viene utilizzato in relazione a servizi, viene definito «marchio di servizio (service mark)».

Tipi di segni oggetto di protezione: tra gli oggetti protetti dal diritto dei marchi in Sri Lanka figurano, oltre ai marchi di prodotti (goods trademark) e ai marchi di servizio (service mark), anche i marchi associati (associated mark), i marchi di certificazione (certification mark) e i marchi collettivi (collective mark).I segni registrabili come marchi comprendono non solo lettere, simboli e figure, ma anche forme tridimensionali, combinazioni di colori e loro combinazioni, nonché qualsiasi segno visivamente riconoscibile.Ad esempio, lettere, figure, simboli, forme tridimensionali e combinazioni di colori rientrano nell’ambito di ciò che è registrabile come marchio. D’altra parte, le forme derivanti dalla forma o dalla funzione essenziale di un prodotto o di un servizio (ad esempio, la forma standard di una bottiglia di vino o la forma cilindrica generica di una tazza) non possono essere registrate come marchi.Inoltre, i segni meramente descrittivi che indicano la provenienza o la qualità, le denominazioni d’uso comune e i segni talmente semplici da non poter essere distinti dai prodotti di terzi (ad esempio, simboli composti da una sola lettera) sono considerati non idonei alla registrazione in quanto privi di carattere distintivo.

Tutela delle denominazioni commerciali e dei segni non registrati: anche le denominazioni commerciali (nomi commerciali) sono tutelate dalla legislazione in materia di proprietà intellettuale, ma se ne raccomanda la registrazione come marchio.Inoltre, in Sri Lanka, anche i marchi non registrati possono beneficiare di una certa tutela, qualora siano effettivamente utilizzati, in virtù delle norme sulla concorrenza sleale e sul passing-off (tutela dei segni notoriamente riconosciuti). Tuttavia, poiché i diritti esclusivi derivanti dal marchio vengono conferiti solo con la registrazione, si raccomanda vivamente di procedere alla registrazione del marchio.

2. Procedura di deposito (destinatario, documenti necessari, lingua, costi)

Destinatario (autorità competente): La domanda di registrazione del marchio deve essere presentata all’Ufficio Nazionale della Proprietà Intellettuale dello Sri Lanka (NIPO). Il Direttore Generale del NIPO (Direttore del Dipartimento della Proprietà Intellettuale) è competente per l’accettazione, l’esame e la registrazione dei marchi.

Lingua di deposito: le lingue utilizzabili per la domanda sono l’inglese, lo singalese o il tamil (lingue ufficiali dello Sri Lanka). Pertanto, non sono ammesse domande redatte in lingue straniere diverse da queste, come ad esempio il giapponese, e, se necessario, verrà richiesta una traduzione.

Documenti richiesti: al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio è necessario presentare i documenti di domanda previsti e versare le tasse ufficiali. I principali documenti e requisiti richiesti sono i seguenti.

• Modulo di domanda: nel modulo di domanda prestabilito occorre indicare il nome e l’indirizzo del richiedente, nonché la richiesta di registrazione del marchio. Se il richiedente è una persona giuridica, occorre indicare la ragione sociale; se è una persona fisica, occorre indicare il nome proprio (il diritto di presentare domanda è riconosciuto sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche).Qualora si ricorra a un rappresentante (avvocato specializzato in proprietà industriale) al momento della domanda, è necessaria la procura di cui si parlerà più avanti.

• Campione del marchio: si devono presentare cinque copie del disegno o del campione del marchio oggetto della domanda (nel caso di un marchio denominativo, si deve indicare la stringa di caratteri; nel caso di un marchio figurativo, si deve allegare la rappresentazione grafica). Nel caso di un marchio a colori, si deve presentare un campione a colori. In Sri Lanka non esiste un sistema di caratteri standard e il marchio viene registrato esattamente nella forma in cui è stato presentato.

• Elenco dei prodotti e dei servizi designati: si deve presentare un elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si intende utilizzare il marchio (con specificazione per ciascuna classe). L’elenco va redatto per classe in base alla Classificazione di Nizza (fino alla classe 45).Sebbene lo Sri Lanka non sia membro della Convenzione di Nizza, adotta la classificazione prevista da tale Convenzione, suddividendo i prodotti e i servizi in un totale di 45 classi, di cui 34 relative ai prodotti e 11 ai servizi. Poiché vige il principio «una domanda per una classe», qualora i prodotti o i servizi rientrino in più classi, è necessario presentare una domanda separata per ciascuna di esse.

• Documenti relativi al diritto di priorità (se necessario): qualora si intenda rivendicare il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, è necessario indicare nel modulo di domanda il Paese, la data e il numero della prima domanda depositata, nonché presentare il certificato di priorità al momento del deposito o entro tre mesi dal deposito. Poiché lo Sri Lanka è uno Stato contraente della Convenzione di Parigi, è possibile rivendicare il diritto di priorità sulla base di una precedente domanda estera entro sei mesi dalla data di deposito.

• Procura (Power of Attorney): qualora il richiedente sia residente all’estero, è necessario nominare un rappresentante, ad esempio un consulente in brevetti residente in Sri Lanka, e presentare la procura a tale rappresentante entro tre mesi dalla data di deposito della domanda. La procura non richiede alcuna autenticazione speciale, come ad esempio l’autenticazione notarile; è sufficiente la firma (con timbro).

Una volta preparati i documenti sopra indicati e presentata la domanda, il NIPO ne certificherà la ricezione e la data di deposito. Si noti che, al momento, non è possibile effettuare domande elettroniche via fax o online; in linea di principio, è richiesta la presentazione cartacea. Al momento del deposito è inoltre necessario il pagamento della tassa di deposito prevista; una volta accettata la domanda, verranno assegnati un numero di deposito ufficiale e la data di deposito.

Costi di deposito: le spese amministrative relative al deposito di un marchio sono determinate in base al numero di classi di deposito e ad altri fattori (poiché gli importi specifici sono soggetti a revisione, è necessario consultare il tariffario più recente).In generale, tali costi si suddividono in voce di tassa di base per ciascuna classe, tassa di pubblicazione e tassa di registrazione; ad esempio, secondo l’IP Guide, si stima che siano necessari circa 450 dollari USA dal momento del deposito fino alla registrazione (si noti tuttavia che si tratta di un dato relativo al 2004 e che attualmente potrebbe essere soggetto a variazioni). Le tasse di rinnovo saranno trattate più avanti.

3. Requisiti di registrazione (carattere distintivo, uso effettivo, ecc.)

Carattere distintivo e requisiti assoluti di registrazione: per ottenere la registrazione di un marchio in Sri Lanka, è condizione fondamentale che il marchio possieda il carattere distintivo necessario a distinguere i propri prodotti da quelli altrui.Gli articoli 103 e 104 della Legge sulla proprietà intellettuale stabiliscono quali siano i «segni non ammissibili (non registrabili)» come marchi. I principali motivi di rifiuto assoluto (motivi oggettivi di inammissibilità alla registrazione) sono i seguenti.

• Divieto di denominazioni generiche e segni descrittivi: non possono essere registrati i segni che si limitano a indicare in modo ordinario la natura, la qualità, la destinazione d’uso, la provenienza, il prezzo, il periodo di produzione, ecc. dei prodotti o dei servizi.Ad esempio, nel caso in cui si utilizzi il marchio «SWEET» per dolciumi, la registrazione non sarà concessa poiché si tratta di un termine descrittivo che esprime direttamente le caratteristiche dei dolciumi. Vengono respinti anche i segni che potrebbero indurre in errore il consumatore, compresi quelli che potrebbero dare adito a un errore di identificazione qualitativa.

• Divieto di marchi d’uso comune e denominazioni generiche: non possono essere registrati termini comunemente utilizzati per indicare prodotti o servizi, né indicazioni di uso corrente nel commercio (nomi comuni, nomi gergali). Ad esempio, la registrazione di «Laptop» come marchio per prodotti informatici non è ammessa in quanto si tratta di una denominazione generica.

• Marchi privi di carattere distintivo: i marchi estremamente semplici e banali (ad esempio: una singola lettera dell’alfabeto, una figura banale, ecc.) non possono essere registrati poiché, di per sé, non fungono da indicatori dell’origine del prodotto.Tuttavia, la registrazione potrebbe essere ammessa qualora il segno abbia acquisito successivamente il carattere distintivo grazie alla notorietà derivante dall’uso (si veda a tal proposito la nota integrativa riportata più avanti).

• Forme funzionali ecc.: non possono essere registrati i segni costituiti esclusivamente da forme derivanti dalla forma o dalla funzione essenziale del prodotto o del suo imballaggio. Ad esempio, la forma estremamente comune di una bottiglia di vino o la forma standard cilindrica con manico di una tazza da caffè, se considerate di per sé, non costituiscono un segno distintivo in quanto indicano semplicemente la forma del prodotto e non sono quindi registrabili.Quando si rivendica una forma tridimensionale come marchio, viene valutato se tale forma possieda l’originalità necessaria a distinguerla dai prodotti di terzi.

• Altre violazioni dell’ordine pubblico e del buon costume: i marchi che violano l’ordine pubblico e il buon costume, quali disegni di carattere razzista, stemmi e bandiere nazionali, denominazioni di enti governativi o simboli di organizzazioni internazionali, nonché i marchi la cui registrazione è vietata dalla legge, vengono assolutamente respinti (i dettagli sono disciplinati dalle disposizioni pertinenti della legge sulla proprietà intellettuale).

Requisiti relativi alla registrazione (in relazione ai diritti di terzi): non possono essere registrati nemmeno i marchi che entrano in conflitto con i diritti di terzi. L’articolo 104 della Legge sulla proprietà intellettuale stabilisce quali siano i segni non ammissibili in ragione dei diritti di terzi. I principali motivi di rifiuto relativo (conflitto con altri marchi) sono i seguenti.

• Somiglianza con un marchio registrato in precedenza: i marchi identici o simili al punto da creare confusione con quelli già registrati (o in fase di deposito) da terzi in Sri Lanka non possono essere registrati per prodotti o servizi identici o simili. Al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio, viene effettuato d’ufficio un esame anche in merito a tali conflitti con marchi precedenti (motivi di rifiuto relativi).

• Conflitto con marchi notori e famosi: anche i marchi identici o simili in modo tale da creare confusione con marchi non registrati o denominazioni commerciali già noti al pubblico in Sri Lanka possono essere oggetto di rifiuto della registrazione.In particolare, per quanto riguarda i marchi notori, anche qualora il marchio in questione non sia registrato in Sri Lanka, non viene concessa la registrazione a marchi identici o simili che possano creare rischio di confusione in relazione a prodotti o servizi identici o simili.

• Conflitto con marchi utilizzati in precedenza (domanda presentata a fini illeciti): anche nel caso in cui il marchio sia identico o simile a un marchio non registrato già utilizzato in precedenza da terzi in Sri Lanka e la domanda sia stata presentata pur essendo a conoscenza di tale utilizzo (la cosiddetta «domanda in malafede»), la registrazione potrebbe essere rifiutata.Dal punto di vista giuridico, la registrazione è considerata inammissibile qualora il richiedente «fosse a conoscenza o non potesse ignorare» tale uso precedente; sono infatti previste disposizioni volte a impedire l’acquisizione fraudolenta.

Come sopra indicato, i requisiti per la registrazione prevedono che il marchio possieda carattere distintivo, non sia descrittivo né funzionale e non sia in conflitto con diritti acquisiti da terzi. Si noti, tuttavia, che l’uso preventivo del marchio non costituisce un requisito necessario per la registrazione.A differenza di altri paesi, in Sri Lanka l’uso effettivo del marchio non costituisce un requisito per la registrazione; pertanto, è possibile ottenere la registrazione anche in assenza di utilizzo. Di conseguenza, non viene adottato il principio dell’«uso» (come negli Stati Uniti), bensì, in linea di principio, il principio della «priorità della domanda», secondo cui il diritto spetta a chi ha presentato per primo la domanda.Tuttavia, poiché un marchio che non venga utilizzato ininterrottamente per cinque anni dopo la registrazione è soggetto a cancellazione per inutilizzo (come illustrato di seguito), è fondamentale mantenere il diritto sul marchio acquisito mediante un uso effettivo.

4. Processo di esame e tempi necessari

Esame formale ed esame di merito: una volta accolta la domanda di registrazione del marchio, viene innanzitutto effettuato l’esame formale (verifica dei requisiti formali quali la completezza della documentazione richiesta, l’indicazione delle informazioni previste e il pagamento delle tasse), seguito dall’esame di merito. Nell’esame di merito, l’esaminatore verifica se sussistano i motivi di rifiuto assoluti e relativi sopra menzionati.Nell’esame dei marchi in Sri Lanka, anche la possibilità di conflitto di somiglianza con altri marchi registrati (motivi relativi) viene presa in considerazione nella fase di esame. Si tratta di un sistema in cui l’esaminatore verifica preventivamente l’eventuale conflitto con marchi precedenti, a differenza dei paesi in cui i diritti di terzi vengono presi in considerazione solo tramite opposizione presentata dopo la pubblicazione della domanda.

Rifiuto, memoria difensiva e udienza: qualora dall’esame emergano motivi di rifiuto che impediscono il soddisfacimento dei requisiti di registrazione, il Direttore Generale del NIPO invia al richiedente una notifica di rifiuto.Tale notifica riporta per iscritto i motivi del rifiuto e il richiedente può, entro un mese dalla data di notifica, presentare una memoria in cui espone le proprie osservazioni in merito ai motivi di rifiuto oppure richiedere un’udienza orale (hearing).Qualora il rifiuto non possa essere revocato nemmeno sulla base delle osservazioni del richiedente e si giunga a un rifiuto definitivo, è possibile contestare l’esito dell’esame presentando ricorso (azione di annullamento della decisione) presso l’Alta Corte commerciale di Colombo.

Pubblicazione e opposizione: i marchi per i quali, a seguito dell’esame, i motivi di rigetto sono stati eliminati e che sono stati giudicati idonei alla registrazione vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (Gazette) prima della registrazione.A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione, i terzi possono presentare opposizione. Tale termine per l’opposizione è di tre mesi; le parti interessate possono presentare una notifica di opposizione utilizzando il modulo previsto, indicando i motivi e le prove a sostegno della propria opposizione alla registrazione.

• In caso di opposizione: il NIPO invia la relativa notifica al richiedente (il depositante del marchio), il quale presenta, entro il termine stabilito, una replica alle motivazioni dell’opposizione (equivalente a una memoria difensiva).Se necessario, il NIPO organizza un’**udienza** e formula una decisione sulla base delle argomentazioni e delle prove presentate sia dall’opponente che dal richiedente. Qualora, a seguito dell’udienza, l’opposizione venga accolta, la registrazione del marchio viene respinta e la domanda viene archiviata.Se l’opposizione viene respinta (opposizione non accolta), si procede con le formalità di registrazione del marchio oggetto della domanda. Si noti che le parti che non siano d’accordo con la decisione sull’opposizione (l’opponente o il richiedente) possono, in ultima istanza, impugnare tale decisione dinanzi alla Corte d’Appello.

• Nel caso in cui non venga presentata alcuna opposizione: se entro tre mesi dalla pubblicazione non viene sollevata alcuna opposizione, la domanda sarà automaticamente oggetto di una decisione di registrazione.

Decisione di registrazione e pagamento della tassa di registrazione: una volta trascorso il termine per l’opposizione, qualora il marchio risulti idoneo alla registrazione, il NIPO invierà al richiedente la notifica di registrazione e la richiesta di pagamento della tassa di registrazione. Una volta che il richiedente avrà versato la tassa di registrazione prevista, il marchio sarà ufficialmente registrato e verrà rilasciato il certificato di registrazione del marchio.Una volta completata la registrazione, il marchio viene iscritto nel registro dei marchi dell’Ufficio della proprietà intellettuale e il diritto di marchio ha validità per i successivi 10 anni (il periodo sarà illustrato più avanti).

Tempi necessari: il periodo standard che intercorre tra la presentazione della domanda e la registrazione in Sri Lanka è stimato in circa 24-36 mesi. Tuttavia, nella pratica possono verificarsi ritardi nell’esame e, secondo quanto riportato, in alcuni casi il procedimento può richiedere dai 3 ai 5 anni.Negli ultimi anni, grazie all’aumento del numero di esaminatori e all’ammodernamento dei sistemi, si sta cercando di smaltire l’arretrato nell’esame dei marchi e i tempi di esame stanno gradualmente migliorando. Ciononostante, l’esame tende ancora a richiedere molto tempo; pertanto, se si desidera ottenere la tutela dei diritti in tempi brevi, si raccomanda di presentare la domanda con ampio anticipo. Si noti inoltre che attualmente non sono state introdotte misure per accelerare l’esame (sistema di esame accelerato).

5. Sistema di opposizione, sistema di revoca e di nullità

Sistema di opposizione: come indicato sopra, in Sri Lanka è possibile presentare opposizione da parte di terzi entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio nella Gazzetta Ufficiale. I motivi di opposizione consistono principalmente nell’affermare che il marchio in questione non soddisfa i requisiti di registrazione (ad esempio, perché ricade in un motivo di rifiuto assoluto o perché entra in conflitto con diritti anteriori di terzi).L’opponente deve essere una parte interessata (ad esempio, il titolare di un marchio preesistente o chi utilizza effettivamente tale marchio). Una volta presentata l’opposizione, il NIPO procede all’esame tra le parti e valuta la fondatezza dell’opposizione.Qualora l’opposizione venga accolta, la registrazione del marchio in questione verrà respinta; in caso contrario, si procederà alla registrazione.

Sistema di cancellazione e nullità: è previsto anche un sistema che consente di cancellare o dichiarare nullo un marchio dopo la sua registrazione. I principali sono i seguenti due.

• Cancellazione per inutilizzo (procedimento di cancellazione): in Sri Lanka, qualora un marchio registrato non sia stato utilizzato per cinque anni consecutivi, un terzo può richiedere la cancellazione di tale registrazione. Il periodo di inutilizzo è calcolato a partire dalla data di registrazione e si applica nei casi in cui il marchio non sia stato utilizzato per cinque anni consecutivi senza alcuna giustificazione valida.La richiesta di revoca per mancato uso viene probabilmente presentata al NIPO sotto forma di **procedimento di richiesta di revoca (procedimento di revoca)**. Una volta presentata la richiesta di revoca, al titolare del marchio viene concessa l’opportunità di dimostrare l’effettivo uso del proprio marchio.L’onere della prova in merito all’uso o meno del marchio spetta al titolare del marchio; qualora non sia possibile dimostrare l’uso, la registrazione viene revocata. Qualora venga accolta la revoca per inutilizzo, la registrazione del marchio perde efficacia per il futuro e viene cancellata dal registro (estinzione del diritto). Si noti che, anche nel caso di un marchio già revocato, è possibile presentare una nuova domanda, se necessario.

• Procedimento di nullità (dichiarazione di nullità della registrazione): qualora un marchio registrato sia stato registrato sulla base di circostanze che ne avrebbero dovuto impedire la registrazione, è possibile far dichiarare nulla tale registrazione facendo valere l’esistenza di motivi di nullità. Ai sensi della legge sulla proprietà intellettuale, in base all’articolo 134, una «parte legittimamente interessata»(terzi aventi un interesse) o il Direttore Generale del NIPO, se dimostrano che al momento della registrazione il marchio violava le disposizioni degli articoli 103 o 104 (motivi di rifiuto assoluti e relativi), il tribunale può dichiarare nulla la registrazione del marchio con effetto retroattivo a partire dal primo giorno.Una volta che la nullità è passata in giudicato, la registrazione del marchio in questione viene considerata come mai esistita e i diritti si estinguono con effetto retroattivo.Ad esempio, qualora un marchio troppo descrittivo – e quindi di per sé non registrabile – sia stato erroneamente registrato, oppure qualora sia stato registrato un marchio che può creare confusione con un marchio notoriamente noto di terzi, è possibile revocare la registrazione tramite un procedimento di nullità. La domanda di nullità deve di norma essere presentata dinanzi al tribunale (Tribunale superiore di commercio).

Grazie a questi sistemi di cancellazione e nullità, è possibile eliminare i diritti relativi a marchi inappropriati anche dopo la registrazione, nonché regolarizzare i marchi rimasti inutilizzati per un lungo periodo. Si noti, inoltre, che i marchi collettivi e i marchi di certificazione sono soggetti a requisiti di registrazione specifici. La legge stabilisce che la registrazione di un marchio collettivo o di un marchio di certificazione in violazione di tali requisiti possa costituire motivo di nullità.

6. Durata del marchio e procedura di rinnovo

Durata: la durata del diritto di marchio in Sri Lanka (periodo di validità della registrazione) è di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.Effettuando le procedure di rinnovo prima della scadenza di tale periodo di 10 anni, è possibile prorogare la durata del diritto di marchio per ulteriori periodi di 10 anni ciascuno. Non vi è alcun limite al numero di rinnovi; ripetendo il rinnovo ogni 10 anni, in teoria il diritto di marchio può sussistere a tempo indeterminato.

Procedura di rinnovo: per rinnovare il diritto di marchio, è necessario presentare la domanda di rinnovo prevista e versare la tassa di rinnovo entro la scadenza del periodo di validità. Nello specifico, è possibile presentare la domanda di rinnovo a partire da 12 mesi prima della data di scadenza e fino alla data stessa.Ai sensi della legislazione dello Sri Lanka, in sede di rinnovo non viene effettuato alcun esame specifico; la registrazione del rinnovo viene effettuata semplicemente verificando l’identità del marchio e del titolare. Pertanto, al momento della domanda di rinnovo non è necessario dimostrare l’uso del marchio (tuttavia, se il marchio viene lasciato inutilizzato, potrebbe essere soggetto al suddetto regime di cancellazione per inutilizzo).

Periodo di grazia per il rinnovo: qualora non fosse possibile completare la procedura di rinnovo entro la data di scadenza, è previsto un periodo di grazia di 6 mesi.Entro sei mesi dalla scadenza, è possibile presentare la domanda di rinnovo in ritardo previo pagamento di una **tassa aggiuntiva** prevista. Qualora il rinnovo non venga effettuato entro tale periodo di grazia, il diritto di marchio cesserà di esistere e il marchio verrà cancellato dal registro.

Nota importante: al momento del rinnovo non è possibile modificare il contenuto del marchio (segno distintivo) né i prodotti o servizi designati. In caso di modifiche, è necessario presentare una nuova domanda di registrazione. Inoltre, qualora le informazioni relative al titolare del diritto di marchio (indirizzo, denominazione) siano cambiate, è auspicabile provvedere alla registrazione del cambio di intestazione prima del rinnovo.

7. Violazione del diritto di marchio e mezzi di tutela (rimedi civili, sanzioni penali, sequestro doganale, ecc.)

In Sri Lanka, la legge riconosce sia i rimedi civili che le sanzioni penali in caso di violazione del diritto di marchio. Inoltre, è possibile il sequestro doganale tramite misure alle frontiere, il che garantisce un sistema completo di tutela dei diritti.

Rimedi civili: il titolare del diritto di marchio può far valere i propri diritti mediante un’azione civile qualora un marchio identico o simile al proprio marchio registrato venga utilizzato senza autorizzazione, con conseguente lesione dei propri interessi commerciali. I principali rimedi civili sono i seguenti.

• Ordinanza di cessazione (provvedimento inibitorio): è possibile richiedere al tribunale la cessazione dell’atto di violazione e ottenere un’ordinanza di cessazione (ingiunzione). In tal modo è possibile obbligare il convenuto (il contraffattore) a cessare l’uso del marchio oggetto di violazione. Se necessario, è possibile richiedere un provvedimento inibitorio provvisorio nel corso del procedimento.

• Richiesta di risarcimento danni: qualora l’uso non autorizzato del marchio abbia causato una perdita economica, è possibile richiedere al contraffattore il risarcimento dei danni. Qualora risulti difficile provare l’ammontare del danno, è possibile richiedere, a titolo di restituzione di un guadagno indebito, un importo corrispondente al profitto ottenuto dal contraffattore.

• Altri provvedimenti: il tribunale può, se necessario, ordinare misure adeguate quali la distruzione o il sequestro dei prodotti contraffatti o dei beni recanti marchi contraffatti, nonché l’obbligo di notifica dell’atto di violazione o la pubblicazione di un annuncio di scuse. Inoltre, in caso di violazione dolosa e grave, possono essere aggiunti danni punitivi (a discrezione del tribunale).

Sanzioni penali: gli atti di violazione dei diritti di marchio (in particolare la produzione e la vendita intenzionale di prodotti contraffatti) possono costituire reati penali.La legge sulla proprietà intellettuale dello Sri Lanka prevede sanzioni penali per la violazione dei diritti di marchio, stabilendo che, in caso di prima infrazione, possa essere inflitta una pena detentiva fino a sei mesi o una multa pari a 500.000 rupie dello Sri Lanka (circa 3.200 dollari USA).Tuttavia, nella pratica, sembra che in molti casi la prima infrazione sia punita con una sanzione pecuniaria più lieve.In caso di recidiva o di casi particolarmente gravi, è possibile che vengano inflitte pene più severe (come pene detentive di lunga durata o multe di importo elevato). Inoltre, anche la produzione e la vendita di prodotti contrassegnati da marchi contraffatti, così come la creazione e il possesso di tali marchi, costituiscono di per sé reati e sono oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

L’azione penale viene avviata sulla base della denuncia del titolare del diritto: le indagini vengono condotte dall’unità di polizia competente in materia di diritti di proprietà intellettuale (ad esempio l’Unità per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale, facente parte della Sezione investigativa criminale della polizia istituita nel 1870) o dalle autorità doganali, e l’accusa viene formulata tramite la Procura.In Sri Lanka, a partire dagli anni 2000, si è proceduto al rafforzamento del sistema di contrasto, con l’istituzione, ad esempio, di un’unità specializzata nella lotta alla contraffazione all’interno delle forze di polizia. Attraverso i procedimenti penali vengono effettuati anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti contraffatti, ottenendo una certa efficacia nella prevenzione della concorrenza sleale.

Fermata doganale (misure di controllo alle frontiere): alla Dogana dello Sri Lanka (Customs) è conferito il potere di impedire, alle frontiere, l’importazione e l’esportazione di merci che violano i diritti di marchio.Ai sensi delle disposizioni della legge sulla proprietà intellettuale e del regolamento doganale, l’importazione e l’esportazione di prodotti con marchi contraffatti sono vietate e le autorità doganali possono sequestrare d’ufficio le merci sospette.Il titolare del diritto di marchio può presentare al direttore generale delle dogane una richiesta di blocco dell’importazione di prodotti contraffatti che utilizzano il proprio marchio senza autorizzazione; qualora tale richiesta venga accolta, le dogane sospenderanno lo sdoganamento delle merci in questione. Tale procedura si basa, tra l’altro, sull’articolo 125A della Legge sulla proprietà intellettuale; per presentare una richiesta di blocco alle dogane è necessario fornire i dettagli dei prodotti contraffatti e la prova del diritto.Qualora il titolare del diritto avvii un procedimento giudiziario entro il termine previsto per il blocco, le merci in questione saranno sequestrate e confiscate e saranno adottate misure quali lo smaltimento. La dogana dello Sri Lanka dispone inoltre di un dipartimento specializzato in diritti di proprietà intellettuale (Unità per la proprietà intellettuale all’interno del Dipartimento per la protezione sociale), che collabora con i titolari dei diritti di marchio per individuare i prodotti contraffatti.

Come sopra illustrato, in Sri Lanka esiste un sistema che consente di far valere i diritti di marchio a livello **civile, penale e amministrativo (doganale)**.Tuttavia, i casi in cui la polizia o le dogane agiscono d’ufficio in modo proattivo sono rari e la chiave per un’applicazione efficace risiede nella fornitura di informazioni e nella presentazione di denunce da parte del titolare del diritto. Pertanto, qualora si individuino merci che violano il proprio marchio, è fondamentale segnalarle tempestivamente al proprio rappresentante locale o alle autorità competenti e avviare le procedure legali necessarie.

Si noti inoltre che, anche in assenza di un marchio registrato, come già menzionato è possibile richiedere un rimedio civile per l’uso non autorizzato di un segno distintivo noto da parte di terzi, qualificato come atto di concorrenza sleale (Passing off). Tuttavia, dal punto di vista dell’onere probatorio e della certezza dell’ambito di protezione, si può affermare che la registrazione formale del marchio faciliti l’esercizio dei diritti.

8. Rapporti con la domanda internazionale (Protocollo dell’Accordo di Madrid)

Attualmente (al 2025), lo Sri Lanka non è aderente al Protocollo dell’Accordo di Madrid (Protocollo di Madrid). Di conseguenza, non è possibile designare lo Sri Lanka avvalendosi del sistema di domanda internazionale di marchio (sistema di Madrid) e, per ottenere un diritto di marchio in Sri Lanka, è necessario presentare direttamente una domanda nazionale presso il NIPO.Analogamente, anche nel caso in cui il titolare di un marchio dello Sri Lanka intenda acquisire diritti all’estero, è necessario espletare le procedure di deposito separatamente per ciascun Paese.

Tuttavia, negli ultimi anni il governo dello Sri Lanka sta portando avanti i preparativi per l’adesione al Protocollo di Madrid. La politica di adesione è stata annunciata intorno al 2017 e sono stati avviati i lavori di modifica legislativa; sebbene nel 2020 il governo abbia formalmente approvato l’adesione al Protocollo di Madrid, l’entrata in vigore effettiva non è ancora avvenuta (poiché è necessario adeguare la legislazione nazionale).Sebbene al 2025 l’adesione non sia ancora stata completata, si prevede che in futuro lo Sri Lanka partecipi al sistema di Madrid, rendendo possibile la presentazione di domande di registrazione di marchi in blocco che includano lo Sri Lanka. Anche il NIPO sta procedendo alla formazione del personale e all’adeguamento dei sistemi in vista dell’adesione, e sta promuovendo la diffusione di tali informazioni alle imprese nazionali attraverso workshop e altre iniziative.

Una volta avvenuta l’adesione al Protocollo di Madrid, sarà possibile richiedere la registrazione di un marchio in più paesi con un’unica domanda presentata dallo Sri Lanka, e anche per le imprese straniere risulterà più agevole aggiungere lo Sri Lanka come paese designato. Ad esempio, in futuro sarà possibile anche per un richiedente giapponese designare lo Sri Lanka tramite il Protocollo di Madrid.In tal caso, il NIPO avrà l’obbligo di comunicare, entro 18 mesi, l’esito della valutazione relativa alla protezione delle domande internazionali presentate tramite il Sistema di Madrid. Tuttavia, poiché il sistema delle domande internazionali presuppone che l’esame nazionale sia condotto in modo rapido e adeguato, è stato sottolineato che il miglioramento dei ritardi nell’esame, attualmente un problema, rappresenta una sfida per l’adesione.

Allo stato attuale, poiché lo Sri Lanka è uno Stato membro della Convenzione di Parigi, è possibile rivendicare diritti basati sulla data di deposito precedente presentando, entro sei mesi, una domanda di rivendicazione del diritto di priorità in Sri Lanka per un marchio depositato all’estero.Ad esempio, qualora si desideri ottenere la registrazione in Sri Lanka senza ritardi sulla base della data di deposito in Giappone, è possibile beneficiare del diritto di priorità presentando la domanda in Sri Lanka entro sei mesi dal deposito in Giappone.

In sintesi, lo Sri Lanka non è aderente al Protocollo di Madrid (al 2025) e non è possibile avvalersi del sistema di registrazione internazionale dei marchi; è quindi necessario ricorrere al sistema di priorità di Parigi per ottenere i diritti tramite domande presentate separatamente in ciascun Paese. Poiché la situazione potrebbe cambiare in seguito a una futura adesione al Protocollo di Madrid, è necessario prestare attenzione alle informazioni più recenti.

9. Normativa di riferimento e autorità competenti

Normativa nazionale: la legge fondamentale che disciplina il sistema dei marchi in Sri Lanka è la Legge sulla proprietà intellettuale n. 36 del 2003 (Intellectual Property Act, No. 36 of 2003).Tale legge è stata promulgata al fine di garantire la conformità all’Accordo TRIPS dell’OMC e disciplina un’ampia gamma di diritti di proprietà intellettuale, tra cui marchi commerciali e marchi di servizio, denominazioni commerciali, brevetti, disegni e modelli, indicazioni geografiche, atti di concorrenza sleale e segreti commerciali. Con l’entrata in vigore di tale legge, la precedente normativa in materia di marchi è stata integrata e modificata.Inoltre, i regolamenti di attuazione (Regulations) basati su tale legge sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel 2005, 2006 e 2007, stabilendo l’importo delle tasse e le norme procedurali dettagliate.

Per quanto riguarda le disposizioni principali in materia di marchi, la Parte XVIII «Segni (Marks)» ne definisce la definizione, i requisiti di registrazione e le procedure.Ad esempio, gli articoli da 101 a 104 contengono disposizioni relative alla definizione di marchio e ai segni non registrabili, mentre gli articoli da 121 a 137 riguardano l’efficacia, la durata, il rinnovo, la revoca e la nullità della registrazione del marchio (una traduzione provvisoria in giapponese è disponibile sul sito web dell’Ufficio dei Brevetti).Inoltre, sono previste misure di tutela civile (provvedimenti inibitori e risarcimento dei danni) e sanzioni penali in caso di violazione dei diritti di marchio, mentre la Parte XIII disciplina le procedure di sequestro doganale.

Adesione ai trattati internazionali: lo Sri Lanka ha aderito ai principali trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale.In qualità di membro dell’OMC, è soggetto agli obblighi previsti dall’Accordo TRIPS; è inoltre parte contraente della Convenzione di Parigi (Convenzione per la protezione della proprietà industriale) e della Convenzione di Berna (Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche).Inoltre, ha aderito al Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) e al Trattato sul diritto dei marchi (TLT).Sebbene non abbia aderito all’Accordo di Nizza e all’Accordo di Vienna, che riguardano direttamente il sistema dei marchi, come già menzionato in precedenza, nella pratica operativa si attiene alla classificazione di Nizza e alla classificazione grafica. Come già indicato, lo Sri Lanka non ha ancora aderito al Protocollo dell’Accordo di Madrid (se ne prevede l’adesione).

L’Ufficio della proprietà intellettuale (NIPO) e le autorità competenti: l’amministrazione dei marchi è di competenza dell’Ufficio nazionale della proprietà intellettuale dello Sri Lanka (NIPO), un ente governativo con sede a Colombo.Il Direttore Generale della Proprietà Intellettuale (Director-General of Intellectual Property) del NIPO sovrintende alle procedure di valutazione della registrabilità dei marchi e ai procedimenti di ricorso; all’interno dell’Ufficio sono presenti esaminatori del dipartimento dei marchi.Poiché il NIPO si occupa di tutti gli aspetti della proprietà intellettuale, quali marchi, brevetti e disegni e modelli, gestisce il Registro dei marchi (Trademark Register), si occupa delle procedure di cambio di intestazione e di rinnovo successive alla registrazione e conduce i procedimenti di ricorso in materia di marchi (opposizioni e cancellazioni).Sul sito ufficiale del NIPO sono disponibili le guide procedurali, i moduli di domanda, il tariffario e altro ancora; vengono inoltre fornite linee guida e liste di controllo destinate ai richiedenti.

Sul piano giudiziario, l’Alta Corte commerciale di Colombo ha competenza in primo grado per le controversie relative alla proprietà intellettuale. Tale tribunale si occupa di ricorsi contro le opposizioni e le decisioni di rigetto, azioni di annullamento relative a procedimenti di nullità, azioni inibitorie e di risarcimento danni per violazione dei diritti di marchio, nonché delle decisioni del tribunale relative ai procedimenti di nullità.Per quanto riguarda i procedimenti penali, questi vengono trattati dai normali tribunali penali (come i tribunali di pace), ma nella fase investigativa la Divisione della Polizia per i reati contro la proprietà intellettuale e l’Unità doganale per la proprietà intellettuale, menzionate in precedenza, operano in modo coordinato.

Sintesi (riassunto dei punti principali in formato tabellare): I punti chiave relativi al sistema dei marchi dello Sri Lanka sono riassunti nella tabella seguente.

Come sopra illustrato, il sistema dei marchi dello Sri Lanka presenta fondamentalmente un quadro normativo analogo a quello del Giappone e dei paesi occidentali, con disposizioni conformi agli standard internazionali quali il sistema di rinnovo decennale, la revoca per inutilizzo e le misure civili e penali in caso di violazione dei diritti.Tuttavia, sono state segnalate alcune criticità, quali la durata dei tempi di esame e la mancanza di procedure online adeguate; è pertanto necessario prestare attenzione agli sviluppi futuri, quali l’adesione al Protocollo di Madrid e i miglioramenti del sistema. È necessario acquisire e mantenere adeguatamente i diritti di marchio e, in caso di violazione, avvalersi di tali sistemi per tutelare i propri diritti.Quando si intraprende un’attività commerciale in Sri Lanka, è importante definire tempestivamente una strategia in materia di marchi tenendo conto della sintesi dei sistemi sopra descritti.

Materiale di riferimento: Legge sulla proprietà intellettuale dello Sri Lanka (traduzione provvisoria in lingua giapponese), sito ufficiale del NIPO, varie guide fornite da JETRO, dall’Ufficio brevetti e da altri enti, nonché commenti forniti da studi legali locali. Le fonti di ciascuna voce sono indicate nel testo con numeri contrassegnati dal simbolo [†].

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà industriale e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’IA, l’IoT, il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

→ Dettagli del profilo del consulente in proprietà industriale → Consulenze e richieste di informazioni → Procedura di consulenza