Panoramica del sistema dei marchi in Thailandia

Procedura di deposito (iter dal deposito alla registrazione)

Il sistema dei marchi thailandese adotta il principio del “primo a depositare” (first-to-file) e, in linea di massima, il diritto spetta a chi deposita per primo la domanda. Qualora un’impresa straniera intenda ottenere un diritto di marchio in Thailandia, dovrà presentare domanda presso l’Ufficio locale della proprietà intellettuale (Department of Intellectual Property, DIP). Il percorso procedurale generale dal deposito alla registrazione è il seguente.

Per i professionisti incaricati della presentazione, della registrazione e dell’esercizio dei diritti sui marchi in Thailandia, il presente documento illustra, con particolare riferimento alla Legge sui marchi thailandese (Trademark Act B.E. 2534/1991), le modalità operative del DIP (Dipartimento della Proprietà Intellettuale thailandese), il principio del “primo a depositare”,l’esame del carattere distintivo, le opposizioni e la revoca per inutilizzo, l’esercizio dei diritti dinanzi al CIPIT (Tribunale per la proprietà intellettuale e il commercio internazionale) e la presentazione di domande tramite il Protocollo di Madrid, un avvocato specializzato in proprietà intellettuale illustrerà in modo sistematico i punti chiave necessari alle imprese giapponesi per tutelare i propri marchi sul mercato thailandese.

1. Presentazione della domanda di registrazione del marchio: i documenti di domanda devono essere presentati al DIP. La lingua della domanda è il thailandese; per i marchi che contengono caratteri stranieri, è necessario indicarne il significato nel modulo di domanda. Al momento della presentazione della domanda, occorre allegare il modulo stesso, un campione del marchio (di dimensioni pari a circa 5 cm × 5 cm) e un elenco specifico dei prodotti e dei servizi designati.* Sebbene la Thailandia adotti la Classificazione di Nizza, non sono ammesse indicazioni generiche quali «abbigliamento» o «cosmetici»; è necessario indicare nomi di prodotti specifici, quali magliette o cipria.Inoltre, sebbene in Thailandia sia formalmente possibile presentare una domanda multiclasse, ciò non comporta vantaggi in termini di costi e, poiché l’insorgere di motivi di rigetto in una classe comporta l’impossibilità di registrazione in tutte le classi, nella pratica è consuetudine presentare domande separate per ciascuna classe.I richiedenti stranieri presentano solitamente la domanda tramite un rappresentante in Thailandia e sono tenuti a presentare una procura (Power of Attorney) autenticata da un notaio.

2. Esame formale: dopo la presentazione della domanda, viene effettuato un esame formale per verificare l’assenza di carenze relative ai requisiti formali. In caso di carenze, viene emessa un’ordinanza di rettifica e il richiedente deve, in linea di principio, provvedere alla rettifica entro 60 giorni. Qualora si ritenga che le carenze formali siano infondate, è possibile presentare ricorso (procedimento di revisione) dinanzi alla Commissione per i marchi (di cui si dirà in seguito).

3. Esame di merito: le domande che soddisfano i requisiti formali passano all’esame di merito da parte dell’esaminatore. L’esaminatore verifica se il marchio in questione soddisfi i requisiti di registrazione (caratteri distintivi, ecc.), se non rientri tra i segni vietati dalla legge e se non sia identico o simile a marchi di terzi già registrati.In Thailandia, l’esaminatore effettua una ricerca approfondita, che include anche la verifica della somiglianza con marchi registrati in precedenza; se necessario, viene condotta anche una ricerca su Internet per accertare che la domanda non costituisca un’imitazione di un marchio notoriamente conosciuto.Per questo motivo l’esame richiede diversi mesi e si tende spesso a ricevere una notifica dei motivi di rigetto. Qualora venga emessa una notifica dei motivi di rigetto (Office Action), il richiedente deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, apportando le correzioni necessarie o presentando una memoria.Esistono casi in cui la registrazione diventa possibile, ad esempio, limitando in modo specifico l’ambito dei prodotti e dei servizi designati o apponendo una dichiarazione di rinuncia (disclaim) alle parti prive di carattere distintivo. L’esaminatore valuterà la risposta del richiedente e, se la riterrà accettabile, riterrà la domanda idonea alla registrazione e la trasmetterà per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Qualora la risposta risulti insufficiente, potrà essere emessa una nuova richiesta di correzione oppure una decisione definitiva di rigetto (rigetto definitivo). Qualora la decisione di rigetto diventi definitiva, il richiedente potrà presentare, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, un ricorso dinanzi alla Commissione per i marchi (Trademark Board) al fine di ottenere l’annullamento della decisione.

4. Pubblicazione (termine per la presentazione di opposizioni): i marchi ritenuti idonei alla registrazione a seguito dell’esame vengono pubblicati nel Bollettino dei marchi e oggetto di pubblicazione della domanda.I 60 giorni successivi alla data di pubblicazione costituiscono il periodo di opposizione, durante il quale i terzi possono presentare opposizione. I motivi di opposizione principali sono la mancanza di carattere distintivo, la sussistenza di motivi di divieto previsti dalla legge e il rischio di confusione con marchi registrati di terzi.Qualora venga presentata un’opposizione, il richiedente dovrà presentare una memoria di replica (controstatement) entro 60 giorni dal ricevimento della notifica; in caso contrario, la domanda sarà considerata abbandonata. L’esaminatore (registratore) valuterà l’accoglimento o il rigetto dell’opposizione sulla base delle argomentazioni e delle prove presentate da entrambe le parti e comunicherà la propria decisione.Anche contro la decisione del registrar in merito all’opposizione, le parti possono presentare ricorso alla Commissione per i marchi (richiesta di giudizio sull’opposizione) entro 60 giorni; successivamente, è prevista anche la possibilità di adire la via giudiziaria dinanzi al Tribunale per la proprietà intellettuale e il commercio internazionale (IP&IT Court).

5. Decisione di registrazione e registrazione del marchio: qualora non venga presentata alcuna opposizione e trascorra il termine di 60 giorni, oppure qualora l’opposizione venga definitivamente respinta, il marchio sarà oggetto di una decisione di registrazione. Il DIP emetterà un avviso di pagamento della tassa di registrazione e il richiedente dovrà versare la tassa prevista entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso.Una volta completato il pagamento della tassa di registrazione, sorge il diritto di marchio e viene rilasciato il certificato di registrazione del marchio. Una caratteristica peculiare della Thailandia è che la data di entrata in vigore del diritto di marchio è retroattiva alla data di deposito della domanda (o alla data di priorità, qualora venga rivendicata). ≪Riferimento≫ Mentre in Giappone l’efficacia decorre dalla data di registrazione, in Thailandia il marchio si considera registrato con effetto retroattivo alla data di deposito della domanda.

Tempi di esame indicativi: il periodo necessario dalla presentazione della domanda alla registrazione è generalmente compreso tra 12 e 18 mesi.Negli ultimi anni, a causa anche della carenza di esaminatori, l’esame può richiedere più tempo; tuttavia, in assenza di motivi di rigetto, vi sono casi in cui la registrazione viene ottenuta in poco meno di un anno (circa 10 mesi). Rispetto al periodo medio di esame in Giappone (da 6 a 12 mesi circa dalla presentazione della domanda alla registrazione), tale durata risulta leggermente più lunga, ma, in termini pratici, non vi è una grande differenza, poiché si aggira comunque intorno a un anno.

Requisiti di registrazione

I principali requisiti di registrazione previsti dalla legge thailandese sui marchi (condizioni per la registrabilità dei marchi) sono i seguenti.

• Carattere distintivo (articolo 7 della legge sui marchi): il segno deve possedere un carattere distintivo (Distinctiveness) tale da consentire la distinzione dai prodotti o servizi di terzi.

• Non deve trattarsi di un segno vietato dalla legge (Art. 8): non deve rientrare tra i segni espressamente esclusi dalla registrazione per legge, quali indicazioni contrarie al buon costume o lo stemma nazionale.

• Non deve essere identico o simile a un marchio già registrato da terzi (Articolo 13): il marchio non deve essere identico o simile in modo tale da creare confusione con un marchio già registrato (o depositato) da altri. Poiché la Thailandia adotta il principio del «primo deposito», non è possibile registrare marchi che possano creare confusione con quelli depositati o registrati in precedenza.

Quanto sopra è sostanzialmente in linea con i requisiti di registrazione previsti dal sistema dei marchi giapponese (possesso di carattere distintivo, assenza di motivi di interesse pubblico, non somiglianza con marchi depositati in precedenza). Tuttavia, in Thailandia vige un approccio particolarmente rigoroso nei confronti dei segni distintivi legati alla famiglia reale o allo Stato; lo stemma nazionale, gli stemmi della famiglia reale e le effigi dei membri della famiglia reale thailandese, ad esempio, sono espressamente vietati alla registrazione.Inoltre, i marchi identici o simili a marchi notori di terzi costituiscono, ai sensi dell’articolo 8, un motivo assoluto di rifiuto in quanto contrari al pubblico ordine e ai buoni costumi (in Giappone, i marchi che possono creare confusione con marchi notori non vengono registrati in base a motivi relativi di rifiuto, quali l’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della legge sui marchi).Inoltre, la legge thailandese sui marchi, al fine di impedire le domande di registrazione che non abbiano lo scopo di acquisire diritti (domande prive di un’effettiva intenzione di uso), richiede implicitamente una «intenzione di uso in buona fede»; pertanto, qualora un marchio non venga utilizzato affatto dopo la registrazione, esso può essere oggetto di cancellazione per mancato uso (per i dettagli, si rimanda alla sezione «Obbligo di uso»).

Criteri di esame e motivi di rifiuto

Criteri di valutazione del carattere distintivo (distinctiveness): in Thailandia i criteri di esame relativi al carattere distintivo dei marchi sono rigorosi e, in linea di principio, i marchi costituiti da espressioni descrittive o da figure banali non possono essere registrati.Ad esempio, i termini generici che indicano direttamente la qualità, l’efficacia o la provenienza dei prodotti, i cognomi estremamente comuni e i segni costituiti esclusivamente da una singola lettera o da un numero vengono respinti in quanto “privi di carattere distintivo”. Gli esaminatori tendono spesso a sollevare obiezioni sostenendo che il marchio alluda o descriva la natura dei prodotti o dei servizi.Sebbene anche in Giappone i marchi descrittivi e le denominazioni comuni non possano essere registrati (cui articoli dell’articolo 3 della Legge sui marchi), in Thailandia vige un approccio particolarmente rigoroso anche nei confronti delle abbreviazioni alfabetiche; ad esempio, persino una combinazione di tre caratteri latini (ad esempio “DMC”) può essere giudicata priva di carattere distintivo, anche se si tratta di un neologismo.D’altra parte, i neologismi puri e le figure create arbitrariamente vengono riconosciuti come dotati di carattere distintivo. Inoltre, in Thailandia è riconosciuta anche l’acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso.Ad esempio, il marchio **«OISHI»**, che in giapponese significa «buono», sarebbe di per sé descrittivo in relazione a prodotti alimentari e non registrabile; tuttavia, vi è un caso in cui, a seguito di un uso su larga scala e di lunga durata in Thailandia, tale marchio è diventato notoriamente conosciuto come marchio di prodotti specifici e ne è stata quindi riconosciuta la registrazione.Tuttavia, la soglia per dimostrare il carattere distintivo acquisito con l’uso è elevata ed è necessario dimostrare un’ampia notorietà mediante prove oggettive, quali un’ampia quantità di materiale pubblicitario e dati relativi al fatturato.

Motivi di rifiuto assoluto: oltre alla suddetta mancanza di carattere distintivo, l’articolo 8 della legge thailandese sui marchi definisce le categorie di marchi la cui registrazione è vietata.Tra questi figurano, in particolare, i marchi che violano l’ordine pubblico e il buon costume (segni contrari all’etica sociale) e quelli relativi al governo o alla famiglia reale. Nello specifico, non possono essere registrati le bandiere e gli stemmi nazionali di vari paesi, né gli stemmi e le effigi della famiglia reale thailandese.Inoltre, anche i marchi identici o che possono creare confusione con marchi notori di terzi sono considerati contrari all’ordine pubblico e ai buoni costumi e, pertanto, non possono essere registrati. Ad esempio, i marchi che costituiscono una rivisitazione di marchi famosi di altre società, anche se non registrati a livello nazionale, comportano un rischio elevato di diluizione del marchio noto e sono quindi soggetti a rifiuto (in conformità con la protezione dei marchi notori prevista dalla Convenzione di Parigi).Inoltre, possono costituire motivi di rifiuto anche i marchi che rischiano di indurre in errore circa la qualità dei prodotti, nonché i marchi composti esclusivamente da nomi di località che dovrebbero essere protetti come indicazioni geografiche (*i segni composti esclusivamente da denominazioni geografiche vengono solitamente giudicati privi di carattere distintivo).

Motivi di rifiuto relativi: ai sensi dell’articolo 13 della legge sui marchi, non è possibile registrare marchi identici o simili a marchi già registrati da terzi. L’esaminatore effettua una ricerca nel database dei marchi per verificare le registrazioni e le domande presentate in precedenza e, qualora esistano marchi anteriori che possano creare confusione in relazione a prodotti o servizi designati identici o simili, respinge la domanda.Per questo motivo, prima di presentare la domanda si raccomanda di effettuare una ricerca preliminare nella banca dati dei marchi thailandesi. Poiché vengono prese in considerazione anche le somiglianze derivanti dalla traduzione o dalla traslitterazione nella lingua locale, nonché dagli elementi grafici, è utile che la ricerca venga condotta da un agente specializzato.In Thailandia non è espressamente previsto il sistema del «consent» (che consente la coesistenza di marchi simili previa presentazione di una dichiarazione di consenso); in linea di principio vige il principio della priorità della domanda anteriore e non è consentita la registrazione concomitante di marchi identici o simili(※ In via eccezionale, in teoria è possibile che il tribunale autorizzi la coesistenza di marchi che entrambe le parti in causa utilizzavano in buona fede; tuttavia, nella normale fase di esame non esiste un sistema che consenta di eludere i motivi di rigetto mediante la presentazione di una dichiarazione di consenso tra i richiedenti).A questo proposito, mentre in Giappone, a partire dagli anni 2010, grazie alla maggiore flessibilità dei criteri di esame si sono verificati casi in cui la registrazione è stata concessa in presenza del consenso delle parti interessate, in Thailandia viene tuttora mantenuto un rigoroso esame della somiglianza.

Risposta ai motivi di rigetto: qualora riceva una notifica dei motivi di rigetto da parte dell’esaminatore, il richiedente è tenuto a rispondere entro 60 giorni. È possibile giungere alla registrazione restringuendo i prodotti designati, eliminandone alcuni o presentando una dichiarazione di rinuncia (disclaimer) relativa a una parte del marchio.Ad esempio, se si dichiara espressamente di non rivendicare diritti sulle parti descrittive del marchio, in alcuni casi la registrazione può essere concessa nel suo complesso. È necessario prestare attenzione, poiché se non si presentano correzioni o memorie entro il termine previsto, la domanda verrà considerata abbandonata. Anche nel caso in cui l’esaminatore emetta un rigetto definitivo, come già menzionato, è possibile presentare ricorso dinanzi alla Commissione per i marchi per contestare la decisione.La Commissione per i marchi è presieduta dal Direttore dell’Ufficio della proprietà intellettuale ed è composta da 8 a 12 esperti in materia di diritto e commercio, i quali valutano la fondatezza della decisione dell’esaminatore.L’esame dinanzi alla Commissione per i marchi richiede in media dai 18 ai 24 mesi. Qualora si ritenga di non essere d’accordo anche con la decisione della Commissione, è possibile presentare ricorso entro ulteriori 90 giorni dinanzi al Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio internazionale (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio internazionale) per ottenere un controllo giurisdizionale.Il fatto che siano previsti diversi livelli di ricorso è un aspetto in comune con il Giappone (in Giappone, in caso di rigetto in fase di esame, si procede con il ricorso dinanzi alla Commissione di giudizio del JPO, poi alla Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale e infine alla Corte Suprema).

Oggetto di protezione (definizione di marchio, carattere distintivo, ecc.)

Definizione e tipologie di marchio: l’articolo 4 della legge thailandese sui marchi fornisce una definizione ampia di «marchio (mark)», definendolo come «fotografie, dipinti, figure, marchi, denominazioni, espressioni verbali, caratteri, numeri, firme, combinazioni di colori, forme o immagini di oggetti, suoni o combinazioni di questi elementi».Con la modifica legislativa del 2016, i marchi sonori sono stati aggiunti alla definizione, rendendo così possibile la registrazione anche dei suoni come marchi.Pertanto, attualmente in Thailandia, oltre ai tradizionali marchi denominativi e figurativi, rientrano nell’ambito di protezione anche i marchi non tradizionali, quali le forme tridimensionali (marchi 3D), le combinazioni di colori e i marchi sonori. Tuttavia, i marchi olfattivi e i marchi di movimento non sono espressamente menzionati nella normativa vigente e non vi sono casi di registrazione.Inoltre, sono previsti come oggetti di protezione legale anche i marchi di servizio utilizzati per i servizi, i marchi collettivi utilizzati da associazioni e i marchi di certificazione che attestano la qualità dei prodotti o dei servizi. Tali regimi sono sostanzialmente analoghi ai concetti di marchio di servizio, marchio collettivo e marchio di certificazione previsti dalla legge giapponese sui marchi.

Requisiti di distintività: sebbene, come sopra indicato, sia possibile depositare come marchi segni di ampia varietà, per ottenere effettivamente la registrazione è necessaria una distintività tale da consentire la differenziazione dai prodotti e servizi di terzi. Ad esempio, i loghi aziendali e i nomi di marchio di natura neologica sono solitamente riconosciuti come dotati di distintività di per sé.D’altra parte, per quanto riguarda la forma del prodotto stesso (marchio tridimensionale), se questa costituisce semplicemente il design del prodotto, la domanda può essere respinta in quanto priva della funzione di indicazione della provenienza. L’Ufficio thailandese della proprietà intellettuale adotta un approccio cauto nei confronti della registrazione dei marchi tridimensionali e, per quanto riguarda anche la forma dell’imballaggio, la ammette solo qualora essa funga di per sé da indicazione della provenienza e sia una forma unica non adottata da altre aziende del settore(non sono ammesse forme puramente funzionali o forme di imballaggio comuni). Inoltre, per quanto riguarda i marchi costituiti esclusivamente da colori, si ritiene che sia difficile ottenere la registrazione sulla base di una combinazione astratta di colori, sia monocromatica che policromatica, a meno che una specifica combinazione di colori non abbia acquisito notorietà e quindi capacità distintiva.Tuttavia, poiché con la modifica del 2016 la «combinazione di colori» è stata espressamente inclusa nella definizione di marchio, è possibile che in futuro si accumulino casi di registrazione relativi, ad esempio, ai colori aziendali.

Tutela dei marchi notori e famosi: la Thailandia è uno Stato membro della Convenzione di Parigi e garantisce una certa tutela anche ai marchi notori non registrati.Nello specifico, ai sensi dell’articolo 8 della legge sui marchi, la registrazione di marchi identici o simili a marchi notori di terzi viene rifiutata in quanto contraria all’interesse pubblico; inoltre, ai sensi dell’articolo 67 della stessa legge, entro cinque anni dalla registrazione è possibile richiedere al tribunale la cancellazione del marchio registrato in precedenza, dimostrando di aver utilizzato per primo il proprio marchio e di averne acquisito notorietà.Tuttavia, nella pratica, la revoca ai sensi dell’articolo 67 è concessa solo per i «marchi ampiamente noti in Thailandia», pertanto gli ostacoli sono elevati. Poiché i marchi non registrati non conferiscono, in linea di principio, il diritto di opporsi alla violazione, è fondamentale, nella pratica, registrare sempre i marchi importanti per garantirne la protezione.

Ambito di applicazione del diritto di marchio: il diritto di marchio registrato si estende all’uso non autorizzato di marchi identici o simili a quello registrato, in relazione ai prodotti e ai servizi designati (il principio di base relativo all’ambito di applicazione del diritto è lo stesso del Giappone).In Thailandia è possibile specificare i colori al momento della domanda di registrazione; ad esempio, qualora si ottengano diritti su una specifica combinazione di colori, tali diritti saranno limitati all’uso di quella combinazione. D’altra parte, se si registra il marchio in bianco e nero senza rivendicare i colori, si ha il vantaggio di poter esercitare i diritti in relazione all’uso in qualsiasi combinazione cromatica. Come strategia di deposito, si può prendere in considerazione la scelta di non rivendicare espressamente i colori anche nel caso in cui il colore del logo sia caratteristico.Inoltre, per quanto riguarda la questione linguistica, in Thailandia è possibile presentare la domanda di registrazione del marchio indicando sia la trascrizione in lingua thailandese che quella in alfabeto latino. Ad esempio, se si registra un marchio inglese insieme alla sua trascrizione in thailandese come unico marchio, si ha il vantaggio di poter far valere i propri diritti anche nel caso in cui terzi utilizzino solo la trascrizione inglese o solo quella thailandese.D’altra parte, tuttavia, se il titolare del marchio non utilizza entrambe le trascrizioni, risulta difficile valutare il rischio di cancellazione per inutilizzo (poiché non esistono ancora precedenti giurisprudenziali e non è chiaro se l’uso di una sola delle due trascrizioni, inglese o thailandese, sia riconosciuto come uso del marchio nel suo complesso).Nella pratica, si ritiene più sicuro depositare separatamente il marchio in inglese e quello in thailandese; pertanto, è auspicabile che le aziende giapponesi valutino la registrazione di entrambi i marchi qualora il nome del marchio sembri destinato ad affermarsi localmente con la denominazione thailandese.

Rinnovo e durata

La durata del diritto di marchio in Thailandia è fissata a 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda (calcolata a partire dalla data della domanda di base, qualora sussista un diritto di priorità) ed è rinnovabile ogni 10 anni, un numero illimitato di volte.**≪Riferimento≫** In Giappone la durata è di 10 anni a partire dalla data di registrazione, mentre in Thailandia si fa riferimento alla data di deposito; occorre quindi prestare attenzione al fatto che, qualora il periodo di esame si protragga, la durata effettiva della protezione iniziale risulterà ridotta.Ad esempio, se dal deposito della domanda alla registrazione trascorre un anno e mezzo, al momento della registrazione il periodo residuo sarà di circa otto anni e mezzo. Si tratta di una modifica introdotta dalla riforma legislativa (entrata in vigore nel 2016), che ha sostituito la precedente disposizione di «10 anni dalla data di registrazione».

Procedura di rinnovo: il titolare del marchio deve presentare la domanda di rinnovo negli ultimi tre mesi precedenti la scadenza. Anche qualora il termine di rinnovo fosse scaduto, è possibile ottenere il rinnovo entro un periodo di grazia di sei mesi, previo pagamento di una tariffa aggiuntiva (pari al 20% in più rispetto alla tariffa standard).Una volta trascorso tale periodo di grazia, il diritto sul marchio si estingue e da quel momento in poi il marchio diventa disponibile per la registrazione da parte di terzi. Al momento del rinnovo non sussiste alcun obbligo specifico di presentare prove di uso; la procedura si conclude con il versamento della tassa di rinnovo prevista (non esiste un sistema di dichiarazione giurata di uso come negli Stati Uniti).Il sistema di rinnovo è simile a quello giapponese: se si desidera continuare a proteggere il marchio, è necessario gestire le scadenze e provvedere al rinnovo della registrazione ogni dieci anni. In Thailandia è prassi comune che le procedure di rinnovo vengano espletate tramite un agente locale; nel caso di imprese straniere, è frequente che l’agente si metta in contatto circa sei mesi prima della scadenza per verificare la possibilità di procedere al rinnovo.

Violazione dei diritti e misure di tutela

Requisiti per la configurazione della violazione del diritto di marchio: si configura una violazione del diritto di marchio qualora un marchio identico o simile a quello registrato venga utilizzato sui prodotti o servizi designati senza l’autorizzazione del titolare del diritto di marchio. In Thailandia vige rigorosamente il principio della registrazione e, in linea di principio, non è consentito far valere i diritti relativi a marchi non registrati (richiesta di cessazione o risarcimento danni).Pertanto, per opporsi all’uso non autorizzato del marchio da parte di terzi, è indispensabile provvedere alla registrazione del marchio. Anche qualora un’altra società utilizzi lo stesso segno in assenza di registrazione, è difficile ottenere un rimedio in base all’illecito civile generale (articolo 420 del Codice civile) (e, salvo nei casi di malafede, nella pratica non si ottiene praticamente alcuna tutela),la sanzione si limita alla pena prevista dall’articolo 272 del Codice Penale per il reato di «passing off» (atto che induce in errore circa la provenienza utilizzando le indicazioni relative ai prodotti o all’attività commerciale altrui), che prevede una pena detentiva fino a un anno o una multa fino a 20.000 baht.Tale disposizione penale è simile all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della Legge giapponese sulla prevenzione della concorrenza sleale (uso non autorizzato delle indicazioni relative ai prodotti altrui), ma il suo ambito di applicazione e le sanzioni previste sono limitati. Pertanto, anche per le imprese giapponesi la registrazione del marchio rappresenta la soluzione migliore per proteggere i propri marchi di rilievo sul territorio thailandese.

Misure civili e penali: Le azioni legali contro la violazione dei diritti di marchio in Thailandia comprendono sia le azioni civili che le denunce penali; tuttavia, nella pratica, si ricorre maggiormente ai procedimenti penali.La violazione della legge sui marchi è considerata un reato e il titolare del diritto può sporgere denuncia contro l’autore della violazione presso le autorità investigative, quali la polizia. La polizia, al termine delle indagini, ottiene dal tribunale un mandato di perquisizione domiciliare (mandato di perquisizione e sequestro) per procedere al sequestro dei prodotti contraffatti e all’arresto del responsabile.In Thailandia esistono diversi organismi specializzati nel contrasto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; ad esempio, la Divisione per le indagini sui reati economici (Economic Crime Investigation Division) e il Dipartimento per le indagini speciali (Department of Special Investigation, DSI) svolgono un ruolo centrale nell’individuazione dei prodotti contraffatti.Il procedimento penale consente l’esecuzione di perquisizioni coatte da parte delle autorità pubbliche e, essendo efficace per il rapido sequestro dei prodotti contraffatti e l’interruzione della loro distribuzione, è ampiamente utilizzato dai titolari dei diritti come misura di contrasto alla contraffazione.L’azione penale è ammessa in caso di violazione dei diritti relativi ai marchi registrati e di tentata violazione; la pena prevista è la reclusione fino a quattro anni o una multa fino a 400.000 baht (nel caso di violazione dei diritti di marchio).In particolare, per la produzione e la vendita di marchi contraffatti particolarmente gravi (atti di imitazione di un marchio) sono previste disposizioni penali separate che prevedono una pena detentiva fino a due anni o una multa fino a 200.000 baht. Tuttavia, nel caso di trasgressori alla prima infrazione, è frequente che, ammettendo la propria colpa, si possa risolvere la questione con una pena pecuniaria, e non sempre la sanzione penale comporta una pena detentiva di lunga durata.D’altra parte, in Giappone è possibile sporgere denuncia penale per violazione dei diritti di marchio (reato punibile con la reclusione fino a 10 anni o con una multa fino a 10 milioni di yen), ma nella pratica la polizia interviene solo nei casi di contraffazione commerciale particolarmente grave. La differenza rispetto al Giappone risiede nel fatto che in Thailandia è possibile, su iniziativa del titolare del diritto, far intervenire la polizia anche in caso di violazioni di entità relativamente modesta e su piccola scala.

In sede civile, il titolare del marchio (o il licenziatario registrato) può presentare ricorso presso il Tribunale per la proprietà intellettuale e il commercio internazionale (IPIT Court) per ottenere un provvedimento inibitorio o il risarcimento dei danni. Tuttavia, in Thailandia i rimedi ottenibili tramite procedimenti civili sono limitati e, a causa dei costi processuali e dei tempi lunghi, tale strumento non viene utilizzato con grande frequenza.Dal punto di vista strategico, si ricorre in genere a un approccio differenziato: in primo luogo si interviene con un’azione penale per porre fine all’atto di violazione e, successivamente, se necessario, si richiede il risarcimento dei danni in sede civile. Inoltre, nell’ambito del procedimento civile è possibile richiedere al tribunale un provvedimento provvisorio (ordinanza provvisoria di cessazione), ma affinché i tribunali thailandesi emettano tale provvedimento è necessario soddisfare requisiti estremamente rigorosi.Nello specifico, sono necessarie circostanze particolari, quali il verificarsi di un danno difficilmente riparabile a causa dell’atto di violazione e il rischio che il convenuto non sia in grado di risarcirlo; nella pratica, l’accoglimento di un provvedimento cautelare rappresenta un’eccezione estremamente rara. Sotto questo aspetto, il sistema thailandese è simile a quello giapponese; tuttavia, mentre in Giappone vi sono casi in cui il provvedimento cautelare viene concesso in tempi relativamente brevi, in Thailandia si può affermare che le condizioni per la sua emissione siano molto più rigorose.

Misure di tutela in caso di violazione: qualora venga accertata la violazione, in ambito penale vengono inflitte le suddette pene detentive e le ammende, mentre i prodotti contraffatti vengono confiscati e smaltiti.In sede civile, qualora vengano riconosciuti come danni gli importi relativi alle perdite commerciali subite a causa della violazione, viene ordinato il pagamento di un risarcimento e viene emessa un’ordinanza inibitoria permanente volta a impedire future violazioni.Va inoltre precisato che la legislazione thailandese non prevede disposizioni in materia di **danni punitivi (punitive damages)** nelle normali cause di violazione del marchio (ad eccezione di casi specifici, quali la legge sulla responsabilità per i prodotti difettosi). Pertanto, l’importo del risarcimento è limitato all’ammontare effettivo del danno o a un importo equivalente a un canone di licenza ragionevole. Ciò vale anche in Giappone, dove la normativa vigente non riconosce i danni punitivi.

Sequestro doganale (misure alle frontiere): in Thailandia, il titolare del marchio o il suo rappresentante può segnalare alle autorità doganali la presenza di prodotti contraffatti, consentendo così il sequestro degli stessi in fase di importazione o esportazione.Il titolare del marchio deve fornire alle autorità doganali informazioni relative al proprio marchio e ai prodotti contraffatti tipici; qualora venga individuata una spedizione in importazione sospettata di contraffazione, è sufficiente segnalarla affinché le autorità doganali procedano d’ufficio al sequestro e al fermo di tale merce.Dopo il fermo, il titolare del diritto ha 24 ore di tempo per verificare se la merce sia autentica o meno; qualora si tratti di prodotti contraffatti, è prevista la procedura per richiedere formalmente il mantenimento del sequestro e lo smaltimento della merce.In Thailandia non esiste un sistema di registrazione dei diritti di proprietà intellettuale presso le autorità doganali come in Giappone; tuttavia, poiché le autorità doganali conducono autonomamente operazioni di contrasto alla contraffazione, è fondamentale che il titolare del diritto comunichi alle autorità doganali il proprio referente (recapito dell’agente) e instauri un rapporto di collaborazione. Si noti che anche in Giappone esiste un sistema di richiesta di blocco delle importazioni presso le autorità doganali, con cui si condivide l’obiettivo di contrastare l’importazione di prodotti contraffatti.

Licenze e cessione dei diritti: per quanto riguarda la concessione in licenza (licenza) di un marchio registrato, ottenuta con l’autorizzazione del titolare del diritto di marchio, la legge thailandese richiede che il contratto sia stipulato per iscritto e registrato presso il DIP. Una caratteristica peculiare del diritto thailandese è che, qualora un contratto di licenza non venga registrato nel registro dei marchi, tale contratto non solo non è opponibile a terzi, ma viene considerato nullo anche tra le parti.In altre parole, il licenziatario non detiene formalmente l’autorizzazione all’uso se la licenza non è stata registrata e non può esercitare il diritto di richiedere un provvedimento inibitorio nei confronti di eventuali contraffattori. In Giappone la registrazione della concessione d’uso del marchio è facoltativa e il contratto è valido anche se non registrato; occorre tuttavia prestare attenzione al fatto che in Thailandia la registrazione costituisce un requisito di efficacia.Inoltre, è obbligatorio includere nel contratto di licenza clausole relative al controllo della qualità. Analogamente a quanto avviene in Giappone, affinché sia garantito il mantenimento della reputazione del marchio, il contratto deve consentire al licenziante di esercitare il controllo sulla qualità. Anche per quanto riguarda la cessione dei diritti (trasferimento del marchio), è necessario redigere un atto di cessione e registrarlo presso l’ufficio del registro. È prassi comune che tali procedure di registrazione relative alle licenze e alle cessioni vengano espletate tramite un rappresentante locale.

Tribunale specializzato in proprietà intellettuale: in Thailandia esiste il **Tribunale centrale per la proprietà intellettuale e il commercio internazionale (Central IP&IT Court)**, istituito nel 1997, che si occupa in primo grado delle controversie in materia di proprietà intellettuale, quali le violazioni dei diritti di marchio. Qualora non si sia d’accordo con la sentenza, è possibile presentare ricorso in appello dinanzi alla Corte Suprema.Poiché i casi vengono trattati da giudici esperti in materia di proprietà intellettuale, ci si può aspettare un giudizio specialistico (mentre in Giappone è istituita una Corte d’Appello per la proprietà intellettuale, la Thailandia si contraddistingue per la presenza di tribunali specializzati già a livello di tribunale distrettuale). La durata del procedimento per le cause di violazione varia a seconda del caso, ma sia in ambito penale che civile è stimata in circa 1-2 anni.Il termine per presentare ricorso in appello dopo la sentenza è relativamente breve, pari a un mese, il che garantisce un rapido svolgimento del procedimento.

Rapporti con le domande internazionali (compreso il Protocollo di Madrid)

La Thailandia ha aderito al **Protocollo di Madrid (Madrid Protocol)** il 7 agosto 2017, con entrata in vigore il 7 novembre dello stesso anno. Di conseguenza, le imprese dei paesi membri del Protocollo, tra cui il Giappone, che ne facevano già parte prima dell’adesione della Thailandia, possono designare la Thailandia nelle domande di registrazione di Madrid.Qualora si designi la Thailandia tramite una domanda ai sensi del Protocollo di Madrid, il DIP thailandese funge da autorità ricevente e la protezione viene concessa, analogamente a quanto avviene per le normali domande nazionali, previa esame di merito, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e presentazione di opposizioni (in qualità di Stato aderente al Protocollo, la Thailandia ha l’obbligo, in linea di principio, di comunicare l’esito della domanda entro 18 mesi).Anche nel caso di una domanda presentata tramite il Protocollo di Madrid, i criteri di esame e i requisiti rimangono gli stessi delle domande nazionali; ad esempio, può essere emessa tramite l’OMPI una Notifica di rifiuto provvisorio (Notification of Provisional Refusal) a causa, ad esempio, della mancanza di carattere distintivo o dell’esistenza di marchi simili.In tal caso, il richiedente (ad esempio un’azienda giapponese) deve nominare un rappresentante in Thailandia e presentare una risposta ai motivi di rifiuto entro 90 giorni dal ricevimento della notifica (il calcolo del termine è basato sulle norme dell’OMPI). Se la risposta viene accolta e l’esame viene superato, la protezione in Thailandia basata sulla registrazione internazionale viene confermata e iscritta nel Registro internazionale.

Priorità di Parigi: la Thailandia è aderente alla Convenzione di Parigi (entrata in vigore nell’agosto 2008) e, qualora la domanda venga presentata in Thailandia entro sei mesi dalla prima domanda depositata in un altro Stato aderente, ivi compreso il Giappone, è possibile rivendicare la priorità.In linea di massima non è necessario presentare un certificato di priorità; tuttavia, al momento della presentazione della domanda in Thailandia, è necessario dichiarare il Paese, la data e il numero della domanda precedente e presentare una dichiarazione giurata (Declaration of Priority) redatta da un rappresentante locale. Qualora si designi la Thailandia nell’ambito di una domanda di registrazione Madrid, le informazioni relative alla priorità vengono trasmesse automaticamente tramite l’OMPI, pertanto non sono necessarie ulteriori procedure.

Aspetti da tenere presenti nell’utilizzo della domanda internazionale: quando un’impresa giapponese intende ottenere la tutela del marchio in Thailandia, esistono due modalità: tramite il Protocollo di Madrid e tramite domanda diretta a livello locale.Il Protocollo di Madrid è comodo in quanto consente di gestire contemporaneamente più paesi; tuttavia, è necessario tenere conto del fatto che, in caso di rigetto durante l’esame in Thailandia, sarà comunque necessario il coinvolgimento di un agente thailandese, nonché del fatto che, per il mantenimento della registrazione internazionale, il marchio nel paese di origine (ad esempio, il Giappone) deve essere mantenuto in vigore per cinque anni (se il marchio di base venisse invalidato, anche i diritti in Thailandia potrebbero risentirne).D’altra parte, la domanda presentata direttamente in loco (via Parigi) prevede procedure in lingua thailandese, ma presenta il vantaggio di consentire l’ottenimento di diritti indipendenti che non dipendono dal marchio di base. Dal punto di vista dei costi, vi sono vantaggi e svantaggi a seconda del numero di prodotti designati e delle classi.In Thailandia è possibile presentare domande multiclasse; tuttavia, poiché il sistema tariffario non è basato sulle classi ma sul numero di prodotti, la designazione in blocco di numerose classi può talvolta risultare più onerosa (ad esempio, un sistema a scaglioni in cui si pagano 1.000 baht per prodotto se si tratta di un massimo di 5 prodotti, mentre per 6 o più prodotti si applica una tariffa forfettaria di 9.000 baht).In entrambi i casi, poiché è difficile per un’impresa straniera procedere autonomamente con la domanda, si raccomanda di avvalersi del supporto di un avvocato o di un consulente in proprietà intellettuale esperto in materia thailandese.

Procedure amministrative in materia di marchi (autorità competenti e sistema di esame)

L’amministrazione dei marchi in Thailandia è di competenza del Dipartimento della Proprietà Intellettuale (DIP), un ente governativo che fa capo al Ministero del Commercio. Il DIP si occupa di tutte le fasi relative ai marchi: deposito e registrazione, esame, opposizioni e procedimenti di nullità.All’interno del DIP operano esaminatori incaricati della registrazione dei marchi (Trademark Registrar), i quali svolgono quotidianamente gli esami di forma e di merito, nonché l’esame delle opposizioni. Come organo di appello in caso di contestazione delle decisioni degli esaminatori, è stata istituita la **Commissione per i marchi (Trademark Board)**.La Commissione per i marchi è presieduta dal Direttore Generale del DIP ed è composta da 8 a 12 esperti in materia di diritto e commercio; la legge prevede che almeno un terzo dei membri sia selezionato dal settore privato. Tale Commissione è incaricata di decidere in merito alle richieste di ricorso contro le decisioni di rigetto degli esaminatori, alle istanze di cancellazione o nullità, nonché all’ammissibilità della registrazione dei contratti di licenza.Qualora si sia ancora insoddisfatti delle decisioni del Comitato, è possibile adire il Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio internazionale (IPIT Court)**, un tribunale specializzato, e la sentenza di quest’ultimo è impugnabile in appello dinanzi alla Corte Suprema.

Una delle caratteristiche del sistema di esame del regime dei marchi thailandese è l’assenza di un sistema di richiesta di esame. A differenza dei brevetti giapponesi, nel caso dei marchi l’esame ha inizio automaticamente dopo la presentazione della domanda; inoltre, non esiste un sistema di pubblicazione della domanda e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avviene solo al momento del superamento dell’esame. L’esame viene condotto sia dal punto di vista assoluto che da quello relativo, e l’esaminatore effettua contemporaneamente anche una ricerca sui marchi anteriori.Di conseguenza, il margine di discrezionalità di un singolo esaminatore è ampio e talvolta si possono riscontrare una certa variabilità nei risultati dell’esame. Per quanto riguarda la risposta alla notifica dei motivi di rigetto, come già menzionato, è necessario presentare una correzione o una memoria entro 60 giorni e, se necessario, richiedere l’esame da parte della Commissione per i marchi.Anche per quanto riguarda le opposizioni, il sistema prevede una struttura a tre livelli: la decisione iniziale spetta all’esaminatore, a cui possono seguire un riesame da parte della Commissione o un procedimento dinanzi al tribunale. Poiché il numero degli esaminatori è limitato e il carico di lavoro per ciascuno di essi è elevato, nella pratica non è raro che vengano notificati motivi di rigetto formali anche per questioni di secondaria importanza.Tuttavia, proprio per questo motivo, in molti casi è possibile risolvere la questione tramite coordinamento con il rappresentante locale e la presentazione di rettifiche; è quindi fondamentale rispondere con cura alle notifiche ricevute.

Il DIP sta inoltre promuovendo la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica e, a partire da luglio 2017, ha introdotto ufficialmente il **deposito elettronico (e-filing)** online. I richiedenti possono compilare e presentare la domanda tramite un modulo elettronico standardizzato disponibile sul web, il che consente di migliorare l’efficienza delle procedure.Sebbene sia difficile avvalersi direttamente dell’e-filing dal Giappone, i rappresentanti locali possono utilizzare il sistema di deposito elettronico per accelerare le procedure. Inoltre, la banca dati dei marchi del DIP è accessibile gratuitamente e può essere utilizzata per effettuare una ricerca sommaria di somiglianza prima del deposito. Tuttavia, dal punto di vista dell’affidabilità dei dati e delle categorie di somiglianza, è più sicuro affidare le indagini effettive e la gestione del mantenimento dei diritti a un esperto.

Obbligo di uso e regime di decadenza per inuso

In Thailandia, dopo la registrazione del marchio, sussiste l’obbligo di utilizzo dello stesso. Tuttavia, non esiste un sistema simile a quello statunitense che preveda la presentazione di una dichiarazione giurata di utilizzo al momento della registrazione o del rinnovo, né il mancato utilizzo comporta di per sé l’estinzione automatica del diritto. Tuttavia, il mancato utilizzo continuativo può costituire oggetto di una richiesta di cancellazione da parte di terzi. L’articolo 63 della Legge sui marchi disciplina la cancellazione per mancato utilizzo come segue:

«Nel periodo compreso tra la registrazione del marchio e la richiesta di sua revoca, qualora il titolare del marchio registrato non abbia avuto l’intenzione di utilizzare in buona fede tale marchio in relazione ai prodotti registrati e non lo abbia effettivamente utilizzato, oppure qualora il marchio non sia stato utilizzato in buona fede in relazione ai prodotti registrati per tre anni consecutivi precedenti la richiesta di revoca», le parti interessate o il funzionario di registrazione(il funzionario di registrazione) può richiedere alla Commissione per i marchi la cancellazione della registrazione del marchio in questione.

In parole semplici, se sussistono le seguenti condizioni: (1) al momento della registrazione non vi era alcuna intenzione di utilizzo e il marchio non è stato effettivamente utilizzato, oppure (2) dopo la registrazione il marchio non è stato utilizzato nemmeno una volta per oltre tre anni senza giustificato motivo, le parti interessate (ad esempio, altre aziende del settore) possono richiedere la revoca di tale marchio.Tuttavia, una caratteristica della legislazione thailandese è che l’onere della prova del mancato utilizzo ricade sul richiedente. In altre parole, il richiedente deve dimostrare l’assenza di utilizzo da parte del titolare del marchio; trattandosi della prova di un fatto negativo, si tratta di un ostacolo difficile da superare.Ad esempio, anche se sul mercato non si vedono effettivamente prodotti contrassegnati da quel marchio, è difficile dimostrare in modo assoluto che esso «non sia stato utilizzato». Per questo motivo, nella realtà dei fatti, sono rari i casi in cui la richiesta di cancellazione ha esito positivo.In via eccezionale, per i prodotti che richiedono un’autorizzazione alla produzione e alla vendita da parte di un ente governativo, come i medicinali o gli alimenti, è più facile presumere che non siano stati immessi in commercio (e quindi non utilizzati) in assenza di tale autorizzazione; vi sono stati casi in cui è stata accolta la richiesta di annullamento per mancato uso. Tuttavia, per i prodotti generici, se sussistono tracce di utilizzo, è altamente probabile che il ricorrente venga smentito.Una differenza sostanziale tra il sistema giapponese di procedimenti di annullamento per mancato uso – in cui spetta al titolare del marchio dimostrare l’uso – e quello thailandese – in cui è il richiedente a dover provare il mancato uso – è proprio questa inversione degli oneri della prova. Pertanto, qualora si intenda ottenere l’annullamento di un marchio inattivo di un concorrente in Thailandia, sono necessarie una raccolta delle prove e una strategia probatoria più accurate rispetto a quanto richiesto in Giappone.

Tuttavia, sebbene la soglia per l’accoglimento di una richiesta di cancellazione per mancato uso sia elevata, resta comunque un rischio nel lasciare inalterato un marchio senza utilizzarlo in modo continuativo. In particolare, per i marchi di importanza strategica per il marchio, è fondamentale continuare a utilizzarli in modo appropriato anche dopo la registrazione, dimostrando la propria presenza sul mercato.Poiché la legislazione thailandese considera il periodo di tre anni come un parametro di riferimento, è auspicabile che l’uso effettivo abbia inizio già nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la registrazione, evitando di creare un periodo di inattività superiore a tre anni anche dopo la registrazione.Anche in caso di interruzione temporanea dell’uso, vi è margine di valutazione qualora sussistano motivi legittimi, quali ad esempio il miglioramento dei prodotti o l’adeguamento delle scorte (giustificazione del mancato uso in base a «circostanze particolari»). Tuttavia, per quanto riguarda l’onere della prova, anche in presenza di circostanze particolari la decisione spetta in ultima istanza al tribunale; pertanto, come misura di sicurezza, è opportuno evitare periodi prolungati di mancato uso.

Ambito di utilizzo: con il termine «utilizzo» si intende, in questo contesto, l’atto di vendere o distribuire effettivamente prodotti contrassegnati dal marchio registrato, oppure di fornire servizi, all’interno del territorio thailandese. Anche l’utilizzo effettuato dal licenziatario in base a un contratto di licenza è riconosciuto come utilizzo da parte del titolare del marchio (si noti tuttavia che ciò vale solo se la licenza è stata registrata in modo legittimo).Inoltre, l’uso entro i limiti riconosciuti come identici al marchio registrato secondo la concezione sociale (ad esempio, modifiche limitate al carattere tipografico o al colore) viene considerato come uso, mentre non è ammesso l’uso in forme che si discostino notevolmente dal marchio registrato. Su questo punto, l’approccio è analogo a quello giapponese.

Procedura di cancellazione: la richiesta di cancellazione per mancato uso (cancellazione della registrazione) va presentata alla Commissione per i marchi. Per presentare la richiesta è necessario depositare l’apposito modulo di istanza, allegando le prove a sostegno dei motivi di cancellazione.Qualora non si sia d’accordo con la decisione della Commissione per i marchi, è possibile presentare ricorso (avviare un’azione legale) dinanzi al Tribunale per la proprietà intellettuale e il commercio internazionale entro 90 giorni. Se non si è d’accordo con la sentenza del tribunale, è possibile presentare ricorso in cassazione dinanzi alla Corte Suprema. Lo schema procedurale di annullamento è simile a quello dei procedimenti di giudizio e contenzioso giapponesi; tuttavia, come già menzionato, l’applicazione del sistema, ad esempio per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova, presenta notevoli differenze.È inoltre possibile che il titolare del marchio presenti spontaneamente una domanda di rinuncia al diritto (cancellazione della registrazione del marchio); in tal caso, qualora esista un contratto di licenza, è necessario il consenso del licenziatario.

Requisiti specifici per i richiedenti stranieri (necessità di un rappresentante locale, ecc.)

Di seguito sono riportati alcuni punti da tenere presenti e requisiti da soddisfare quando aziende o persone fisiche straniere presentano una domanda di registrazione di marchio o ne curano il mantenimento in Thailandia.

• Necessità di un rappresentante locale (consulente in materia di marchi o avvocato): qualora un residente all’estero intenda presentare una domanda di registrazione di marchio in Thailandia, è di fatto obbligatorio nominare un rappresentante all’interno del Paese. Poiché la procedura di deposito si svolge in lingua thailandese e tutte le comunicazioni con il DIP vengono inviate in tale lingua, è prassi comune affidarsi a un consulente in materia di marchi locale.È necessario rilasciare una procura (Power of Attorney) al rappresentante; tale procura, una volta firmata, deve essere autenticata da un notaio del proprio Paese e allegata alla domanda. In linea di principio non sono necessarie autenticazioni speciali oltre a quella notarile (ad esempio l’autenticazione consolare) e una sola procura autenticata può essere utilizzata per più domande.Nel caso delle imprese giapponesi, la procedura standard prevede l’invio in formato PDF di una procura recante il timbro del rappresentante legale della società e autenticata dal notaio, che verrà poi tradotta in lingua thailandese dal rappresentante locale e presentata all’ufficio competente.

• Informazioni sul richiedente e documentazione: nel modulo di domanda devono essere indicati il nome (o la denominazione), l’indirizzo e la nazionalità del richiedente. Anche nel caso di persone giuridiche non è richiesta la presentazione di un certificato di iscrizione al registro delle imprese; in linea di massima sono sufficienti le informazioni dichiarate (sebbene in rari casi possano essere richiesti documenti aggiuntivi in fase di registrazione).Il campione del marchio (figura, ecc.) deve essere presentato in formato conforme alle dimensioni specificate; qualora si presenti la domanda per un marchio a colori, è necessario indicare i numeri Pantone dei colori, ecc.I marchi che contengono caratteri in lingua straniera devono riportare la pronuncia e il significato nel modulo di domanda. Ad esempio, quando il marchio include parole in giapponese o in inglese, occorre indicare chiaramente la loro pronuncia e la traduzione. Ciò è importante affinché l’esaminatore comprenda il significato lessicale di tali termini e possa valutare se il marchio sia di natura descrittiva.

• Contatto locale: ai richiedenti stranieri viene richiesto un indirizzo di notifica in Thailandia, che solitamente è costituito dall’indirizzo del rappresentante. Le comunicazioni del DIP vengono inviate al rappresentante. Anche in caso di deposito tramite il Sistema di Madrid, per le risposte ai rigetti o simili sarà necessario nominare un rappresentante locale, pertanto è indispensabile disporre di un contatto locale.

• Costi e valuta: le tasse per i marchi in Thailandia sono espresse in baht e, come già menzionato, seguono un sistema basato sul numero di classi di prodotti.Per i cittadini stranieri non è previsto, in linea di principio, alcun sistema di doppia tariffazione; le tariffe sono infatti le stesse applicate ai cittadini thailandesi. Gli onorari dei rappresentanti variano a seconda del professionista, ma sono spesso più convenienti rispetto a quelli praticati in Giappone. Il costo totale, dalla presentazione della domanda al completamento della registrazione, è stimato tra alcune decine di migliaia e oltre centomila baht per classe.

• Altri aspetti normativi specifici: in Thailandia non esiste un regime che imponga l’ottenimento di un **certificato di utilizzo del marchio (licenza commerciale basata sul diritto di marchio)**.Tuttavia, come già menzionato, vi sono aspetti che le imprese straniere devono tenere in considerazione nella fase di esercizio e valorizzazione dei diritti, quali l’obbligo di registrazione dei contratti di licenza e la necessità di registrare presso l’Ufficio per lo Sviluppo delle Imprese, ai sensi della Legge sulle operazioni di garanzia commerciale, qualora si intenda costituire il diritto di marchio come garanzia.Inoltre, la registrazione dei nomi di dominio nazionali thailandesi «.th» e «.泰» è consentita esclusivamente alle imprese con sede in Thailandia o ai titolari di diritti di marchio thailandesi. Pertanto, le imprese giapponesi che intendono lanciare un sito web rivolto al mercato thailandese traggono il vantaggio di acquisire i requisiti per la registrazione del nome di dominio ottenendo la registrazione del marchio.

Quanto sopra illustra il sistema dei marchi thailandese, evidenziandone le differenze rispetto a quello giapponese. Sebbene dal punto di vista giuridico la Thailandia presenti molti aspetti simili al Giappone, a livello operativo esistono prassi specifiche.Quando le aziende giapponesi definiscono una strategia in materia di marchi in Thailandia, è importante che si preparino tenendo conto dei punti qui esposti (il flusso delle procedure dalla domanda alla registrazione, i requisiti di registrazione, i criteri di esame, la durata dei diritti, il rischio di revoca per mancato uso, l’obbligo di registrazione delle licenze, l’utilizzo delle domande internazionali, ecc.) e collaborando con esperti locali. Si raccomanda di garantire il mantenimento e lo sviluppo del proprio marchio nel mercato thailandese attraverso un’adeguata protezione della proprietà intellettuale.

Bibliografia e fonti: Legge thailandese sui marchi (Trademark Act B.E. 2534 (1991) e relative modifiche), guida JETRO al sistema thailandese di proprietà intellettuale, documentazione dell’Ufficio thailandese della proprietà intellettuale, nonché varie guide pratiche. Si prega di consultare, se del caso, anche i link relativi alle singole citazioni.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale

Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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