La protezione del design

Cosa Le viene in mente per primo quando sente parlare di “design”? Se è un professionista del settore della proprietà intellettuale, potrebbe pensare alla legge sui disegni e modelli o ai diritti sui disegni e modelli; se è un designer, potrebbe rispondere che si tratta di un metodo per risolvere un problema.

Il termine “design” (dall’inglese “Design”) non si riferisce solo alla decorazione, ma è utilizzato in senso lato per indicare anche la pianificazione e la progettazione (il termine deriva dal latino “designare”, che significa “rappresentare un progetto mediante simboli”).Se ci si concentra sugli oggetti tangibili, si possono citare la grafica, il design di prodotto, il web, la moda e l’interior design; d’altra parte, esistono anche forme di design che non assumono una forma tangibile, come l’UX o il design dell’esperienza.

Come si può notare, il termine «design» non è affatto semplice da definire. Questo termine di origine straniera viene spesso frainteso nella comunicazione e, se il suo significato non viene chiarito tra le parti coinvolte, potrebbe risultare impossibile garantire un’adeguata tutela.

Il «diritto di brevetto», che tutela le idee tecniche

Qualora il design non si limiti alla semplice forma esteriore di un oggetto, ma consenta a quest’ultimo di funzionare meglio grazie a un determinato meccanismo – e tale meccanismo costituisca un concetto o un’idea tecnica che utilizza le scienze naturali – è possibile ottenere un diritto di brevetto.

Si supponga, ad esempio, di aver ideato un nuovo coltello in cui la presenza di fori sulla lama impedisce che il materiale tagliato vi si attacchi (sebbene al giorno d’oggi non si tratti di un’idea del tutto nuova). Sebbene la forma e il numero dei fori influenzino l’entità di tale effetto, indipendentemente dalla forma adottata, l’effetto di impedire l’adesione del materiale tagliato rimane invariato. In casi come questo, entra in gioco il diritto di brevetto.Il diritto di brevetto è il diritto che tutela le «idee» tecniche. Nelle leggi sul disegno industriale, sui marchi e sul diritto d’autore, di cui si parlerà in seguito, le idee non rientrano nell’ambito di protezione (la legge sulla concorrenza sleale non è stata istituita dal punto di vista della tutela della proprietà intellettuale e, avendo una natura diversa, viene esclusa dalla presente spiegazione).I fori praticati sulla lama si presentano come elemento dell’aspetto esteriore del prodotto; tuttavia, se si volesse proteggerli ai sensi della legge sul disegno industriale, sarebbe necessario specificarne la forma e il numero, il che potrebbe restringere l’ambito di protezione. Qualora si desideri proteggere l’idea in sé, si consiglia di valutare l’ottenimento di un diritto di brevetto.

Il «diritto di disegno o modello», che tutela la forma di un oggetto

Il diritto di disegno e modello serve a proteggere la forma del prodotto finale (merce). Viene utilizzato principalmente per la tutela del design di prodotto. Oltre ai prodotti, rientrano nell’ambito di protezione anche le icone delle app per smartphone, il layout dei siti web e le immagini visualizzate sui dispositivi elettronici. A seguito delle recenti modifiche legislative, sono stati aggiunti all’ambito di protezione anche gli edifici e gli interni.

Ad esempio, supponiamo che l’idea stessa di un coltello con fori sulla lama, che impediscono al cibo tagliato di attaccarsi, sia ormai completamente superata, ma che la forma di tali fori, a forma di stella, sia innovativa. In questo caso, poiché l’idea tecnica non è più nuova, non è possibile ottenere un brevetto; tuttavia, se la forma a stella è nuova, è possibile ottenere il diritto di disegno industriale.Inoltre, supponiamo di aver realizzato un coltello dalla forma innovativa e dall’aspetto grazioso, a forma di foglia, pur non dotato di alcuna funzione particolare. Anche in questo caso sarebbe opportuno valutare la possibilità di ottenere un diritto di disegno o modello (riferimento: registrazione di disegno o modello n. 1712808).

[Registrazione del disegno o modello n. 1712808]

Il «diritto di marchio», che tutela i segni distintivi

Se si crea un logo utilizzando caratteri o immagini e lo si utilizza come segno distintivo dell’attività commerciale o del marchio, è opportuno valutare la registrazione del marchio. La legge sui marchi non tutela il logo in sé (compresi caratteri, neologismi e immagini singole), bensì il diritto che associa il logo a determinati prodotti o servizi, ovvero un diritto che integra il logo con i prodotti/servizi a cui è destinato.Se un terzo dovesse apporre su uno stesso prodotto un logo identico o simile a quello da Lei utilizzato nella propria attività commerciale e venderlo, i clienti potrebbero confondere il Suo prodotto con quello di un altro soggetto. Il diritto di marchio consente di prevenire tale situazione e di garantire che il prodotto su cui è apposto quel logo sia effettivamente il Suo. Se la Sua creazione costituisce un segno distintivo del Suo marchio, Le consigliamo di valutare l’ottenimento del diritto di marchio.

Ad esempio, se vendete o avete intenzione di vendere un coltello da cucina con il nome «Star Knife», vi consigliamo di proteggere tale denominazione ai sensi della legge sui marchi per quanto riguarda il prodotto in questione, ovvero il coltello da cucina. Anche gli altri tre diritti, compreso il diritto di modello di utilità che tutela le piccole invenzioni, sono diritti ottenibili (atti amministrativi) tramite procedura presso l’Ufficio Brevetti.Ad eccezione del diritto di modello di utilità, in tutti i casi l’Ufficio Brevetti effettua un esame e concede la registrazione; pertanto, il fatto che un diritto sia stato concesso costituisce una prova preliminare che l’idea o la forma in questione siano nuove e non facilmente riproducibili, che non esistano loghi simili precedenti e che il marchio funzioni come segno distintivo, rendendo così più agevole far valere una violazione dei diritti.

D’altra parte, esistono anche diritti che possono essere acquisiti senza dover seguire alcuna procedura.

Il «diritto d’autore», che tutela il design culturale

L’oggetto della protezione del diritto d’autore è definito come l’espressione dei pensieri o dei sentimenti di una persona, che rientri nell’ambito della letteratura, della scienza, dell’arte o della musica (opera protetta); tuttavia, non è necessario che si tratti rigorosamente di opere appartenenti a tali ambiti.

Ad esempio, supponiamo che Lei abbia creato un personaggio chiamato «Star Boy» come testimonial del coltello «Star Knife» e ne abbia realizzato l’illustrazione. Poiché l’esistenza stessa del personaggio «Star Boy» è un’idea, non è protetta dal diritto d’autore, mentre l’illustrazione è protetta dal diritto d’autore. Il diritto d’autore sorge nel momento stesso in cui l’opera viene completata e non richiede alcuna procedura specifica.

Nel caso di illustrazioni, testi o opere realizzate in esemplare unico, poiché la natura di opera protetta viene riconosciuta con relativa facilità, in taluni casi è sufficiente ricorrere al diritto d’autore; tuttavia, nella pratica, si tende spesso a contestare se l’oggetto in questione sia effettivamente un’opera protetta, e attualmente è difficile dimostrarlo. Pertanto, non è consigliabile fare affidamento sul diritto d’autore con troppa leggerezza.In particolare, per quanto riguarda il design di prodotto (denominato «arte applicata» nel diritto d’autore), la qualificazione come opera protetta è soggetta a criteri piuttosto rigorosi.

Intendo inoltre approfondire in un secondo momento il rapporto tra arti applicate e diritto d’autore.

* Nell’esempio sopra citato, se l’illustrazione del personaggio denominato «Star Boy» venisse utilizzata nell’ambito dell’attività aziendale (come simbolo aziendale), essa rientrerebbe sia nell’ambito di protezione del diritto d’autore sia in quello della legge sui marchi.

Altro – Legge contro la concorrenza sleale –

Anche nei casi in cui le idee, la forma esteriore di un oggetto o i marchi non siano protetti, è possibile che siano tutelati dalla legge contro la concorrenza sleale. L’atto di imitare un prodotto che abbia una forma identica a quella di un oggetto da voi creato, così come l’atto di vendere prodotti contrassegnati da un marchio identico a quello da voi apposto sui propri prodotti, costituiscono entrambi comportamenti volti a condurre attività commerciali imitando l’aspetto altrui senza compiere alcuno sforzo imprenditoriale proprio.Lasciare che tali comportamenti restino impuniti non solo vanifica gli sforzi delle imprese che sviluppano i propri prodotti in modo leale, ma causa loro anche un danno. Per questo motivo la legge vieta determinati comportamenti e, in caso di violazione, ne ordina la cessazione, prevedendo sanzioni penali e di altro tipo.

Tra le pratiche illecite più rappresentative figurano: ① l’acquisizione illecita di segreti commerciali; ② l’uso di indicazioni relative a prodotti propri ben noti o rinomati; ③ l’imitazione della forma.In altre parole, tali disposizioni si applicano nei casi in cui venga sottratta un’idea (know-how) per la quale non sia stato ottenuto un diritto di brevetto, in cui un logo per il quale non sia stato ottenuto un diritto di marchio sia diventato ben noto come indicativo della propria attività, oppure in cui venga imitata la forma di un prodotto per il quale non sia stato ottenuto un diritto di disegno o modello.

Tuttavia, nella pratica, il caso ② presenta notevoli difficoltà, in quanto è necessario dimostrare che l’indicazione del proprio prodotto sia notoriamente conosciuta o rinomata.Anche il caso (iii) presenta notevoli difficoltà probatorie, in quanto è soggetto a un limite temporale di tre anni dalla data di immissione in commercio e richiede che la forma del prodotto altrui non sia semplicemente simile a quella del proprio, ma sia praticamente identica (il diritto sul disegno o modello garantisce infatti la protezione solo entro i limiti della somiglianza).

Sintesi sulla protezione del design

Se il design riguarda un’idea tecnica, si ricorre al diritto di brevetto; se riguarda la forma di un oggetto, al diritto di disegno o modello; se riguarda un elemento distintivo, al diritto di marchio: chiarendo quale sia l’oggetto del design che si intende proteggere, è possibile scegliere l’ambito giuridico di tutela più appropriato.D’altra parte, le leggi sulla proprietà intellettuale non consentono ancora di proteggere concetti astratti quali l’esperienza utente (UX) o i concetti di design in sé. In tal senso, la legislazione in materia di proprietà intellettuale non è ancora del tutto completa.

Se desidera una consulenza in merito alla protezione del design, non esiti a contattarci.

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AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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