Panoramica del sistema dei design negli Emirati Arabi Uniti

Introduzione

Il presente documento illustra in modo dettagliato il sistema dei disegni e modelli degli Emirati Arabi Uniti (EAU), confrontandolo con quello giapponese, e analizzandolo sotto nove aspetti: requisiti di registrazione, procedura di deposito, oggetto di protezione, eccezioni alla perdita di novità, regime di esenzioni e riduzioni, requisiti relativi ai disegni, durata della protezione, azioni legali per violazione e rapporti con le domande internazionali (Convenzione dell’Aia, ecc.).Il presente documento è rivolto ai responsabili della proprietà intellettuale delle aziende giapponesi e agli avvocati specializzati in proprietà intellettuale; in ciascuna sezione sono stati riassunti le linee generali dell’attuale sistema degli Emirati Arabi Uniti e i principali punti di divergenza rispetto al sistema giapponese. Infine, è riportata una tabella comparativa dei sistemi dei due paesi.

1. Requisiti di registrazione (Emirati Arabi Uniti vs Giappone)

Requisiti di registrazione negli Emirati Arabi Uniti: affinché un disegno o modello industriale possa essere registrato negli Emirati Arabi Uniti, è necessario che sia nuovo e che si riferisca a un prodotto industriale o artigianale. Per quanto riguarda la novità, viene applicato il principio della novità assoluta, il che implica che il disegno o modello non sia stato divulgato al pubblico in nessuna parte del mondo prima della data di deposito della domanda.La nuova legge, entrata in vigore nel 2021, prevede inoltre come requisito formale che il disegno o modello non leda l’ordine pubblico, i buoni costumi o la salute pubblica. Inoltre, il disegno o modello non deve essere una forma destinata esclusivamente a garantire la funzionalità, ma deve possedere un carattere visivamente decorativo, ovvero deve essere un disegno dotato di valore estetico.Inoltre, nell’ambito dell’esame di merito viene verificato che non sussistano già domande presentate da altri relative a disegni o modelli identici o simili (assenza di domande anteriori). Si noti che, sebbene la nuova legge degli Emirati Arabi Uniti preveda come principio un unico disegno o modello per ogni domanda, è ora possibile presentare una domanda unica per più disegni o modelli appartenenti allo stesso gruppo di prodotti.

Requisiti di registrazione in Giappone: ai sensi della legge giapponese sui disegni e modelli, per ottenere la registrazione di un disegno o modello è necessario innanzitutto che la creazione in questione rientri nella definizione di **«disegno o modello»** ai sensi della legge stessa.In altre parole, è necessario che si tratti di «una forma, un motivo o un colore (o una combinazione di questi) di un oggetto (compresi gli edifici e le immagini) che susciti un senso di bellezza attraverso la vista». Su questa base, i principali requisiti di registrazione sono i seguenti.

• Utilizzabilità industriale: la possibilità di produrre in serie prodotti con lo stesso disegno (riproducibili come prodotti industriali, edifici o immagini). Sono esclusi, ad esempio, i pezzi unici di arte.

• Novità: il disegno o modello identico o simile non deve essere noto al pubblico prima della presentazione della domanda. È richiesta la novità assoluta; in linea di principio, non è possibile registrare un disegno o modello che sia stato reso pubblico dal richiedente stesso, anche se non è stato ancora oggetto di domanda di registrazione.

• Non ovvietà (negazione della facilità di creazione): anche se nuovo, un disegno o modello che possa essere riconosciuto come facilmente ricavabile da quelli esistenti (ovvero un disegno o modello che un esperto del settore avrebbe potuto creare facilmente) non è registrabile. Si tratta del requisito di originalità creativa proprio dei disegni e modelli.

• Priorità: qualora sussistano più domande relative a disegni o modelli identici o simili, solo il richiedente che ha presentato la domanda per primo può ottenere la registrazione (principio della priorità). È possibile ottenere un rimedio per disegni o modelli simili da Lei stesso depositati lo stesso giorno attraverso il sistema dei disegni o modelli correlati; tuttavia, in presenza di una domanda anteriore presentata da terzi, la registrazione non è possibile.

• Motivi di non registrazione: non possono essere registrati i disegni e modelli che potrebbero ledere l’ordine pubblico e il buon costume, quelli che potrebbero dare adito a confusione con prodotti di terzi, nonché quelli costituiti esclusivamente da forme indispensabili per garantire la funzionalità del prodotto. In particolare, le forme o le indicazioni che esprimono esclusivamente la funzionalità non rientrano nell’ambito di protezione dei disegni e modelli.

Come sopra illustrato, sia in Giappone che negli Emirati Arabi Uniti vi sono elementi comuni nei requisiti fondamentali, quali il requisito di novità assoluta e il divieto di violazione dell’ordine pubblico e del buon costume. Tuttavia, in Giappone il requisito della non ovvietà della creazione (originalità) è espressamente codificato e si caratterizza per un ambito di protezione più ampio, in quanto include parti di prodotti, edifici e immagini.D’altra parte, negli Emirati Arabi Uniti, sebbene la nuova legge richieda che il disegno o modello sia «innovativo», si ritiene che tale concetto sia simile a quello giapponese di non ovvietà.Inoltre, negli Emirati Arabi Uniti è possibile includere più disegni o modelli in un’unica domanda purché si tratti di prodotti della stessa classe, mentre in Giappone vige il principio «un disegno o modello per ogni domanda»; i disegni o modelli simili devono essere collegati come domande separate tramite il sistema dei disegni o modelli correlati.

2. Procedura di deposito (Emirati Arabi Uniti vs Giappone)

Procedura di deposito negli Emirati Arabi Uniti: il deposito dei disegni e modelli negli Emirati Arabi Uniti è di competenza dell’International Centre for Patent Registration (ICPR), che fa capo al Ministero dell’Economia. Il richiedente effettua la procedura di deposito tramite un sistema di deposito elettronico online.Nel caso di domande presentate da società straniere o da cittadini stranieri, è necessario espletare le procedure tramite un rappresentante con sede negli Emirati Arabi Uniti (ad esempio, un consulente in brevetti locale); anche per le domande di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi è richiesto un rappresentante locale.Al momento del deposito, occorre presentare il modulo di domanda previsto e la documentazione richiesta. Tra i principali documenti da presentare figurano: la domanda di registrazione, i disegni o le fotografie che illustrano il disegno o modello (nel caso di oggetti tridimensionali, due copie per ciascuna angolazione); qualora si rivendichi il diritto di priorità, il relativo certificato (corredato di traduzione in inglese e arabo, da presentare entro 90 giorni dal deposito della domanda);nel caso in cui il richiedente non sia l’autore, il certificato di cessione (atto di cessione dall’autore al richiedente, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda), la procura rilasciata dal rappresentante (che deve essere autenticata dal console degli Emirati Arabi Uniti all’estero, entro 90 giorni) e così via.Ai sensi della nuova legge, le procedure di autenticazione di tali documenti allegati sono state semplificate ed è ora sufficiente l’autenticazione notarile; inoltre, in linea di principio, non è più necessaria la traduzione in arabo dell’atto notarile.

Dopo la presentazione della domanda, l’Ufficio Brevetti (ICPR) procede all’esame formale e all’esame di merito. L’esame formale verifica l’eventuale mancanza di documenti necessari o la presenza di irregolarità nella forma; in caso di irregolarità, viene concessa la possibilità di apportare correzioni.Nell’esame di merito vengono verificati i requisiti di registrazione sopra menzionati (novità, assenza di violazioni dell’ordine pubblico e del buon costume, ecc.) e viene inoltre verificato se la domanda comprenda un unico disegno o modello o solo disegni o modelli appartenenti allo stesso gruppo.La nuova legge ha introdotto un esame di merito anche per i disegni e modelli; l’esaminatore valuta l’esistenza di domande precedenti relative a disegni e modelli identici o simili, nonché la novità (*In passato, l’esame di merito era considerato puramente formale e l’esame della novità era ritenuto poco rigoroso; tuttavia, la normativa vigente prevede ora criteri più rigorosi).Se l’esame ha esito positivo, viene emessa una notifica di accettazione e un’istruzione al pagamento della tassa di pubblicazione; il richiedente provvede quindi al versamento della tassa di pubblicazione prevista.Successivamente, il contenuto della domanda viene pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli. La nuova legge degli Emirati Arabi Uniti ha abolito il sistema di opposizione successivo alla pubblicazione della domanda, sostituendolo con il sistema di «riesame post-registrazione (procedimento di nullità)», in cui i terzi possono presentare opposizione dopo la registrazione.Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione, se non vengono sollevate obiezioni, il disegno o modello viene registrato e viene rilasciato il certificato di registrazione (Protection Deed). Il periodo standard che intercorre tra la presentazione della domanda e la registrazione è di circa un anno, ma a seconda dello stato di avanzamento della procedura possono essere necessari fino a due anni.Al momento della registrazione è necessario versare la **tassa annuale (tassa di mantenimento annuale)**, comprensiva della quota relativa al primo anno; successivamente, per tutta la durata del periodo di protezione di 20 anni, è necessario continuare a versare ogni anno la tassa annuale prevista. In caso di mancato pagamento della tassa annuale, la registrazione del disegno o modello decade e la procedura di ripristino è possibile solo a determinate condizioni.

Procedura di deposito in Giappone: in Giappone, la domanda di registrazione di un disegno o modello va presentata all’Ufficio dei Brevetti. Le imprese giapponesi possono effettuare il deposito elettronico autonomamente, mentre le imprese straniere e i non residenti devono nominare un rappresentante, ad esempio un consulente in brevetti giapponese, per espletare le procedure (articolo 68 della Legge sui disegni e modelli).La presentazione della domanda avviene prevalentemente online, mediante l’invio elettronico del modulo di domanda e dei disegni. In Giappone vige il principio «un disegno, una domanda»: in una singola domanda può essere incluso un solo disegno (in via eccezionale, il design di più oggetti utilizzati come set può essere ammesso in un’unica domanda come «disegno di un insieme»;Inoltre, anche i disegni di interni possono essere oggetto di una domanda unica, a determinate condizioni). Nel modulo di domanda devono essere indicati il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del richiedente e dell’autore, la denominazione dell’oggetto a cui si riferisce il disegno o modello (o, nel caso di edifici o immagini, la destinazione d’uso), ecc., e devono essere allegati i disegni (o fotografie, modelli, campioni) che illustrano il disegno o modello.I disegni e gli altri elementi devono essere redatti secondo le forme stabilite dal regolamento di applicazione della legge sui disegni e modelli e devono illustrare chiaramente la forma del disegno o modello (i dettagli relativi ai requisiti dei disegni e degli altri elementi saranno illustrati più avanti). Qualora si intenda rivendicare il diritto di priorità di Parigi, è necessario presentare i documenti relativi alla priorità entro tre mesi dalla data di deposito della domanda.

Una volta presentata la domanda all’Ufficio dei Brevetti, viene innanzitutto effettuato un esame di forma per verificare l’eventuale presenza di carenze documentali o omissioni; in assenza di problemi, si procede all’esame di merito. Il Giappone adotta il sistema dell’esame, in base al quale l’esaminatore, dopo aver effettuato una ricerca sui disegni e modelli precedenti, valuta la novità, la non ovvietà, l’esistenza di domande anteriori e la presenza di motivi di non registrazione.A seguito dell’esame, se non sussistono motivi di rigetto, viene emessa una decisione di registrazione e il richiedente versa la tassa di registrazione prevista (corrispondente al primo, secondo e terzo anno). Una volta verificato il pagamento della tassa di registrazione, il diritto sul disegno o modello ha effetto e il contenuto della registrazione viene pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli.In Giappone non esiste un sistema di opposizione in materia di disegni e modelli; qualora un terzo intenda invalidare la registrazione, dovrà presentare una richiesta di procedimento di nullità dopo la registrazione (articolo 48 della Legge sui disegni e modelli). Il periodo necessario dalla presentazione della domanda alla registrazione è generalmente di circa 8-12 mesi, se il procedimento procede senza intoppi (poiché non si tratta di un sistema basato sulla richiesta di esame, l’esame viene effettuato automaticamente dopo la presentazione della domanda ed è quindi più rapido rispetto a quello dei brevetti). Come istituto proprio del Giappone, esiste anche la possibilità di mantenere il disegno o modello riservato (disegno o modello segreto) per un massimo di tre anni, qualora non si desideri renderlo pubblico immediatamente dopo la registrazione (articolo 14 della Legge sui disegni e modelli). Qualora lo si desideri, è necessario presentare una richiesta di disegno o modello segreto al momento del deposito della domanda e versare la tassa prevista (supplemento di 5.100 yen).Durante tale periodo, il disegno o modello non viene pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli e rimane riservato; sebbene i diritti siano già maturati, è possibile mantenere segreto il disegno o modello per scoraggiare le imitazioni. Una volta trascorso il periodo di riservatezza di tre anni, oppure qualora la richiesta venga ritirata prima della scadenza, viene pubblicato il Bollettino dei disegni e modelli e il disegno o modello viene reso pubblico.

Confronto tra le procedure di deposito: confrontando le procedure di deposito degli Emirati Arabi Uniti (EAU) con quelle del Giappone, si riscontra che il flusso procedurale di base è simile, con l’introduzione del deposito elettronico e dell’esame formale e sostanziale.Una differenza significativa consiste nel fatto che, mentre negli Emirati Arabi Uniti è possibile presentare una domanda collettiva per più disegni o modelli (fino a un massimo di 20), in Giappone, in linea di principio, si presenta una domanda per ogni singolo disegno o modello. Inoltre, in Giappone esiste il sistema dei disegni o modelli segreti, che offre la possibilità di posticipare la data di pubblicazione, mentre negli Emirati Arabi Uniti tale sistema non è previsto (negli Emirati Arabi Uniti, la pubblicazione e la registrazione avvengono tempestivamente dopo la decisione di registrazione).Inoltre, dal punto di vista dei costi, come verrà illustrato più avanti, negli Emirati Arabi Uniti è necessario versare annualmente una tassa di mantenimento. Anche in Giappone è previsto il pagamento di una tassa di registrazione annuale; tuttavia, il sistema prevede il versamento forfettario di più anni al momento della prima registrazione, seguito dal pagamento continuativo ogni anno.Per quanto riguarda la documentazione procedurale, negli Emirati Arabi Uniti è richiesta l’autenticazione notarile della procura e dell’atto di cessione (sebbene la nuova legge abbia semplificato la procedura, rendendo superflua l’autenticazione consolare), mentre in Giappone, anche in caso di delega a un rappresentante (avvocato specializzato in proprietà industriale), la presentazione di una procura non è strettamente necessaria (è sufficiente la delega verbale); si può quindi affermare che l’onere procedurale sia relativamente leggero.

3. Oggetto della protezione (Cosa viene protetto come disegno o modello)

Oggetto di protezione negli Emirati Arabi Uniti: negli Emirati Arabi Uniti, l’oggetto di protezione del disegno o modello industriale (Industrial Design) è il design esteriore di prodotti industriali o artigianali. Nello specifico, rientrano in tale categoria i disegni o modelli nuovi che attraggono visivamente grazie alla forma del prodotto, ai motivi, alle decorazioni lineari o cromatiche, oppure alla combinazione di questi elementi.Il testo di legge fa riferimento all’«aspetto del prodotto (shape, pattern, ornamentation, configuration)», pertanto è oggetto di protezione il design dei prodotti in generale. Sebbene gli Emirati Arabi Uniti non prevedano disposizioni specifiche per la definizione del «disegno o modello», è possibile ottenere la protezione anche per un disegno o modello parziale, purché nei disegni allegati alla domanda sia rappresentata solo una parte del prodotto.È importante notare che, poiché i disegni e modelli negli Emirati Arabi Uniti sono limitati a **«prodotti utilizzabili industrialmente», il design degli edifici in sé e i disegni di immagini non riportati o registrati su un prodotto** (ad esempio, il semplice design di una schermata GUI) non sono considerati oggetto di protezione.Infatti, anche la nuova legge prevede come requisito il «disegno o modello utilizzabile come prodotto industriale o artigianale». Di conseguenza, risulta difficile proteggere negli Emirati Arabi Uniti disegni o modelli di immagini singole, quali le icone o il layout delle schermate degli smartphone, nonché il design esterno e interno degli edifici; per tali elementi si dovrà fare ricorso alla tutela prevista dal diritto d’autore o dal diritto dei marchi (trade dress).

Inoltre, negli Emirati Arabi Uniti non è consentita la registrazione di disegni e modelli contrari al buon costume, che utilizzino simboli nazionali o che includano l’immagine di altre persone (motivi di inammissibilità).Anche le forme costituite esclusivamente da elementi funzionali (ad esempio, la forma di parti puramente necessarie dal punto di vista funzionale) non rientrano nell’ambito di protezione, poiché la definizione di disegno o modello richiede che esso sia «decorativo». Sotto questo aspetto, l’approccio è in linea con il sistema giapponese, secondo cui le forme caratterizzate esclusivamente da bellezza funzionale non costituiscono un disegno o modello.

Oggetto di protezione in Giappone: la legge giapponese sui disegni e modelli ha visto un notevole ampliamento dell’oggetto di protezione a seguito della modifica del 2020. Ai sensi della normativa vigente, sono protetti come «disegni e modelli» i seguenti tre tipi:

• Design di oggetti: oggetto di protezione tradizionale, ovvero il design costituito dalla forma, dal motivo, dal colore o dalla combinazione di questi elementi di oggetti (prodotti) producibili industrialmente. Sono inclusi anche i design di parti di oggetti. Ad esempio, è possibile depositare una domanda di design parziale disegnando con una linea continua solo la forma di una parte del prodotto.

• Design di edifici: si tratta di un oggetto di protezione aggiunto di recente con la riforma del 2020 e comprende il design dell’aspetto esterno e della struttura interna di un edificio. È ora possibile registrare anche la forma complessiva dell’edificio e il design degli spazi interni. In questo modo, anche i design nel settore architettonico (ad esempio, la facciata di un negozio o gli interni di un’abitazione) possono essere protetti dal diritto di design.

• Design delle immagini: si tratta di un oggetto di protezione aggiunto anch’esso con la modifica del 2020 e riguarda le **immagini (immagini grafiche)** che non sono rappresentate o registrate su un oggetto e che soddisfano determinati requisiti. Nello specifico, rientrano in questa categoria «le immagini visualizzate sulla schermata di comando di un dispositivo o come risultato delle funzioni di tale dispositivo». Ad esempio, le schermate dell’interfaccia utente (UI) delle app per smartphone o le visualizzazioni sui pannelli di comando degli elettrodomestici.Anche nel caso dei disegni e modelli di immagini, è possibile considerare come oggetto di protezione una composizione parziale.

In Giappone, come sopra indicato, è caratteristico il fatto che l’oggetto di protezione non si limiti ai prodotti fisici, ma si estenda anche agli edifici e alle immagini elettroniche. D’altra parte, per poter essere protetti, tali elementi devono essere «capaci di suscitare un senso estetico attraverso la vista».Per questo motivo, le semplici visualizzazioni funzionali (ad esempio: schermate contenenti solo informazioni testuali relative alle funzioni di un software) o le forme strutturalmente indispensabili di un edificio, prive di qualsiasi valenza estetica, non sono riconosciute come disegni o modelli. L’articolo 5 della Legge sui disegni e modelli stabilisce che non possono essere registrati i disegni o modelli che violano l’ordine pubblico e il buon costume, quelli che possono dare adito a confusione con prodotti di terzi, nonché«i disegni o modelli costituiti esclusivamente da forme indispensabili per garantire la funzionalità di un prodotto», «i disegni o modelli costituiti esclusivamente da forme indispensabili per la destinazione d’uso di un edificio» e «i disegni o modelli costituiti esclusivamente da indicazioni indispensabili per la destinazione d’uso di un’immagine» non possono essere registrati.

Confronto tra gli oggetti di protezione: Esistono notevoli differenze tra l’ambito di protezione negli Emirati Arabi Uniti e quello in Giappone. Negli Emirati Arabi Uniti la protezione è limitata ai disegni e modelli tradizionali di prodotti, mentre in Giappone essa comprende anche gli edifici e il design delle interfacce utente, con un ambito di protezione più ampio.Ad esempio, il design dell’interfaccia utente (UI) del cruscotto di un’automobile o il design di un edificio possono essere oggetto di un diritto di design in Giappone, mentre negli Emirati Arabi Uniti non sono tutelabili come design (ma possono essere protetti separatamente, ad esempio, tramite il diritto d’autore). Inoltre, in Giappone è espressamente previsto il regime del design parziale, che consente di ottenere la tutela dei diritti su una sola parte di un prodotto.Sebbene negli Emirati Arabi Uniti non esistano disposizioni esplicite in materia di disegni parziali, a seconda dei disegni allegati alla domanda è possibile, di fatto, limitare l’ambito di protezione a una sola parte. Entrambi i paesi condividono restrizioni fondamentali quali l’esclusione dei disegni contrari all’ordine pubblico e al buon costume e delle forme puramente funzionali; tuttavia, in termini di ampiezza dell’oggetto di protezione, si può affermare che il sistema giapponese sia più flessibile e completo rispetto a quello degli Emirati Arabi Uniti.

4. Eccezioni alla perdita di novità (periodo di grazia)

Periodo di grazia negli Emirati Arabi Uniti: negli Emirati Arabi Uniti, la nuova legge ha introdotto una disposizione di eccezione alla perdita di novità (periodo di grazia) nel caso in cui il disegno o modello sia stato reso pubblico prima della presentazione della domanda.La divulgazione effettuata dall’autore (designer) stesso o da un soggetto autorizzato da quest’ultimo, oppure la divulgazione da parte di terzi basata su informazioni ottenute direttamente o indirettamente dall’autore, non comporta la perdita di novità purché avvenga entro i 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda.Ad esempio, anche qualora il designer stesso abbia reso pubblico il disegno o modello in occasione di una presentazione del prodotto o di una fiera, se la domanda di registrazione viene depositata negli Emirati Arabi Uniti entro 12 mesi da tale data, tale divulgazione non sarà considerata come conoscenza pubblica tale da compromettere la novità. Tuttavia, l’applicazione di questo periodo di grazia è soggetta a una condizione fondamentale: «il deposito della domanda negli Emirati Arabi Uniti entro 12 mesi dalla divulgazione».Se, dopo la divulgazione, si depositasse innanzitutto una domanda di disegno o modello in un altro Paese (ad esempio il Giappone) e non si presentasse la domanda negli Emirati Arabi Uniti entro il termine di priorità (entro 6 mesi), superando così i 12 mesi, non si potrà beneficiare del periodo di grazia nemmeno se si rivendicasse successivamente il diritto di priorità di Parigi per presentare la domanda negli Emirati Arabi Uniti.Poiché la normativa degli Emirati Arabi Uniti prevede come requisito la «presentazione della domanda negli Emirati Arabi Uniti entro 12 mesi dalla pubblicazione», è necessario prestare attenzione al fatto che non è possibile avvalersi di tale misura di salvaguardia seguendo il percorso: pubblicazione → domanda all’estero (per garantire il diritto di priorità) → presentazione della domanda negli Emirati Arabi Uniti sulla base di tale diritto di priorità dopo che sono trascorsi i 12 mesi.Sono inoltre previste forme di pubblicazione escluse dall’applicazione dell’eccezione: la «pubblicazione su bollettini di proprietà industriale di autorità straniere o regionali in materia di proprietà intellettuale o della WIPO» non rientra nell’eccezione alla perdita di novità, anche se avvenuta entro i 12 mesi.In altre parole, qualora un disegno o modello venga pubblicato in un bollettino dei disegni e modelli o dei brevetti di un altro Paese, esso esula dal periodo di grazia e viene considerato privo di novità.Alla luce di quanto sopra, negli Emirati Arabi Uniti è possibile ottenere un rimedio anche nel caso in cui il proprio disegno o modello sia stato reso pubblico, purché si proceda rapidamente (entro un anno) alla presentazione di una domanda negli Emirati Arabi Uniti; tuttavia, è necessario tenere presente che, a seconda delle modalità di divulgazione, potrebbero esserci casi in cui l’applicazione dell’eccezione non sia ammessa.

Il periodo di grazia in Giappone: anche in Giappone è prevista una disposizione di eccezione alla perdita di novità in materia di disegni e modelli (articolo 4 della Legge sui disegni e modelli).A seguito della modifica legislativa del giugno 2018, il periodo di grazia è stato esteso dai precedenti 6 mesi a 1 anno prima della presentazione della domanda (applicabile ai disegni e modelli resi pubblici a partire dal 9 dicembre 2017).Gli atti di divulgazione soggetti a tale disposizione sono «la divulgazione effettuata per volontà del soggetto avente diritto alla registrazione del disegno o modello (il richiedente) oppure quella effettuata contro la volontà di tale soggetto».Rientrano in questa categoria, ad esempio, i casi in cui il designer stesso abbia reso pubblico il disegno o il modello di propria iniziativa, oppure quelli in cui la divulgazione sia avvenuta involontariamente a seguito di una fuga di notizie da parte di soggetti interni all’azienda. Tuttavia, in Giappone le divulgazioni pubblicate nei bollettini dell’Ufficio dei brevetti giapponese o di uffici dei brevetti stranieri non rientrano nell’ambito di applicazione di tale eccezione. Di conseguenza, la divulgazione anticipata da parte di terzi o la pubblicazione in un bollettino non danno diritto a alcuna tutela.

Per beneficiare del periodo di grazia in Giappone, è necessario espletare le procedure previste entro i termini stabiliti. Nello specifico, contemporaneamente al deposito della domanda o, al più tardi, entro 30 giorni dalla data di deposito, è necessario presentare all’Ufficio Brevetti un documento scritto (richiesta di applicazione dell’eccezione) in cui si dichiara di voler beneficiare dell’eccezione alla perdita di novità.Inoltre, è necessario preparare documenti probatori che dimostrino quando e in che modo sia avvenuta tale pubblicazione (ad esempio, certificati di partecipazione a fiere o copie originali delle riviste in cui è stata pubblicata la domanda) e presentare tali documenti probatori, unitamente alla loro traduzione in lingua giapponese, entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda.In caso di omissione di tali procedure, vi è il rischio che la registrazione del disegno o modello venga respinta (o dichiarata nulla) qualora il fatto della divulgazione dovesse emergere in un secondo momento. Si noti inoltre che, analogamente a quanto avviene negli Emirati Arabi Uniti, anche in Giappone è necessario presentare la domanda giapponese entro un anno dalla data di divulgazione, indipendentemente dall’esistenza o meno del diritto di priorità di Parigi; non è previsto alcun rimedio qualora la domanda venga presentata dopo che è trascorso più di un anno dalla divulgazione, superando il termine di priorità.

Confronto tra i periodi di grazia: sia gli Emirati Arabi Uniti che il Giappone dispongono di un sistema che consente di mantenere la novità per un anno dalla propria pubblicazione, ma vi sono alcune differenze nelle condizioni di applicazione e nelle procedure. Innanzitutto, la durata è comune in entrambi i casi ed è pari a 12 mesi. Anche i soggetti la cui pubblicazione è oggetto di applicazione sono sostanzialmente gli stessi, in quanto si tratta di pubblicazioni effettuate dal richiedente stesso o da soggetti collegati.La differenza principale risiede nella procedura: in Giappone è obbligatorio presentare richiesta al momento del deposito della domanda (non è ammessa una richiesta successiva) ed è obbligatorio presentare documenti giustificativi. D’altra parte, sebbene la legge degli Emirati Arabi Uniti non preveda disposizioni procedurali espressamente indicate, nella pratica è necessario dichiarare la data di divulgazione ecc. all’interno dei documenti di domanda e, se necessario, potrebbe essere richiesta una prova.Inoltre, negli Emirati Arabi Uniti **è necessario effettuare la «domanda negli Emirati Arabi Uniti» entro 12 mesi; il fatto che la garanzia della data di priorità ottenuta tramite una domanda estera non costituisca di per sé un rimedio diretto rappresenta una limitazione rispetto ai casi in cui, come in Giappone, è possibile gestire la situazione in modo flessibile combinando tale garanzia con il diritto di priorità di Parigi**. Un aspetto comune è che **non è previsto alcun rimedio qualora la divulgazione avvenga in forma ufficiale, come la pubblicazione nel bollettino**.In sintesi, qualora un’azienda giapponese dovesse divulgare erroneamente in anticipo il proprio disegno o modello, essa potrebbe comunque essere tutelata se presentasse la domanda entro un anno sia nel proprio Paese (Giappone) che negli Emirati Arabi Uniti; tuttavia, è necessario prestare particolare attenzione al fatto che, soprattutto negli Emirati Arabi Uniti, se non si presenta tempestivamente la domanda locale dopo la divulgazione, non sarà possibile beneficiare del periodo di grazia.

5. Regime di esenzione e riduzione (esenzione e riduzione delle tasse)

Regime di esenzione e riduzione negli Emirati Arabi Uniti: negli Emirati Arabi Uniti, a seguito della modifica della legge sulla proprietà industriale del 2021 e dei successivi decreti ministeriali, è stato modificato il sistema delle tasse ufficiali relative ai diritti di proprietà intellettuale, compresi i disegni e modelli.Nel nuovo tariffario, entrato in vigore il 15 gennaio 2024, l’importo delle tasse è classificato in base alle caratteristiche del richiedente. Nello specifico, per i richiedenti privati, le piccole e medie imprese con sede negli Emirati Arabi Uniti e gli istituti accademici degli Emirati Arabi Uniti, le tasse ufficiali sono fissate a circa la metà rispetto a quelle applicate alle normali domande presentate da persone giuridiche.Ad esempio, la tassa di deposito per un disegno o modello è fissata a 1.000 dirham per i privati, le PMI e simili, mentre per le società in generale (grandi imprese) è pari a 2.000 dirham. Analogamente, sono state stabilite due fasce tariffarie anche per le tasse di pubblicazione e di rettifica.In questo modo, negli ultimi anni gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto misure di riduzione o esenzione delle tasse per promuovere l’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale da parte di piccole e medie imprese e di privati. Tuttavia, è importante notare che tali agevolazioni si applicano fondamentalmente alle piccole e medie imprese con sede negli Emirati Arabi Uniti; pertanto, qualora un’azienda giapponese presenti direttamente una domanda negli Emirati Arabi Uniti, di norma non potrà beneficiare di tali riduzioni o esenzioni (e dovrà pagare le tariffe previste per le società in generale).Inoltre, la nuova legge prevede disposizioni di tutela, quali l’esenzione da determinate tasse di ripristino per ritardi nel pagamento delle annualità relative a brevetti e disegni e modelli; tuttavia, non sono stati segnalati regimi di riduzione specifici per i disegni e modelli (ad esempio, sconti in caso di deposito di più domande di disegno e modello in un’unica soluzione).

Sistema di riduzione e esenzione in Giappone: anche in Giappone è stato ampliato il sistema di riduzione e esenzione delle tasse relative alla proprietà intellettuale. In particolare, con il nuovo sistema introdotto nell’aprile 2019, sono state adottate misure di riduzione sostanziale delle tasse di richiesta di esame e di registrazione relative a brevetti, disegni e modelli e marchi, rivolte a piccole e medie imprese, start-up, inventori privati, università e TLO (Transfer Liaison Offices).Grazie a questo sistema, le piccole e medie imprese e altri soggetti che soddisfano determinati requisiti (come il capitale sociale, il numero di dipendenti e l’indipendenza dalle grandi imprese) beneficiano di una riduzione delle tasse di richiesta di esame e di registrazione pari alla metà o ai due terzi.Ad esempio, nel caso delle piccole imprese, il sistema prevede una riduzione di due terzi delle tasse di richiesta di esame e delle annualità relative ai primi dieci anni del brevetto (anche nel caso dei disegni e modelli, poiché si tratta di un sistema basato sull’esame, sono oggetto di riduzione le tasse corrispondenti all’esame e le tasse di registrazione).Tale regime di riduzione è applicabile anche alle persone giuridiche straniere e ai cittadini stranieri; se soddisfano i requisiti, anche le PMI estere possono beneficiarne al momento della presentazione di una domanda in Giappone. Anche le procedure sono state semplificate: mentre in precedenza era necessario presentare documenti comprovanti l’idoneità alla riduzione, attualmente è sufficiente indicare la categoria pertinente nella documentazione di domanda e specificare che si «omette la presentazione dei documenti giustificativi».Inoltre, come misura specifica del Giappone, esistono anche sistemi di sovvenzione per le spese relative alle domande all’estero (sovvenzioni per le domande all’estero erogate da JETRO e altri enti) nell’ambito delle politiche di sostegno alle PMI e delle iniziative delle singole prefetture. Si tratta di un sistema che sovvenziona pubblicamente una parte delle spese sostenute dalle PMI nazionali per la presentazione di domande di disegno o modello all’estero; tuttavia, poiché differisce dalla «riduzione o esenzione» delle tasse oggetto del presente documento, ne tralasciamo i dettagli.

Confronto tra i sistemi di riduzione e esenzione: sia gli Emirati Arabi Uniti (EAU) che il Giappone applicano riduzioni delle tasse ufficiali come misura di sostegno alle piccole e medie imprese, ma vi sono differenze nei contenuti. Gli EAU operano una chiara distinzione in base alla sede (presenza o meno sul territorio degli EAU) e, in linea di principio, non prevedono sconti per le imprese straniere.D’altra parte, il sistema di riduzione e esenzione giapponese si applica in base a requisiti quali le dimensioni dell’impresa e il carattere non lucrativo, ed è accessibile anche alle imprese estere purché di piccole o medie dimensioni. Inoltre, in Giappone le percentuali di riduzione e esenzione sono significative (1/2 o 2/3) e comprendono anche le tasse di esame e di mantenimento. Al contrario, negli Emirati Arabi Uniti la riduzione per le piccole e medie imprese si limita a circa 1/2.Inoltre, in Giappone si tiene conto anche della semplicità delle procedure (è possibile ottenere l’esenzione o la riduzione semplicemente presentando una dichiarazione). Sebbene entrambi i Paesi si stiano impegnando per alleggerire l’onere dei costi di acquisizione della proprietà intellettuale, si può affermare che il Giappone abbia un ambito di applicazione più ampio e tassi di riduzione più elevati.Quando un’azienda giapponese presenta una domanda di registrazione di un disegno o modello negli Emirati Arabi Uniti, in linea di principio deve prevedere il pagamento dell’intero importo delle spese ufficiali (ad esempio: tassa di deposito pari a 2.000 AED); tuttavia, per quanto riguarda l’acquisizione dei diritti in Giappone, è possibile ridurre i costi verificando se la propria azienda rientra nei criteri di riduzione o esenzione e avvalendosi del relativo sistema.

6. Requisiti relativi ai disegni (preparazione dei disegni al momento della domanda di registrazione di un disegno o modello)

Requisiti relativi ai disegni negli Emirati Arabi Uniti: al momento della presentazione di una domanda di registrazione di un disegno o modello negli Emirati Arabi Uniti, occorre tenere presenti alcuni aspetti relativi ai disegni (drawings) da allegare alla domanda. Innanzitutto, i disegni (o le fotografie) da presentare devono rappresentare chiaramente il disegno o modello da ogni angolazione.Nel caso di oggetti tridimensionali (disegni 3D), di norma sono richiesti disegni da sei direzioni (vista frontale, posteriore, laterale destra, laterale sinistra, superiore e inferiore).Inoltre, è previsto che ciascun disegno venga presentato in almeno due copie. Sebbene la presentazione di due copie sia un retaggio dell’epoca in cui le domande venivano presentate su supporto cartaceo, nel caso delle domande elettroniche ciò equivale a preparare due set di file da caricare. Nel caso di disegni bidimensionali, quali motivi planari o tessuti, è necessario presentare due copie del disegno.Si raccomanda di realizzare i disegni il più possibile come schizzi al tratto e in modo nitido; tuttavia, è ammessa anche la presentazione di immagini fotografiche ad alta risoluzione. Tuttavia, nel caso delle fotografie, è necessario che lo sfondo sia a tinta unita e che il contrasto sia ben definito, in modo che i dettagli del disegno siano chiaramente distinguibili.L’esaminatore verificherà inoltre che i disegni e le fotografie presentati al momento della domanda non superino l’ambito del disegno o modello già pubblicato. Ad esempio, si valuterà se, ai fini dell’applicazione del periodo di grazia, il contenuto pubblicato corrisponda a quello dei disegni allegati alla domanda.Inoltre, i requisiti formali dei disegni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione e sono previste norme relative alla rappresentazione dei dettagli (ad esempio, l’ombreggiatura o l’uso delle linee tratteggiate). In generale, sono necessari disegni da più punti di vista che rappresentino il prodotto nella sua interezza senza omissioni; come in Giappone, è auspicabile preparare, ad esempio, sei viste frontali e laterali più una vista obliqua (disegno di riferimento).Qualora si intenda rivendicare come disegno o modello solo una parte del prodotto, è ipotizzabile una rappresentazione in cui le parti non oggetto della rivendicazione siano raffigurate, ad esempio, con linee tratteggiate; tuttavia, poiché non sono state pubblicate linee guida chiare da parte degli Emirati Arabi Uniti, è consigliabile seguire le indicazioni di un agente specializzato.

Requisiti relativi ai disegni in Giappone: in Giappone, i disegni (o le fotografie, i modelli o i campioni) da allegare alla domanda di registrazione di un disegno o modello devono essere redatti in modo dettagliato e accurato, affinché l’esaminatore e i terzi possano comprendere concretamente il disegno o modello in questione.Tradizionalmente, per i disegni e modelli di oggetti tridimensionali, la regola era quella di presentare sei viste (vista frontale, vista posteriore, vista laterale destra, vista laterale sinistra, vista in pianta e vista dal basso).Tuttavia, negli ultimi anni i requisiti relativi ai disegni sono stati leggermente alleggeriti; ad esempio, nel caso di oggetti simmetrici rispetto all’asse destro-sinistro, può essere sufficiente un solo disegno laterale, oppure, qualora siano sufficienti una vista obliqua che mostri l’insieme e una vista frontale principale, non è sempre necessario presentare tutti e sei i disegni.Tuttavia, qualora la forma nella direzione mancante venisse giudicata poco chiara, verrebbe emesso un ordine di correzione; pertanto, in linea di principio, è più sicuro preparare i disegni delle sei direzioni (con la revisione dei criteri di esame dei disegni e modelli del 2020, è stata esplicitamente sancita la possibilità di omettere alcuni disegni nel caso di oggetti simmetrici). In Giappone, oltre ai disegni, è possibile presentare anche fotografie o immagini generate al computer (CG).Negli ultimi anni stanno aumentando le domande in cui si utilizzano immagini di rendering realizzate con software CAD 3D o fotografie scattate in sostituzione dei disegni.L’Ufficio Brevetti stabilisce che «in linea di principio, la rappresentazione debba avvenire tramite disegni», ma precisa espressamente che «oltre ai disegni (lineari), sono accettate anche immagini generate al computer». Anche in caso di presentazione di fotografie, è preferibile che lo sfondo sia a tinta unita; occorre prestare attenzione poiché un’eccessiva presenza di ombre può rendere difficile distinguere i dettagli.

Tra i requisiti caratteristici del Giappone in materia di disegni e modelli vi è il metodo di indicazione relativo ai disegni e modelli parziali e a quelli correlati. Quando si deposita una domanda per un disegno o modello parziale, è necessario tracciare con una linea continua la parte per la quale si richiede la protezione e rappresentare le altre parti con una linea tratteggiata o simili, in modo da indicare chiaramente la «parte per la quale si intende ottenere la registrazione del disegno o modello».Inoltre, nelle sezioni della domanda denominate «Articoli oggetto del disegno o modello» e «Descrizione del disegno o modello», si deve specificare che le parti tratteggiate, pur essendo parte degli articoli oggetto del disegno o modello, non sono oggetto della registrazione.Ad esempio, si può indicare quanto segue: «La parte indicata con una linea continua costituisce la parte per la quale si richiede la registrazione del disegno o modello, mentre la parte indicata con una linea tratteggiata è una parte di riferimento disegnata a scopo illustrativo». In questo modo, combinando il tipo di linea utilizzato nei disegni con le indicazioni riportate nel campo delle spiegazioni, si specifica l’ambito del disegno o modello parziale.Analogamente, nel caso di contenitori in vetro trasparente, si raccomanda di integrare la rappresentazione grafica con una descrizione scritta, indicando ad esempio «le parti trasparenti sono rappresentate con tratteggio o simili, e nella sezione delle spiegazioni si precisa che sono trasparenti», in modo da fornire chiarimenti sia grafici che testuali sulle **caratteristiche specifiche del design (trasparenza del materiale, superfici a specchio, meccanismi mobili, ecc.)**.In Giappone esistono linee guida dettagliate sulle modalità di redazione dei disegni e l’Ufficio Brevetti ha pubblicato, tra l’altro, la «Guida alla compilazione della domanda di registrazione di un disegno o modello».

Confronto dei requisiti relativi ai disegni: i requisiti relativi ai disegni negli Emirati Arabi Uniti e in Giappone mirano fondamentalmente a illustrare chiaramente la forma del disegno o modello da tutte le angolazioni, e i tipi di disegni richiesti (ad esempio le viste su sei facce) sono comuni. Tuttavia, nella pratica quotidiana sussistono alcune differenze.Innanzitutto, in Giappone l’uso delle linee tratteggiate per rappresentare un disegno o modello parziale e i requisiti di descrizione sono stabiliti in modo rigoroso, mentre negli Emirati Arabi Uniti non esistono disposizioni chiare per i casi in cui si rivendichi solo una parte (tuttavia, poiché a livello internazionale è prassi comune indicare le parti non rivendicate mediante linee tratteggiate, è probabile che tale utilizzo sia accettato anche nelle domande presentate negli Emirati Arabi Uniti).Inoltre, mentre in Giappone sono stati definiti i requisiti di omissione nei disegni (ad esempio l’omissione di un lato di oggetti simmetrici), negli Emirati Arabi Uniti non si riscontrano simili agevolazioni procedurali.Inoltre, in Giappone esistono linee guida sui disegni e modelli che tengono conto anche di casi particolari, quali i disegni e modelli di immagini o di interni. Ad esempio, nel caso dei disegni e modelli di immagini, è possibile presentare anche sequenze di immagini che mostrano le variazioni sullo schermo. Nei Emirati Arabi Uniti, invece, poiché le immagini in sé non sono oggetto di protezione, non è necessario tenerne conto.Pertanto, mentre i requisiti di redazione dei disegni in Giappone sono ricchi di informazioni e minuziosi, negli Emirati Arabi Uniti l’accento è posto sulla chiara rappresentazione delle viste minime indispensabili. Detto questo, poiché nelle domande internazionali è richiesta una redazione uniforme dei disegni, si ritiene che, quando le imprese giapponesi presentano una domanda di disegno o modello negli Emirati Arabi Uniti, la domanda venga accettata ed esaminata senza problemi purché vengano preparati disegni dettagliati di livello equivalente a quelli delle domande presentate in Giappone.

7. Durata della protezione (durata di validità e spese di mantenimento)

Periodo di protezione negli Emirati Arabi Uniti: la durata del diritto di disegno o modello (registrazione di disegno industriale) negli Emirati Arabi Uniti è fissata a 20 anni dalla data di deposito della domanda. Tale durata è stata estesa in seguito all’entrata in vigore della nuova legge nel 2021; in precedenza era di 10 anni dalla data di deposito (periodo di protezione previsto dalla normativa precedente).La nuova legge si applica ai disegni e modelli per i quali la domanda è stata presentata a partire da dicembre 2021; anche i diritti che in passato godevano di una protezione decennale possono essere prorogati fino a un massimo di 20 anni tramite rinnovo. Per mantenere il periodo di protezione di 20 anni, è necessario versare senza interruzioni le annualità (tasse di registrazione annuali).La tassa di registrazione matura ogni anno a partire dall’anno successivo alla presentazione della domanda e il suo importo è fissato annualmente. Se il pagamento della tassa viene omesso per un determinato periodo, la registrazione viene cancellata; tuttavia, se ciò avviene entro il termine di grazia previsto dalla legge, è possibile richiedere il ripristino mediante pagamento retroattivo (il termine di grazia specifico è disciplinato dal regolamento di attuazione; in genere si prevede un periodo di grazia di sei mesi e il ripristino mediante pagamento di una sanzione).Si noti inoltre che negli Emirati Arabi Uniti (EAU), anche per i disegni e modelli, analogamente ai brevetti, è possibile estinguere il diritto prima della scadenza del periodo di validità mediante rinuncia da parte del titolare.

Periodo di protezione in Giappone: la durata del diritto di disegno o modello in Giappone è stata recentemente estesa a 25 anni dalla data di deposito della domanda. Tale disposizione si applica alle domande presentate a partire dal 1° aprile 2020, mentre per le domande precedenti si applica, come in precedenza, la durata di 20 anni dalla data di registrazione (regime precedente alla modifica;Tuttavia, se calcolato a partire dalla data di deposito, il periodo è di circa 20 anni più la durata dell’esame) o, per le domande ancora più datate, di 15 anni, in base a misure transitorie. A seguito della modifica, la durata è stata uniformata a «25 anni dalla data di deposito», pertanto è possibile mantenere il diritto per un massimo di 25 anni, compreso il periodo necessario per l’esame e la registrazione. In Giappone, anche per i diritti di disegno o modello, così come per i diritti di brevetto e simili, è necessario il pagamento di una tassa di registrazione annuale.Sebbene la legge sui disegni e modelli preveda il pagamento annuale della tassa di registrazione a partire dal primo anno, nella pratica è previsto il pagamento in un’unica soluzione delle tasse relative al primo, secondo e terzo anno al momento della decisione di registrazione. Successivamente, a partire dal quarto anno, il pagamento avviene in anticipo ogni anno per un anno (è possibile anche il pagamento in un’unica soluzione per più anni).In base alle tariffe in vigore nel 2022, il canone per il primo, secondo e terzo anno è pari a 8.500 yen per ciascun anno, mentre dal quarto al ventesimo anno è pari a 16.900 yen per ciascun anno (in seguito a una modifica legislativa, si prevede che anche per il periodo dal ventunesimo al venticinquesimo anno venga fissato un importo annuale di entità analoga).Il mancato pagamento della quota annuale comporta l’estinzione del diritto; tuttavia, è possibile sanare la situazione entro sei mesi mediante il pagamento retroattivo (al doppio dell’importo) (articolo 43 della Legge sui disegni e modelli).Inoltre, in Giappone è possibile richiedere, al momento della presentazione della domanda, la «registrazione della riduzione della durata del diritto», che consente di abbreviare la durata del diritto fino a un massimo di 5 anni (articolo 21 della Legge sui disegni e modelli). Si tratta di un istituto utilizzato, ad esempio, quando si desidera limitare la durata del diritto per disegni e modelli con un ciclo di vita del prodotto breve; tuttavia, negli ultimi anni non se ne riscontra un uso molto diffuso.

Confronto tra i periodi di protezione: il diritto di disegno o modello negli Emirati Arabi Uniti ha una durata di 20 anni, mentre in Giappone è di 25 anni; il Giappone prevede quindi un periodo di protezione più lungo di 5 anni. In Giappone, la durata del diritto di disegno o modello, che all’inizio del sistema era di 15 anni, è stata estesa a 20 anni e, più recentemente, a 25 anni, rientrando così nella categoria dei periodi più lunghi a livello internazionale.D’altra parte, anche negli Emirati Arabi Uniti, la durata, che fino al 2021 era di soli 10 anni, è stata raddoppiata in un colpo solo portandola a 20 anni, raggiungendo così i livelli dei principali paesi. Per quanto riguarda i costi di mantenimento, entrambi i paesi hanno in comune la necessità di versare una tassa annuale di mantenimento.Tuttavia, mentre in Giappone è previsto il pagamento forfettario di tre anni alla prima scadenza, seguito da pagamenti annuali, negli Emirati Arabi Uniti il pagamento avviene annualmente sin dal primo anno.Inoltre, mentre in Giappone l’importo annuale nella seconda metà del periodo è fissato a un livello leggermente più elevato, con un carattere progressivo, anche negli Emirati Arabi Uniti l’importo annuale potrebbe aumentare in base agli anni trascorsi (sebbene i dettagli non siano stati resi noti, poiché nei brevetti gli importi sono più elevati negli anni successivi, si presume che per i disegni e modelli valga una configurazione simile).In ogni caso, la gestione del mantenimento dei diritti è fondamentale ed è comune a entrambi i paesi il fatto che, in caso di mancata versamento delle tasse annuali, il diritto si estingua. Le aziende che ottengono diritti di disegno o modello in entrambi i paesi devono gestire le scadenze delle tasse annuali tramite un sistema informatico e provvedere al pagamento senza omissioni. Per quanto riguarda la durata del periodo di protezione, in Giappone vi sono casi in cui il diritto viene mantenuto per l’intero periodo di 25 anni, ma se la vita utile del prodotto è breve, è frequente che si proceda alla rinuncia al diritto prima della scadenza.Anche negli Emirati Arabi Uniti la durata è di 20 anni, ma anche in questo caso è possibile che, nei settori della moda e dei beni di consumo, si proceda alla rinuncia ai diritti dopo circa 10 anni. È importante tenere presente la differenza tra i periodi massimi previsti dalla legge (25 anni in Giappone e 20 anni negli Emirati Arabi Uniti) e valutare la durata di mantenimento dei diritti in base alla propria strategia.

8. Azioni legali per violazione (esercizio e esecuzione dei diritti)

Azioni legali per violazione negli Emirati Arabi Uniti: negli Emirati Arabi Uniti, il diritto di disegno o modello sorge con la registrazione; ai disegni o modelli non registrati non vengono riconosciuti diritti.Il titolare del diritto di disegno o modello (o il titolare di un diritto di sfruttamento esclusivo registrato) può intentare un’azione civile per far valere la violazione dei propri diritti qualora un terzo utilizzi senza autorizzazione un disegno o modello registrato su un prodotto. Nello specifico, il titolare del diritto di disegno o modello o il licenziatario presenta istanza presso il tribunale civile locale per ottenere un provvedimento inibitorio o il risarcimento dei danni.Sebbene negli Emirati Arabi Uniti non esistano tribunali specializzati in proprietà intellettuale, i tribunali civili dei principali emirati, quali Dubai e Abu Dhabi, dispongono di sezioni competenti in materia di proprietà intellettuale. Al momento dell’avvio del procedimento, la rappresentanza è solitamente affidata ad avvocati (consulenti in materia di proprietà intellettuale locali e rappresentanti legali).Ai sensi della legislazione degli Emirati Arabi Uniti, il titolare del diritto di disegno o modello può richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione, oltre a poter chiedere la cessazione dell’atto di violazione (ordinanza inibitoria). Qualora il tribunale riconosca la violazione, è possibile emettere una sentenza che disponga il sequestro e il fermo dei prodotti contraffatti, nonché la distruzione delle scorte accumulate.Inoltre, il tribunale può ordinare il sequestro e la dismissione dei macchinari e delle attrezzature utilizzati per la violazione, oppure disporre la pubblicazione del contenuto della sentenza sul Bollettino dei diritti di proprietà industriale o sui quotidiani. Si tratta di misure di tutela volte a ottenere un effetto deterrente.

Negli Emirati Arabi Uniti non sono previsti provvedimenti amministrativi di cessazione (ad esempio, interventi di contrasto da parte dell’Ufficio brevetti o il sistema di sequestro doganale dei prodotti che violano i diritti di design). Pertanto, a parte la possibilità per il titolare del diritto di adire direttamente il tribunale, non esistono sostanzialmente altri mezzi per porre fine alla violazione.Inoltre, ai sensi della precedente normativa non erano previste sanzioni penali per la violazione dei diritti sui disegni e modelli e non era possibile avviare un’azione penale. Tuttavia, la nuova legge (Legge federale n. 11 del 2021) ha introdotto sanzioni penali per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.Ai sensi dell’articolo 69 di tale legge, è stato espressamente stabilito che «chiunque violi intenzionalmente i diritti relativi a invenzioni, disegni e modelli, ecc. tutelati dalla presente legge» è passibile di una sanzione pecuniaria compresa tra 100.000 e 1.000.000 di dirham, di una pena detentiva o di entrambe.In altre parole, le violazioni gravi dei diritti sui disegni e modelli possono essere trattate come reati penali. Tuttavia, poiché questa disposizione è entrata in vigore da poco, non sono ancora stati segnalati casi sufficienti di applicazione effettiva.Negli Emirati Arabi Uniti, dove il quadro giuridico e il sistema di applicazione della legge in materia di proprietà intellettuale sono ancora in fase di maturazione, è raro che i titolari dei diritti presentino direttamente denuncia penale alla polizia; nella realtà, infatti, le azioni civili volte all’ottenimento di un provvedimento inibitorio e al risarcimento dei danni costituiscono lo strumento principale.Ciononostante, il fatto che sia ora possibile ricorrere a strumenti penali ai sensi di legge rappresenta un vantaggio per i titolari dei diritti, in quanto consente di far pesare sul trasgressore il «rischio di sanzioni penali» come mezzo di pressione.

Va inoltre precisato che, essendo gli Emirati Arabi Uniti uno Stato federale in cui ciascun emirato possiede una propria giurisdizione, quando si avvia un'azione legale per violazione è necessario scegliere il tribunale competente in base al luogo in cui si è verificata la violazione o alla sede del convenuto. Ad esempio, se i prodotti contraffatti sono in circolazione a Dubai, l’azione legale va intentata presso il tribunale di Dubai.Per quanto riguarda il sistema di sequestro doganale, in materia di diritti di marchio viene effettuata la registrazione presso le autorità doganali di ciascun emirato per consentire il sequestro alla frontiera dei prodotti contraffatti; tuttavia, per quanto riguarda i diritti di disegno o modello, il sistema di registrazione doganale non è chiaro e si ritiene che sia difficile attuare misure di sequestro alla frontiera.

Azioni legali per violazione in Giappone: in Giappone, come misure legali contro la violazione dei diritti sui disegni e modelli, è possibile ricorrere sia a procedimenti civili che penali. Sul piano civile, il titolare del diritto sul disegno o modello o il titolare di un diritto di sfruttamento esclusivo (detentore di una licenza esclusiva) può intentare un’azione legale contro l’autore della violazione dinanzi al tribunale distrettuale, richiedendo un provvedimento inibitorio e il risarcimento dei danni.Sebbene la Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale abbia sede presso la Corte d’Appello di Tokyo, il primo grado di giudizio si svolge presso i tribunali distrettuali di tutto il Paese; in particolare, presso il Tribunale distrettuale di Tokyo e quello di Osaka sono state istituite sezioni specializzate esperte in materia di proprietà intellettuale. Questi tribunali costituiscono di fatto il fulcro delle controversie in materia di proprietà intellettuale e gran parte delle cause relative ai diritti di design viene intentata proprio a Tokyo e Osaka.Anche nei casi in cui la produzione e la vendita dei prodotti sospettati di contraffazione avvengano in altre regioni, i tribunali distrettuali di Tokyo e Osaka possono avere giurisdizione; pertanto, nella pratica, molti casi si concentrano in tali sedi.

Nel contenzioso civile, l’oggetto principale della richiesta è innanzitutto l’ingiunzione (cessazione dell’atto di violazione). Il titolare del diritto può anche richiedere un’ingiunzione provvisoria mediante provvedimento cautelare, parallelamente al procedimento di merito.L’ordinanza di provvedimento provvisorio costituisce uno strumento efficace per sospendere temporaneamente la produzione e la vendita dei prodotti contraffatti prima della sentenza nel procedimento di merito; qualora vengano riconosciuti l’evidenza della contraffazione e l’urgenza della misura, il tribunale può emetterla già nel giro di alcuni mesi dall’avvio del procedimento.Nel procedimento di merito definitivo, qualora venga accertata la violazione, vengono disposti un provvedimento inibitorio permanente (ordinanza inibitoria definitiva) e il risarcimento dei danni. L’ammontare del risarcimento dei danni è disciplinato da norme presuntive previste dalla legge sui disegni e modelli (in applicazione analogica dell’articolo 105 della legge sui brevetti), ed è calcolato sulla base dei profitti ottenuti dall’autore della violazione o di un importo equivalente ai canoni di licenza.Il tempo necessario per giungere alla sentenza di primo grado in un procedimento civile è generalmente compreso tra 10 e 18 mesi. In Giappone, anche nel corso di un’azione per violazione, il convenuto può presentare una richiesta di procedimento di nullità all’Ufficio dei Brevetti oppure far valere l’eccezione di nullità (articolo 104-3) nell’ambito del procedimento stesso.Poiché il tribunale non sospende automaticamente il procedimento in caso di richiesta di procedimento di nullità, è prassi comune che la causa per violazione e il procedimento di nullità procedano parallelamente. Qualora la decisione di nullità diventi definitiva, il diritto sul disegno o modello cessa retroattivamente e le richieste di ingiunzione e di risarcimento non saranno più accolte.

Dal punto di vista penale, anche la legge giapponese sui disegni e modelli prevede sanzioni penali. Chiunque violi un diritto di disegno o modello o un diritto di sfruttamento esclusivo è passibile di una pena detentiva fino a 10 anni o di una multa fino a 10 milioni di yen (o entrambe). Si tratta di sanzioni severe, equivalenti a quelle previste per la violazione dei diritti di brevetto.Tuttavia, affinché si configuri un procedimento penale, è necessario che il titolare del diritto (la parte lesa) spinga denuncia presso la polizia o la procura. La violazione del diritto di disegno o modello è un reato perseguibile su querela di parte e, in assenza di denuncia da parte del titolare, non può essere perseguita penalmente. Tuttavia, per i casi socialmente gravi, esistono alcune disposizioni che consentono il perseguimento d’ufficio, anche in assenza di denuncia.Nella pratica, non sono frequenti i casi in cui si proceda immediatamente all’arresto per violazione del diritto di disegno o modello; tuttavia, in casi di produzione di prodotti contraffatti particolarmente gravi, può verificarsi un’azione di contrasto congiunta con quella relativa ai marchi.

Come rimedi giuridici, in sede civile è possibile richiedere, oltre all’ordinanza di cessazione e al risarcimento dei danni, anche misure volte al ripristino della reputazione (ad esempio, annunci di scuse). L’ordinanza di cessazione può essere eseguita mediante esecuzione forzata dopo la definitività della sentenza; in caso di inottemperanza, si ricorre anche all’esecuzione indiretta (rafforzamento del risarcimento pecuniario).Il diritto al risarcimento dei danni è soggetto a prescrizione: il diritto si estingue dopo tre anni dal momento in cui si viene a conoscenza della violazione e del danno. È inoltre possibile richiedere la restituzione dell’arricchimento senza causa, ma in questo caso il termine di prescrizione è di dieci anni dal momento in cui si è verificato l’arricchimento.

Confronto tra le azioni legali per violazione: i sistemi giuridici degli Emirati Arabi Uniti (EAU) e del Giappone in materia di violazione dei diritti sui disegni e modelli presentano le seguenti differenze.

• Presenza o meno di sanzioni penali: in Giappone esistono da tempo disposizioni in materia di sanzioni penali e, in caso di violazioni gravi, è possibile ricorrere a misure penali. Anche negli Emirati Arabi Uniti sono state introdotte sanzioni penali con la nuova legge, ma la loro efficacia è ancora incerta; poiché in passato non esistevano misure penali, nella pratica ci si concentra principalmente sui rimedi civili.Per le imprese giapponesi, qualora nei Emirati Arabi Uniti circolassero prodotti che imitano i propri design, si dovrebbe innanzitutto prendere in considerazione un provvedimento inibitorio civile e, se necessario, tenere in considerazione anche il ricorso alle disposizioni penali della nuova legge.

• Misure amministrative: in Giappone, sebbene il sistema di controllo alla frontiera da parte delle dogane non sia così diffuso come nel caso dei marchi, anche i diritti sui disegni e modelli rientrano nel sistema di registrazione della proprietà intellettuale presso le dogane (ai sensi della legge doganale è possibile richiedere il divieto di importazione di merci che violano i diritti sui disegni e modelli).D’altra parte, negli Emirati Arabi Uniti non risulta esistente un sistema che consenta di applicare provvedimenti inibitori basati sui diritti di disegno o modello in sede doganale. Si può quindi affermare che in Giappone sia più agevole adottare misure amministrative, quali il blocco dell’importazione di prodotti contraffatti.

• Procedimenti giudiziari: in Giappone esiste un sistema giudiziario specializzato, con al vertice la Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale, e i giudici, i consulenti in materia di proprietà intellettuale e gli avvocati possiedono un elevato livello di competenza in materia.Negli Emirati Arabi Uniti, invece, l’esperienza in materia di contenzioso sulla proprietà intellettuale è ancora limitata e potrebbero esserci discrepanze nell’interpretazione giuridica da parte dei giudici. Per questo motivo, quando si avvia un’azione legale negli Emirati Arabi Uniti, è fondamentale rivolgersi a uno studio legale che conosca bene il contesto locale e spiegare con cura gli aspetti tecnici della questione.

• Efficacia dei rimedi: in Giappone esistono meccanismi consolidati per garantire l’esecuzione delle sentenze relative a provvedimenti inibitori e al risarcimento dei danni (procedimenti di esecuzione forzata). Anche negli Emirati Arabi Uniti la legge prevede il sequestro e la distruzione dei prodotti contraffatti, ma le informazioni relative al grado di rigore con cui tali provvedimenti vengono effettivamente applicati sono limitate. Si ritiene che, a causa del contesto culturale, siano frequenti i casi in cui si giunga a una transazione extragiudiziale (conciliazione).

Nel complesso, il Giappone offre opzioni più diversificate per far fronte alle violazioni della proprietà intellettuale e dispone di un contesto in cui è possibile esercitare un effetto deterrente sia sul piano penale che su quello civile. Sebbene anche negli Emirati Arabi Uniti il sistema sia stato rafforzato con l’entrata in vigore della nuova legge, quando si esercitano i propri diritti in loco è realistico puntare principalmente sul contenzioso civile, avvalendosi della consulenza di un rappresentante di fiducia.Inoltre, affinché le imprese giapponesi possano tutelare i propri disegni e modelli, è fondamentale che questi siano stati debitamente registrati anche negli Emirati Arabi Uniti. Poiché in questo Paese non è possibile esercitare i diritti senza registrazione, una volta che il disegno o modello è stato reso pubblico è ormai troppo tardi; pertanto, è essenziale pianificare le domande di registrazione nei vari Paesi prima di espandersi all’estero.

9. Rapporto con le domande internazionali (Accordo dell’Aia, ecc.)

Situazione delle domande internazionali negli Emirati Arabi Uniti: al momento (luglio 2025), gli Emirati Arabi Uniti non sono parte del sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli (Convenzione dell’Aia). Di conseguenza, non è possibile designare gli Emirati Arabi Uniti mediante una domanda internazionale ai sensi della Convenzione dell’Aia; per ottenere un diritto di disegno o modello in questo Paese, è necessario presentare direttamente una domanda nazionale negli Emirati Arabi Uniti.Poiché gli Emirati Arabi Uniti sono membri della Convenzione di Parigi, è possibile presentare una domanda negli Emirati Arabi Uniti rivendicando il diritto di priorità di Parigi entro sei mesi dalla data di deposito della domanda di disegno o modello in un altro Paese, come il Giappone (il periodo di priorità per i disegni e modelli è di sei mesi e anche la legislazione degli Emirati Arabi Uniti prevede che «il periodo per rivendicare il diritto di priorità sia di sei mesi dalla data del primo deposito»).Tuttavia, anche nel caso in cui si intenda rivendicare il diritto di priorità in altri paesi per un disegno o modello depositato in precedenza negli Emirati Arabi Uniti, è necessario farlo entro sei mesi.Gli Emirati Arabi Uniti sono membri del GCC (Consiglio di cooperazione del Golfo), ma nella regione del GCC non esiste un sistema unificato di registrazione dei disegni e modelli (per quanto riguarda i brevetti esiste l’Ufficio brevetti del GCC, mentre i disegni e modelli rientrano nella giurisdizione di ciascun paese). Pertanto, affinché le imprese giapponesi possano ottenere la protezione dei disegni e modelli nella regione mediorientale, compresi gli Emirati Arabi Uniti, è necessario presentare domande separate per ciascun paese.

Per ovviare agli inconvenienti derivanti dal non essere aderenti al sistema di domanda internazionale, è stato riferito che negli ultimi anni anche gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando l’adesione alla Convenzione dell’Aia. Tuttavia, al 2025 ciò non si è ancora concretizzato. Alcuni paesi limitrofi (come l’Arabia Saudita) stanno apportando modifiche legislative in vista dell’adesione, pertanto è possibile che il numero di Stati contraenti della Convenzione dell’Aia nella regione mediorientale aumenti.Qualora gli Emirati Arabi Uniti aderissero all’Accordo dell’Aia, sarebbe possibile designare gli Emirati Arabi Uniti tramite una domanda internazionale presentata dal Giappone, con un notevole miglioramento in termini di praticità. Fino ad allora, per le imprese giapponesi l’unica opzione per ottenere i diritti di disegno o modello negli Emirati Arabi Uniti rimane la presentazione diretta della domanda tramite un agente locale.

Situazione delle domande internazionali in Giappone: il Giappone ha aderito alla Convenzione dell’Aia (Convenzione di Ginevra modificata) nel 2015 e utilizza attivamente il sistema internazionale dei disegni e modelli. I richiedenti con sede in Giappone possono presentare una domanda di registrazione internazionale presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI, consentendo così di depositare un disegno o modello in più paesi contemporaneamente.Inoltre, è possibile per i richiedenti stranieri designare il Giappone nella registrazione internazionale. In tal caso, l’Ufficio giapponese dei brevetti, in qualità di autorità nazionale designata, effettua un esame analogo a quello previsto per le domande nazionali. Poiché il Giappone adotta il principio dell’esame di merito, anche nel caso di una domanda internazionale l’esaminatore valuta la novità e l’assenza di ovvietà, e, qualora sussistano motivi di rigetto, notifica il rigetto (Refusal) tramite l’Ufficio internazionale.Pertanto, anche nel caso in cui si designi il Giappone in una domanda internazionale, è necessario prestare attenzione affinché i disegni e le rivendicazioni siano conformi ai criteri di esame giapponesi (ad esempio, la conformità al principio «una domanda, un disegno o modello» e l’indicazione dei disegni o modelli parziali).Il richiedente che riceva una notifica di rifiuto dall’Ufficio giapponese dei brevetti dovrà presentare, tramite un rappresentante designato, una memoria o una correzione all’Ufficio giapponese dei brevetti, avviando così la procedura volta a eliminare i motivi di rifiuto.

Ai sensi della Convenzione dell’Aia, il Giappone prevede due vie per la presentazione delle domande internazionali di disegno o modello: ① la domanda diretta in Giappone (presentata all’Ufficio dei brevetti) e ② la domanda tramite l’Aia (con designazione del Giappone tramite l’OMPI). Non vi è alcuna differenza nell’efficacia delle due procedure e il diritto di disegno o modello ottenuto è identico.Tuttavia, nel caso della domanda tramite L’Aia, il pagamento delle spese di mantenimento (tassa di registrazione) deve essere effettuato ogni cinque anni all’Ufficio internazionale. Mentre il diritto di disegno e modello giapponese non prevede un sistema di rinnovo quinquennale, ma un sistema di pagamento annuale, nella registrazione internazionale è possibile mantenere il diritto per un massimo di 15 anni(secondo le disposizioni contrattuali; per periodi superiori si fa riferimento alla legislazione nazionale). Poiché nel caso del Giappone il diritto può sussistere fino a 25 anni, ripetendo il pagamento delle tasse di rinnovo ogni cinque anni si raggiunge tale durata. Pertanto, sebbene le modalità di pagamento delle tasse di mantenimento differiscano a seconda che la domanda sia presentata tramite la procedura internazionale o quella nazionale, la durata finale del diritto rimane la stessa.

Confronto relativo alle domande internazionali: poiché il Giappone aderisce al sistema internazionale dei disegni e modelli mentre gli Emirati Arabi Uniti non ne fanno parte, ciò influisce anche sulla strategia globale in materia di disegni e modelli delle imprese giapponesi. Le imprese giapponesi possono avvalersi della domanda di L’Aia per presentare contemporaneamente domande nei paesi europei, americani e asiatici, ma poiché gli Emirati Arabi Uniti non sono inclusi in tale sistema, è necessario predisporre una domanda separata per tali paesi.Ad esempio, qualora un’azienda giapponese sviluppi il design di un nuovo prodotto destinato al mercato mediorientale, dovrà presentare una domanda unica tramite la Convenzione dell’Aia per i paesi principali, mentre per i paesi non aderenti, quali gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, dovrà presentare domande separate avvalendosi della priorità della Convenzione di Parigi. Sebbene ciò comporti un leggero aumento degli oneri in termini di costi e tempistiche, gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un mercato chiave in Medio Oriente e la tutela in tale paese riveste grande importanza.

Inoltre, per quanto riguarda le domande di registrazione internazionale dell’Aia che designano il Giappone, l’Ufficio giapponese dei brevetti effettua un esame relativamente rapido e, nella maggior parte dei casi, la notifica di registrazione o di rigetto viene emessa entro circa 3-8 mesi dalla presentazione della domanda (l’ordine di esame è equivalente a quello delle domande nazionali).Qualora si riceva un motivo di rigetto da parte del Giappone, per provvedere al ricorso è necessario nominare un rappresentante in Giappone e seguire le procedure nazionali; sotto questo aspetto, l’onere non differisce da quello di una domanda nazionale presentata sin dall’inizio. Pertanto, è fondamentale definire una strategia soppesando i vantaggi delle domande internazionali, quali la gestione unificata di più paesi, e l’onere specifico legato alla gestione dell’esame in Giappone.

Per quanto riguarda gli Emirati Arabi Uniti, pur auspicando una futura adesione alla Convenzione dell’Aia, allo stato attuale non resta che procedere con il deposito tempestivo delle domande tramite il percorso di Parigi.In particolare, qualora si presenti una domanda negli Emirati Arabi Uniti dopo la pubblicazione di una domanda di disegno o modello in Giappone, se si perde il periodo di priorità di sei mesi si perde la novità (poiché l’applicazione del periodo di grazia non si applica alle pubblicazioni nella Gazzetta dell’OMPI); è quindi necessario controllare con attenzione i tempi di deposito in vista di un’espansione all’estero.Ad esempio, potrebbe rivelarsi efficace una strategia che preveda di avvalersi del regime di segretezza del disegno o modello al momento della presentazione della domanda di registrazione in Giappone, ritardandone la pubblicazione fino a un massimo di tre anni, per poi completare nel frattempo le domande all’estero, compresi gli Emirati Arabi Uniti.

In merito a quanto sopra esposto, di seguito viene presentata una tabella comparativa tra i sistemi di registrazione dei disegni e modelli degli Emirati Arabi Uniti e del Giappone.

Tabella comparativa dei sistemi di registrazione dei disegni e modelli degli Emirati Arabi Uniti e del Giappone

Fonte: Il presente rapporto è stato redatto facendo riferimento a documenti pubblicati dall’Ufficio dei Brevetti, al contenuto della Legge Federale degli Emirati Arabi Uniti n. 11/2021 e al relativo regolamento di attuazione, alle linee guida del governo britannico, nonché alle interpretazioni fornite da studi legali specializzati in proprietà intellettuale dei vari paesi.Dal confronto sopra riportato emerge che, sebbene il sistema dei disegni e modelli degli Emirati Arabi Uniti si stia allineando a livelli simili a quelli giapponesi grazie alle recenti riforme legislative, permangono alcune differenze rispetto al Giappone per quanto riguarda la mancata compatibilità con le domande internazionali e il grado di maturità operativa. Per le imprese giapponesi che intendono espandere i propri disegni e modelli all’estero, è fondamentale procedere in modo strategico all’acquisizione e alla valorizzazione dei diritti, tenendo conto di tali differenze istituzionali.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Avvocato specializzato in proprietà industriale, rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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