이탈리아 디자인 제도 개요

등록 요건

신규성 및 독자성(창작성): 이탈리아에서 디자인 등록을 받으려면 해당 디자인이 신규성이 있고, 독자적인 성격(individual character)을 갖추고 있어야 합니다.신규성이란, 출원 전에 해당 디자인과 동일한 디자인이 대중에게 공개되지 않았음을 의미합니다. 독자성이란, 해당 디자인이 ‘정보를 갖춘 사용자(informed user)’에게 주는 전체적인 인상이, 그 이전에 공표된 디자인의 인상과 다르다는 것을 의미합니다. 요컨대, 기존 디자인에 비해 충분히 다른 외관상의 특징을 가져야 합니다.

등록 불가 사유: 상기 요건을 충족하지 않는 의장은 등록할 수 없습니다. 또한, 법령에서 정하는 특정 의장은 등록이 인정되지 않습니다. 예를 들어, 순수하게 기능상의 목적만으로 결정되는 형상(디자인의 미적 특징이 모두 제품의 기술적 기능에서 비롯되는 경우)이나, **다른 제품과의 결합 부분(소위 ‘마스트매치’)**의 형상은 보호 대상에서 제외됩니다.또한, 공서양속에 반하는 디자인, 타인의 저작물이나 상표를 무단으로 차용한 디자인, 국가나 지방자치단체의 문장·휘장 등을 포함한 디자인도 등록이 거절됩니다. 이러한 제외 규정에 해당하지 않는 것 또한 등록 요건의 일부라고 할 수 있습니다.

보호 대상

디자인의 정의: 이탈리아 디자인법에서 ‘디자인’이란 제품의 전체 또는 일부 외관을 의미하며, 그 외관은 선·윤곽, 색채, 형상, 질감, 재료 및 무늬 등의 시각적 특징으로 구성됩니다. 제품의 장식도 포함하여 시각적으로 인식할 수 있는 디자인이 보호 대상입니다. 여기서 말하는 ‘제품’에는 공업 제품뿐만 아니라 수공업 제품도 포함됩니다.

가상 디자인의 보호: 이탈리아에서는 디자인이 물리적 물품에 구현되지 않은 경우에도 보호가 가능합니다. 예를 들어, 컴퓨터나 스마트폰 화면에 표시되는 GUI(화면 레이아웃이나 아이콘 등)나 애니메이션 이미지 등, 화면상의 디자인도 디자인으로 등록할 수 있다는 점이 명시되어 있습니다. 이는 최근 디지털 분야의 발전에 따른 유연한 보호 대상의 확대라고 할 수 있습니다.

부분 디자인: 제품의 일부 디자인도 독립된 디자인으로 보호받을 수 있습니다. 예를 들어, 자동차의 테일라이트 부분 디자인이나 의류의 주머니 부분 디자인 등, 제품 전체가 아닌 일부에 특징이 있는 경우, 그 부분만을 디자인으로 출원할 수 있습니다. 단, 복합 제품의 부품에 대해 부분 디자인 등록을 할 경우, 해당 부품이 제품의 통상적인 사용 시 소비자가 식별할 수 있어야 하며, 또한 해당 부분 자체가 신규성 및 독자성을 갖추고 있어야 합니다.

구체적인 예: 등록 가능한 디자인의 범위는 매우 넓으며, 2차원·3차원의 모든 제품 디자인이 포함됩니다.구체적인 예로, 포장이나 용기의 디자인, 상품 진열(트레이드 드레스)적인 디자인, 그래픽 심볼이나 타이포그래피(서체), 웹 화면이나 아이콘의 디자인, 직물의 무늬나 봉제 스티치의 디자인, 의류의 주머니 등 부분적인 디자인 등을 들 수 있습니다. 일시적으로 사용하는 표장(예를 들어 기간 한정 장식 로고) 등도 상표로는 등록할 수 없더라도 디자인으로 보호받을 수 있는 경우가 있습니다.

보호되지 않는 것: 앞서 언급한 바와 같이, 기술적 기능만으로 결정되는 형상이나 다른 제품과의 결합을 위해 필수적인 형상(예: 레고 블록의 결합 부분과 같은 것)은 디자인 등록할 수 없습니다. 또한, 자동차 등의 복합 제품의 예비 부품(수리 목적으로 원래 외관을 복원하기 위한 부품)의 형상도, 교체 부품 시장의 경쟁 확보라는 관점에서 보호 대상에서 제외됩니다. 그 외, 공서양속에 위배되거나 타인의 권리를 침해하는 디자인도 제외됩니다.

출원 절차

관할 관청 및 언어: 이탈리아의 디자인 출원은 이탈리아 특허상표청(UIBM)에 제출합니다. 출원은 온라인이나 서면으로 가능하며, 상공회의소를 통해 제출하는 것도 허용됩니다. 출원 서류는 이탈리아어로 작성해야 합니다. 출원인이 외국 기업이나 개인이라 하더라도, 출원 언어 요건은 원칙적으로 이탈리아어입니다.

출원서에 포함되는 내용: 출원서에는 출원인의 정보(성명·주소 등), 디자인의 명칭이나 제품명, 필요 서류의 첨부 등이 포함됩니다.최소한 출원인 정보·디자인 도면(또는 사진)·소정의 수수료 납부 증빙을 제출하면 출원일이 인정됩니다. 또한, 파리 협약에 따른 우선권을 주장하는 경우, 그 취지와 선행 출원 정보를 기재하고 6개월 이내에 우선권 증명서를 제출합니다(증명서가 외국어인 경우 이탈리아어 번역본을 2개월 이내에 제출).

복수 디자인 일괄 출원: 이탈리아에서는 1건의 출원서로 최대 50개 디자인까지 일괄 출원할 수 있습니다. 게다가 해당 디자인들이 모두 동일한 로카르노 분류에 속할 필요는 없으며, 제품 분야가 다른 디자인이라도 일괄 출원할 수 있습니다(추가 디자인마다 수수료가 가산됨). 이는 예를 들어 통일감 있는 시리즈 상품의 디자인군을 일괄 출원하는 것과 같은 유연한 절차를 가능하게 합니다.단, 국제 디자인 출원(헤이그) 경유 시에는 지정국의 요건에 따른 분류 제한이 있다는 점에 유의해야 합니다(후술).

출원 공개와 비밀 디자인: 이탈리아에는 일본과 같은 출원 후 조기 공개 제도가 없습니다. 통상적으로 디자인 출원은 등록이 완료된 시점에 공고됩니다. 다만, 출원부터 등록까지의 기간 동안에도 제3자는 출원서를 열람할 수 있습니다.또한, 출원인은 출원 시 청구함으로써 최대 30개월 동안 디자인 출원 내용을 비공개(비밀 디자인)로 할 수 있습니다. 이 공개 연기 제도를 통해 시장 출시 시기에 맞춰 디자인을 비공개로 유지했다가 나중에 공개·보호하는 전략도 가능합니다. 연기 기간이 경과하거나 출원인이 조기 공개를 희망하는 경우 공고됩니다.

형식 심사 및 등록: 출원된 의장은 먼저 이탈리아 특허상표청의 형식 심사를 받습니다. 형식 심사에서는 출원서의 기재 요건 충족 여부, 제출 도면의 적합성, 의장 정의에 부합하는지, 공서양속에 위배되는 점이 없는지 등이 확인됩니다.신규성이나 독자성과 같은 실체 요건에 대한 심사(신규성 심사)는 이루어지지 않습니다. 이는 EU 국가에서 일반적인 등록 디자인 제도와 마찬가지로, 심사의 신속화 및 간소화를 위해 시행되고 있습니다. 따라서 예를 들어 과거에 유사 디자인이 존재하더라도 청의 심사 단계에서는 지적되지 않고 등록되는 경우가 있습니다(후술하듯이, 그러한 디자인은 이해관계자로부터 무효 주장을 받을 가능성이 있습니다).

등록·발행: 형식 심사에 적합하고 필요한 수수료가 납부되면, 특허상표청은 디자인을 등록하고 등록증을 발행합니다. 출원부터 등록까지의 기간은 수개월 정도로 비교적 신속합니다.또한, 디자인권(전용권)은 등록에 의해 발생하며 공보에 공고됩니다. 다만 이탈리아 법에서는 출원부터 등록까지의 기간 중이라도 출원이 공개되어 제3자가 디자인을 열람할 수 있는 상태라면, 출원인은 해당 디자인을 타인이 무단으로 사용하는 것을 금지할 권리를 가진 것으로 해석됩니다. 즉, 비밀 디자인이 아닌 한 출원일 이후 공개된 시점에서 잠정적인 보호가 시작된다고 간주됩니다.

출원 비용: 출원료는 전자 출원의 경우 50유로, 종이 출원의 경우 100유로로 구분되며, 온라인 절차를 통해 할인 혜택을 받을 수 있습니다(복수 디자인을 일괄 출원하는 경우 다소 높은 금액으로 책정됨). 등록료나 첫해 비용은 필요하지 않으나, 5년 차 이후 존속 기간 갱신 시 갱신 비용이 발생합니다(후술).

대리인 및 현지 주소: 출원인이 이탈리아 국내 또는 EEA(유럽경제지역) 내에 주소를 가지고 있지 않은 경우, 현지 대리인을 통해 절차를 진행하는 것이 실무상 필수입니다. 대리인은 이탈리아의 산업재산권 컨설턴트(변리사) 또는 변호사로서, 소정의 자격 등록을 갖춘 자여야 합니다. 일본 기업이 직접 출원하는 경우, 통상 이탈리아의 대리인에게 의뢰하여 절차를 진행하게 됩니다(위임장 필요 여부에 대해서는 후술).

이의신청: 이탈리아의 디자인 등록에는 이의신청 제도가 없습니다. 따라서 등록 후 제3자가 해당 디자인의 무효를 청구하고자 하는 경우, 후술하는 바와 같이 법원에 무효 소송(취소 소송)을 제기해야 합니다.

신규성 상실의 예외(유예기간)

이탈리아에도 디자인의 신규성 상실 예외 규정(유예기간)이 있습니다. 디자인 창작자 본인(또는 승계인)이 자신의 디자인을 출원 전에 공개해 버린 경우라 하더라도, 그 공개일로부터 12개월 이내에 디자인 출원을 하면 신규성이 상실된 것으로 간주되지 않습니다.예를 들어, 국제 박람회나 전시회에서 디자인을 발표한 후라도 1년 이내라면 자기 공개를 이유로 거절당하지 않는다는 것입니다. 이는 유럽연합의 디자인 제도에 공통적으로 적용되는 처리 방식이며, 일본의 신규성 상실 예외(6개월 ※일본법에서는 2020년 개정으로 1년으로 연장)와 동일한 기간이 설정되어 있습니다.

유예기간의 적용 대상은 창작자 또는 그 승계인에 의한 공개, 혹은 창작자 등에 대한 부정행위(남용)에 기인한 공개입니다. 후자에는 디자인을 도용당하거나 무단으로 제3자에게 공개된 경우 등이 해당합니다. 이러한 경우, 공개일로부터 12개월 이내에 출원하면 신규성 상실의 예외가 인정됩니다.

또한, ‘전문계나 이해관계자가 통상적으로 입수할 수 없는 형태의 공개’도 신규성에 영향을 미치지 않는 것으로 규정되어 있습니다. 예를 들어, 극히 제한된 범위에서의 발표로 시장에서 인식되지 않는 경우에는 엄밀히 말해 공지된 것으로 간주되지 않는다는 취지가 규정되어 있습니다. 다만 실무상으로는, 디자인이 공개된 경우에는 가능한 한 빨리 출원하는 것이 안전합니다.

※그레이스 기간의 적용을 받기 위해 그 취지를 출원서에 신고하거나 증거 자료를 제출해야 하는지에 대해, 이탈리아에는 명문 절차 규정이 없습니다. 그러나 추후 분쟁이 발생했을 때 공개일이나 공개 형태를 증명할 수 있는 서류(예: 전시회 공식 카탈로그나 출품 증명서 등)를 준비해 두는 것이 권장됩니다.

감면 제도

수수료 감면: 이탈리아의 디자인 제도에는 소규모 사업자나 대학 등에 대한 관비 감면 조치는 특별히 마련되어 있지 않습니다. 모든 출원인이 동일한 수수료를 납부해야 합니다. 다만 앞서 언급한 바와 같이, 전자 출원에 한해 출원료가 반액이 되는 우대 조치가 있습니다. 또한 복수의 디자인을 일괄 출원할 경우, 개별적으로 출원하는 것보다 비용이 저렴해지는 이점이 있습니다.

※과거에는 일시적으로 특허·디자인 수수료를 무료화하는 정책(2006년)이나, 이듬해에 수수료를 부활시켜 체계를 변경하는 조치가 취해진 적도 있었으나, 현재는 통상적인 수수료 체계로 돌아와 있습니다.

위임장의 필요 여부 및 형식

대리인의 필요 여부: 앞서 언급한 바와 같이, EEA(유럽경제지역) 외부의 기업·개인이 이탈리아에 직접 출원하는 경우, 통상적으로 현지 대리인을 선임합니다. 출원 절차를 대리인에게 의뢰할 때에는 출원인이 대리인에게 발급하는 위임장(Power of Attorney)이 필요합니다. 이탈리아에서는 대리인을 통해 출원할 경우 위임장 제출이 요구되며, 이는 출원과 동시에 제출하거나 늦어도 출원 후 2개월 이내에 제출하면 됩니다.

위임장의 형식: 이탈리아의 위임장은 특별한 정형화된 양식이 있는 것은 아니지만, 대리인(변리사 등)이 준비한 서식에 출원인이 서명하는 형태로 작성됩니다. 공증인 인증이나 영사 인증은 필요하지 않으며, 서명만으로 유효합니다.전자 출원의 경우 스캔한 PDF 등으로 제출하게 됩니다. 또한 일부 국가에서는 출원마다 원본 제출을 요구하는 경우도 있지만, 이탈리아에서는 서명된 위임장을 한 번 제출하면 원칙적으로 추가 제출은 필요하지 않습니다(동일 대리인이 진행하는 후속 절차에서는 사본으로도 충분한 경우가 있습니다).

언어 및 기재 내용: 위임장은 통상 이탈리아어로 작성되지만, 출원인이 일본 기업인 경우에도 대리인이 영어를 병기한 서식 등을 제공해 주므로 문제없습니다. 기재 내용은 출원인·대리인의 성명 및 주소, 출원인이 대리인에게 절차를 위임한다는 취지, 디자인 출원에 관한 권한 범위 등입니다. 서명은 출원인 기업의 대표자 등 권한자가 합니다. 회사 도장의 날인은 필수는 아닙니다.

도면 요건(시각적 표현)

도면(디자인의 시각적 표현) 제출: 디자인 출원 시에는 보호를 요청하는 디자인을 나타내는 도면 또는 사진을 첨부해야 합니다. 이탈리아에서는 출원서에 **제품의 외관을 나타내는 이미지 데이터(JPEG 형식 등)**를 첨부합니다. 이 이미지는 그대로 등록 공보에 게재되며, 권리 범위의 기초가 됩니다. 따라서 제출하는 도면·사진은 디자인의 특징을 빠짐없이 명확하게 표현한 것이어야 합니다.

제출 도면의 종류와 점수: 입체물의 디자인인 경우, 통상 6면도(정면·후면·좌우 측면·상면·바닥면)를 제출하는 것이 바람직합니다. 이를 통해 모든 방향에서 본 디자인을 공개할 수 있습니다. 필요에 따라 사시도(퍼스도)나 확대도, 단면도 등을 추가하여 특징적인 부분을 강조하기도 합니다.반면, 평면적인 디자인(무늬나 화면 디자인 등)의 경우 주요 도면 1장으로 충분할 수도 있지만, 변형이나 사용 상태를 나타내는 도면을 보충할 수도 있습니다.

도면 작성 시 유의사항: 이탈리아의 디자인 도면에는 세세한 형식 기준은 없으나, 일반적으로 다음 사항에 유의합니다.(1) 배경이나 불필요한 물체가 찍히지 않도록 하여 디자인의 형상이 명확하게 판별될 수 있는 이미지로 할 것, (2) 사진이든 선도가든 제출 가능하지만, 일관성을 위해 동일 출원 내에서는 양식을 통일할 것, (3) 색상도 보호하고자 하는 경우 컬러 이미지로 제출할 것(흑백 이미지로 제출하면 해당 색상은 권리 범위에 포함되지 않을 우려가 있습니다),(4) 부분 디자인의 경우, 보호를 원하지 않는 부분을 점선이나 파선으로 그리거나, 또는 해당 부분을 그리지 않고 여백으로 남겨 비대상 부분임을 나타내는 기법이 사용됩니다(일본의 부분 디자인 도면과 유사한 개념입니다). 이러한 방법을 통해 권리 범위를 정확하게 표현합니다.

간이 설명: 이탈리아에서는 디자인 출원 시 **디자인에 대한 간단한 설명(간이 설명서)**을 첨부하는 항목이 있습니다. 이는 디자인의 특징점 등을 문장으로 설명하는 것이지만, 제출은 임의로 되어 있습니다. 설명을 첨부함으로써 도면만으로는 전달하기 어려운 디자인의 특징을 보충할 수 있지만, 설명에 기재되지 않은 부분이라도 도면에 나타나 있다면 권리 범위에 포함됩니다(설명은 해석의 보조에 불과합니다).따라서 일본의 실무에서는 디자인 설명을 제출하지 않고 도면으로만 표현하는 경우가 많지만, 이탈리아 대리인과 상의하여 적절히 대응합니다.

보호 기간 및 갱신

존속 기간: 등록된 디자인권의 존속 기간은 출원일로부터 5년입니다. 이 5년의 등록 기간은 4회까지 갱신(연장)이 가능하며, 최장 25년간 존속시킬 수 있습니다. 갱신은 5년마다 이루어지는 구조로, 25년이 경과하면 디자인권은 만료되며, 해당 디자인은 공공 영역(퍼블릭 도메인)이 됩니다.

갱신 절차와 비용: 존속 기간을 연장(갱신)하려면, 각 5년마다 갱신료를 정해진 기한 내에 납부해야 합니다. 갱신료는 기간이 늦어질수록 높게 설정되어 있으며, 예를 들어 2기(출원 후 5~10년 차)에는 30유로, 3기에는 50유로, 4기에는 70유로, 5기에는 80유로(25년 차까지)와 같은 금액입니다.갱신료는 각 기간의 시작 전에 선납해야 합니다. 기한 내에 납부하지 않을 경우, 6개월 이내라면 추가료(현재 100유로)를 납부하여 연체 납부할 수 있는 구제책도 있습니다.

권리 유지 조건: 이탈리아의 디자인권은 갱신료 납부를 통해 최장 기간까지 유지할 수 있습니다.미사용에 따른 권리 취소 제도는 없습니다(디자인권은 상표와 달리 사용 의무가 부과되지 않습니다). 따라서 등록 후에는 사용 여부와 관계없이 갱신만 하면 25년까지 권리를 존속시킬 수 있습니다. 다만, 디자인과 유사한 디자인을 타인이 지속적으로 공연히 사용하고 있는 경우, 장기간 방치하면 권리 행사 시 신의성실의 원칙에 따른 제한을 받을 가능성도 있으므로, 권리자는 적절한 권리 행사를 검토하는 것이 바람직합니다.

침해 소송(소송 절차·가능한 구제 조치)

침해 판단 기준: 이탈리아에서의 디자인권 침해 판단은 ‘의심 제품의 디자인이 등록 디자인과 비교하여 정보를 갖춘 이용자에게 서로 다른 전체적인 인상을 주는지 여부’에 근거합니다.다른 인상을 주지 않는 경우(즉, 실질적으로 동일하다고 평가되는 경우)는 디자인권 침해에 해당합니다. 이는 일본의 디자인 유사 개념과 거의 동의어이지만, 유럽에서는 **‘정보를 제공받은 이용자(informed user)’**라는 기준이 사용되며, 일반 소비자와 전문가의 중간에 위치한 지식을 가진 가상적인 이용자를 전제로 판단됩니다.

재판 관할: 디자인 침해 소송은 주요 도시에 설치된 지식재산권 전문부(전문 부문)를 갖춘 민사 법원이 관할합니다. 이탈리아에는 약 21곳에 지식재산권 전문부가 있으며, 원고 또는 피고의 소재지나 침해 행위 장소에 따라 관할 법원이 결정됩니다.일본 기업이 관련된 사건의 경우, 밀라노나 로마 등 주요 도시의 법원에서 다루는 경우가 많습니다. 법원에는 산업재산권법이나 EU 디자인 규정에 정통한 판사가 배치되어 있어 전문성이 높은 심리가 이루어집니다.

소송 절차: 권리자는 침해를 발견한 경우, 먼저 침해자에게 경고서(경고장)를 발송하여 자발적인 침해 중단 및 협상을 시도하는 것이 일반적입니다. 그래도 해결되지 않을 경우 민사소송을 제기합니다. 소송에서는 침해 중단(판매 등 금지)이나 손해배상을 청구합니다.이탈리아의 재판 실무에서는 소송 제기 시 또는 제기 전에 **가처분(잠정적 구제)을 신청하는 경우가 적지 않습니다. 가처분으로는 가차지명령(잠정적 금지 명령)이나 증거보전(‘descrizione’라고 불리는 증거 수집 절차), 그리고 가압류(침해 제품의 일시적 압수)** 등이 이용 가능합니다.

• 가처분 명령: 법원이 발령하는 일시적인 명령으로, 피고에 의한 침해 제품의 제조·판매·광고를 신속히 중단시키는 것입니다. 필요에 따라 유통된 재고 제품이나 홍보물의 회수도 명령될 수 있습니다.

• 증거의 묘사(증거보전): 법원의 명령에 따라 집행관이 침해 의심 제품이나 생산 현장에 출입하여 조사하고, 그 상황을 상세히 기록·촬영하는 절차입니다. 장부나 판매 기록을 확보하는 것도 포함되며, 향후 본소송에서 증거로 사용할 자료를 수집합니다. 일본에서 말하는 문서제출명령이나 증거보전과 유사한 제도입니다.

• 가압류(제품 압수): 침해와 증거가 명백한 경우에는 침해 제품이나 관련 자료를 현장에서 압류하는 가처분도 가능합니다. 특히 전시회장 등에서는 경찰관의 입회 하에 침해품을 압수하고 진열을 즉시 중단시킬 수 있습니다.

이러한 가처분은 비공개로 신속하게 진행된다는 점이 특징입니다. 상대방에게 사전 예고 없이 집행되므로 증거 인멸이나 피해 확대를 방지할 수 있습니다. 법원은 신청 후 평균 1~2개월 이내에 가처분 여부를 판단하는 경우가 많아, 권리자에게는 조기 해결을 위한 유력한 수단이 됩니다.가처분이 인정되기 위해서는 본안에서 권리가 유효하고 승소 가능성이 높다는 점(fumus boni iuris)과 방치할 경우 권리자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 절박성(periculum in mora)을 권리자가 소명해야 합니다. 가처분 명령이 내려지면, 많은 경우 당사자 간에 화해 협상이 이루어져 침해자가 권리자에게 일정한 양보(제품 철거나 손해배상금 지급 등)를 함으로써 분쟁이 해결되기도 합니다.

본소 및 구제: 가처분으로 해결되지 않는 경우, 통상적인 소송 절차(본안 소송)로 넘어갑니다. 피고(침해가 의심되는 측)는 항변으로서 디자인권의 무효 주장을 할 수 있습니다.이탈리아에는 특허청의 무효 심판 제도가 없기 때문에, 디자인의 유효성(신규성·독창성의 유무)은 법원에서 다투게 됩니다. 법원은 필요에 따라 과거의 디자인을 조사·참조하여, 등록 디자인이 무효 사유에 해당하지 않는지를 판단합니다.

최종적으로 법원이 침해가 있다고 판단하고, 또한 디자인권이 유효하다고 인정되면 다음과 같은 구제 조치가 명령됩니다.

• 금지 명령: 피고에 대해 침해 행위의 영구적인 중지를 명합니다(제조·판매·수출입·광고 금지). 필요에 따라 시장에 유통된 침해품의 **회수(리콜)**이나 파기도 명해집니다.

• 손해배상 또는 이익 반환: 피고의 고의·과실에 의한 침해로 권리자에게 손해가 발생한 경우, 손해배상금이 인정됩니다. 또는 침해자가 그 침해 행위로 얻은 이익 상당액을 권리자에게 이전시키는 ‘부당이득 반환’의 형태를 취하는 경우도 있습니다. 배상액의 산정은 일본과 마찬가지로 권리자의 일실이익, 침해자가 얻은 이익, 또는 실시료 상당액 등에 근거합니다.

• 물품의 폐기·압류 해제: 법원은 침해품이나 제조 도구의 폐기를 명하거나, 권리자에게 그 매수권을 부여할 수 있습니다. 또한 압류 중이던 물품에 대해 정식 처분(몰수 등)을 결정합니다.

• 판결의 공표: 권리자의 요청에 따라, 판결 내용을 신문 등에 게재하도록 피고에게 명령할 수 있습니다. 이는 침해 억제와 사회적 신용 회복을 도모하기 위한 조치입니다.

• 소송 비용의 배상: 승소한 권리자에게는 변호사 비용을 포함한 일정한 소송 비용의 지급을 피고에게 명합니다(이탈리아에서는 원칙적으로 패소자가 비용을 부담합니다).

이탈리아의 일반적인 디자인권 침해 소송의 심리 기간은 평균 약 3년 정도라고 알려져 있습니다. 다만, 위와 같이 가처분을 통해 조기에 쟁점이 정리·해결되는 사례도 많아, 실무적으로는 우선 잠정적인 구제를 확보하면서 본격적인 소송에 대비하는 전략이 취해집니다.

형사처벌의 가능성: 주목할 점으로, 이탈리아에서는 악질적인 디자인권 침해(특히 의도적인 위조품의 제조·판매)에 대해 형사처벌이 부과되는 경우가 있습니다. 상표 위조와 마찬가지로 디자인권도 산업재산권으로서 형법상의 보호 대상이 되고 있으며, 고의범에게는 6개월 이상 4년 이하의 징역 및 3,500~35,000유로의 벌금이 규정되어 있습니다.이처럼 민사와 형사 양면에서 침해 억제를 도모하는 체계가 있다는 점은 일본과의 큰 차이점이라 할 수 있습니다(일본에서는 디자인권 침해에 형사 처벌 규정이 있음: 10년 이하의 징역 등. 단, 실제 적용은 상표에 비해 드뭅니다). 형사 절차에 대해서는 다음 항목에서도 다루겠습니다.

행정 단속·세관 압류 등

세관에서의 국경 조치: 이탈리아는 EU 공통 제도로서, 세관에서의 지적재산권 침해품 압류 제도가 정비되어 있습니다. 디자인권자는 세관 당국에 신청을 하여, 자사의 등록 디자인을 침해할 우려가 있는 물품의 수출입을 발견했을 때 이를 압류(구류)하도록 요청할 수 있습니다.이 제도는 EU 규정(※현행은 EU 규정 608/2013호)에 근거하여 운영되고 있으며, 이탈리아 세관은 유럽 내에서도 매우 적극적이고 효율적으로 모조품을 적발하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 권리자는 세관에 침해 물품의 특징 정보나 정품과의 식별 포인트를 미리 제공해 둠으로써 발견률을 높일 수 있습니다.

세관이 디자인권 침해 혐의가 있는 화물을 발견하면, 해당 화물은 일시 보류(차단)되며 권리자에게 통지가 전달됩니다.권리자는 일정 기간 내에 해당 화물이 자신의 디자인권을 침해하는지 여부를 판단하고, 침해인 경우 몰수·폐기 절차를 진행합니다. 침해가 명백하고 상대방(화물 소유자)이 동의하면 재판을 거치지 않고 폐기 처분하는 간이 절차도 가능합니다. 그렇지 않은 경우, 권리자는 압류 유지를 위해 민사 소송이나 형사 고발을 제기해야 합니다. 세관 압류의 장점은 모조품이 시장에 유통되기 전에 차단된다는 점에 있습니다.

국내 시장에서의 행정·형사 조치: 세관 외에도 이탈리아에서는 금융경찰(Guardia di Finanza)을 비롯한 행정·경찰 기관이 국내 시장에서의 모조품 적발에 주력하고 있습니다. 지식재산권자가 피해 신고를 한 경우, 경찰이 시장이나 창고를 수색하여 침해품을 압수할 수 있습니다. 특히 악질적인 사례에서는 그대로 형사 사건으로 입건되기도 합니다.

앞서 언급한 바와 같이, 디자인권 침해에는 형사 처벌이 규정되어 있으며, 실제로 대량의 위조품을 판매하던 업자가 적발되어 징역형이나 고액의 벌금을 선고받은 사례도 있습니다.이탈리아 형법에서는 상표·디자인·특허 침해 행위에 대해 엄격한 처벌 규정(2009년 법 개정으로 강화)이 마련되어 있으며, 조직적인 위조품 사업에 대해서는 최고 6년의 징역형까지 부과할 수 있는 중벌주의를 채택하고 있습니다. 반면, 소량의 불법 복제 상품을 판매한 정도라면 **행정처분(벌금)**에 그치는 경우도 있어, 악질성에 따라 운용되고 있습니다.

지적재산권자는 민사소송에 의한 구제 외에도 이러한 행정 단속이나 형사 고발 수단도 활용할 수 있습니다. 다만 형사 절차는 명백한 해적판·위조품의 경우에 한정되는 경향이 있어, 단순한 디자인의 유사·모방(소위 ‘완화된 복제’) 정도로는 경찰이 움직이지 않는 경우도 있습니다. 권리자로서는 사례에 따라 민사와 형사 양면에서 전략을 검토하는 것이 좋습니다.전반적으로 이탈리아는 행정과 사법이 일체가 되어 지식재산권 침해품의 근절에 적극적인 국가이며, 일본 기업에게도 안심할 수 있는 요소가 됩니다.

국제출원과의 관계(헤이그 제도 등)

헤이그 협정에 따른 국제 디자인 출원: 이탈리아는 헤이그 협정(제네바 개정 협정)의 당사국이며, 일본도 동 협정 가입국이기 때문에 헤이그 국제 디자인 제도를 이용하여 이탈리아에서의 디자인 보호를 받을 수 있습니다. 일본 기업이 국제 출원을 할 경우, 지정 당사국으로 ‘이탈리아’를 선택하면 국제 공표 후 국제 등록 사본이 이탈리아 특허상표청(UIBM)에 송부됩니다.이탈리아는 실체 심사를 실시하지 않으므로, 제출 도면 등 형식 요건에 문제가 없다면 원칙적으로 거절 사유가 통지되지 않고 보호가 발생합니다. 즉, 헤이그 출원을 통해서도 국내 출원과 거의 동일한 절차 및 효과로 디자인권을 취득할 수 있습니다.

헤이그 출원에서는 한 건의 출원으로 복수의 디자인(최대 100개)을 포함할 수 있지만, 동일한 로카르노 분류 내에 한정해야 한다는 요건이 있습니다.반면, 이탈리아의 국내 출원은 앞서 언급한 바와 같이 분류에 관계없이 50개 디자인까지 포함할 수 있습니다. 따라서 복수 디자인 출원 전략으로서, 서로 다른 분야의 디자인을 한꺼번에 보호하고 싶은 경우에는 이탈리아에 직접 출원하는 것이 유리한 경우도 있습니다. 다만, 다수의 디자인을 포함할 경우의 비용이나 각국 심사의 관점에서, 실무상으로는 동종 제품별로 나누어 출원하는 경우가 많습니다.

유럽공동체 디자인 제도: 이탈리아 국내에서 디자인을 보호하는 방법으로는 이탈리아 국제출원 외에도 EU의 디자인 제도(등록공동체디자인: RCD)를 이용하는 경로도 중요합니다. 이탈리아는 EU 회원국이기 때문에 알리칸테의 유럽연합지식재산청(EUIPO)에 디자인 등록(RCD)을 하면 이탈리아를 포함한 모든 회원국에서 효력을 갖는 디자인권을 얻을 수 있습니다.EUIPO에서의 공동체 디자인도 보호 요건(신규성·독창성)은 이탈리아와 같으며, 존속 기간도 5년×5기(25년)로 동일합니다. 차이점으로는, 한 건의 출원으로 제출할 수 있는 디자인은 동일 분류 내로 한정된다는 점(예를 들어 가구 디자인과 신발 디자인은 따로 출원)이나, 수수료 체계 등이 있습니다.

이탈리아 기업이나 유럽에서 광범위하게 사업을 전개하는 기업은 처음부터 EUIPO에서 공동체 디자인을 취득하는 것이 일반적입니다. 반면, 일본 기업이 특정 국가(예: 이탈리아와 독일 등)에서만 사업을 하는 경우, 각국에 개별적으로 출원하는 편이 비용을 절감할 수 있는 경우도 있습니다. 헤이그 협정을 이용하면 한 번의 국제 출원으로 이탈리아 및 EU를 동시에 지정할 수도 있습니다(EU를 지정하면 EU 전역에서 보호를 획득).

미등록 디자인 제도: EU에는 등록이 필요 없는 미등록 공동체 디자인이라는 제도도 있어, 최초 공개일로부터 3년간 모방 행위에 대해 디자인을 보호할 수 있습니다.이탈리아 국내에서 디자인을 공개하면 자동으로 EU 전역에서 미등록 디자인권이 발생하므로, 단기간 판매되는 상품 등에 활용되는 경우가 있습니다. 다만 미등록 디자인권은 고의로 모방한 경우에만 효력이 발생하는 등 권리 범위가 제한적이며, 기간도 3년으로 짧기 때문에 중요한 디자인은 역시 등록을 통해 25년 보호를 확보하는 것이 권장됩니다.

이상에서 알 수 있듯이, 이탈리아에서 디자인 보호를 도모하려면 (1) 이탈리아에 직접 출원하여 등록 디자인을 취득하거나, (2) 헤이그 국제 출원 시 이탈리아를 지정하거나, (3) EUIPO에서 공동체 디자인을 등록하는 등의 선택지가 있습니다. 보호 범위의 넓이나 비용, 절차의 간편함을 고려하여 자사의 필요에 맞는 경로를 선택하는 것이 좋습니다.

이탈리아 디자인 제도의 주요 사항 비교표

아래에 앞서 언급한 이탈리아 디자인 제도의 주요 내용을 표로 정리합니다.

※표 내의 【】 안은 출처 참조처를 나타냅니다.

참고문헌・출처

• 【27】 Società Italiana Brevetti (SIB), “Protecting designs in Italy: filing and registration with the Italian Patent and Trademark Office” (2023년) (이탈리아의 대형 특허 사무소가 작성한 디자인 제도 해설 기사)

• 【5】【6】 일본특허청 『각국 산업재산권 제도 개요 이탈리아』 (2023년판) (디자인 제도의 주요 사항을 포괄적으로 해설한 일본어 자료)

• 【9】 IP Coster, “이탈리아의 산업 디자인 등록 – IP 가이드” (국제 특허 사무소 네트워크가 제공하는 각국 디자인 출원 가이드)

• 【15】 예즈마이(Yezhimaip) 「이탈리아 디자인 출원 서류의 요건은 무엇입니까」(중국어 사이트 일본어판, 디자인 출원에 필요한 도면 수 등에 대한 Q&A)

• 【20】 GLP Intellectual Property Office, “In brief: design enforcement in Italy” (Lexology, 2022년 11월 1일) (이탈리아에서의 디자인권 행사 실무에 관한 해설)

• 【23】 Cesare Galli, “Italy: Stronger enforcement dovetails with augmented border control and harsher punishments” (World Trademark Review, 2023년 9월 29일) (모조품 단속 강화책 및 형사 처벌에 관한 보고서)

상기 자료의 정보를 바탕으로 이탈리아의 디자인 제도에 대해 정확하게 정리했습니다.

AUTHOR / 집필자

스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)

지식재산 사무소 에보릭스(EVORIX) 대표 변리사

특허·상표·디자인·저작권의 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원합니다. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통합니다. 일본변리사회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.

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