영국 디자인 제도 개요

1. 등록 요건(신규성·독창성 등)

영국에서는 디자인 등록 요건으로 신규성(novelty) 및 독자성(individual character)이 요구됩니다. 신규성이란 출원 전에 공중이 이용할 수 있게 된 동일하거나 실질적으로 동일한 디자인이 존재하지 않음을 의미하며, 사소한 세부 사항의 차이를 넘어서는 차이가 필요합니다. 독자성이란 해당 디자인이 선행 디자인과는 다른 전체적인 인상을 지식 있는 사용자(숙련된 수요자)에게 주는 것을 말합니다.이러한 판단은 전 세계에 공개된 디자인을 기준으로 이루어집니다. 또한 영국에서는 그레이스 기간(신규성 상실의 예외)으로서, 디자인의 창작자(또는 승계인)에 의한 공개 후 12개월 이내에 출원하는 경우, 그 자체 공개로 인한 신규성 및 독자성의 상실은 인정되지 않습니다. 단, 제3자에 의한 독립적인 공개는 제외되므로, 가능한 한 공개 전에 출원하는 것이 권장됩니다.

한편, 일본 디자인법에서도 신규성 및 창작 비용이성(창작에 높은 난이도가 있는 것)이 주요 등록 요건입니다. 신규성이란 출원 전에 국내외에서 공연히 알려져 있지 않은 새로운 디자인인 것(디자인법 제3조 제1항)을 의미합니다.창작 비용이성이란, 공지의 디자인으로부터 당업자가 용이하게 고안할 수 없는 정도로 창작성이 높은 것(디자인법 제3조 제2항)을 가리킵니다. 이러한 요건 외에도 일본에서는 디자인이 ‘물품(또는 건축물, 이미지)’에 관한 것이며 공업상 이용 가능해야 하고, 타인에 의한 선출원이 없으며, 디자인법상의 불등록 사유에 해당하지 않아야 합니다.일본에도 창작자 등에 의한 공개에 따른 신규성 상실의 예외 규정(그레이스 기간)이 있으며, 2024년 시행된 개정으로 인해 자기 공개 후 1년 이내의 출원이라면 신규성을 상실하지 않도록 완화되었습니다(이전에는 6개월 이내). 단, 일본의 그레이스 기간 적용에는 소정의 절차(증명서 제출)가 필요합니다.

이상을 표로 정리하면 다음과 같습니다.

※영국의 독자성 요건은 일본의 창작 비용이성과 유사한 개념이지만, 유럽에서는 **「전체적 인상의 차이」라는 관점에서 판단된다는 점이 특징입니다. 한편, 일본에서는 개별 디자인의 유사성이나 창작의 난이도를 심사관이 판단합니다.영국에서는 신규성·독창성에 대해 사전 심사가 이루어지지 않으며**, 권리 부여 후 무효 심판이나 침해 소송에서 문제가 된 경우에 판단됩니다(자세한 내용은 후술하는 ‘출원 절차·심사 제도’를 참조).

2. 출원 절차(필요 서류·비용·심사 제도 등)

〈필요 서류·출원 형식〉 영국으로의 디자인 출원에서는 온라인 출원이 권장됩니다. 출원 시 제출해야 할 핵심 자료는 디자인을 정확하게 나타내는 도면 등(일러스트, 판화, 사진 등)입니다. 영국 지적재산청(UKIPO)의 전자 출원에서는 디자인 1건당 최대 12장의 도면을 첨부할 수 있으며, 허용되는 파일 형식은 JPEG·GIF·TIFF입니다.각 도면은 일관된 형식으로 작성해야 하며, 선화와 사진을 혼용할 수 없습니다(하나의 디자인당 표현 형식은 통일). 도면의 특징으로, 영국에서는 부분 디자인의 표시가 허용되어, 권리를 주장하지 않는 부분을 점선(선화의 경우)이나 음영 처리(CAD 도면·사진의 경우)로 표시하는 디스클레이머(권리 불청구 부분의 명시)가 가능합니다.예를 들어 도면 중 점선으로 그린 부분에 대해 ‘권리를 청구하지 않는다’는 취지를 기재할 수 있습니다. 설명문(Description)의 첨부도 임의로 가능하며, 각 도면에 대한 간단한 설명을 덧붙일 수 있습니다(단, 영국에서는 설명문 자체는 공개되지 않으며 법적 효과도 명확하지 않은 것으로 간주됩니다). 공식 수수료는 온라인 출원 기본료 50파운드(서면 출원 60파운드)이며, 복수 디자인의 일괄 출원 시에는 건수에 따른 할인 요금이 적용됩니다.

일본에서는 온라인 또는 서면으로 특허청에 디자인 등록 출원을 합니다. 필요 서류는 출원서(소정 서식) 및 도면 등입니다.도면은 디자인법 시행규칙에 따라, 출원 디자인을 구체적으로 표현하는 6면도(정면·후면·좌우 측면·평면·바닥면)나 사시도 등을 제출하는 것이 일반적입니다. 일본에서도 이미지 제출이 가능하지만, 기본적으로는 도면(선화)이 사용되며, 사진 제출도 인정되지만 흑백으로 명암 대비가 뚜렷한 것이 권장됩니다.일본에는 부분 디자인 제도가 있어, 제품의 일부만을 독립적으로 디자인 출원할 수 있습니다(이때 도면 내에서 점선 등을 사용하여 디자인에 해당하는 부분과 그 외 부분을 구분하여 그리는 규칙이 있습니다). 다만 일본에서는 영국처럼 출원 시 디스클레이머 기재로 일부를 제외하는 실무는 없으며, 해당 부분을 보호하고자 할 경우 부분 디자인으로 별도로 출원해야 합니다.출원 시 수수료는 16,000엔 정도(전자 출원 시)이며, 등록료는 별도로 발생합니다. 예를 들어 일본에서는 등록査定 후 설정등록료(제1년~제3년분의 등록료)를 납부해야 비로소 권리가 발생합니다. **연금(유지연료)**은 매년 납부해야 하며, 연차가 지날수록 금액이 증가합니다.

〈심사 제도·다중 디자인 출원〉 영국은 무심사 등록 제도(형식 심사만 실시)를 채택하고 있어, 신규성·독창성에 대한 실체 심사는 이루어지지 않습니다. 출원 후 2~3주 정도면 형식 심사가 이루어지며, 거절 사유(예: 표현 미비나 적격성 문제)가 없으면 신속하게 등록·공고됩니다. 형식 심사에서 문제가 지적된 경우에도, 보정 답변 기간으로 2개월 정도가 주어집니다.또한 영국에서는 다중 디자인 단일 출원이 가능하여, 동일한 출원으로 여러 디자인을 등록 출원할 수 있습니다. 여러 디자인을 묶어 출원할 경우, 디자인 간 제품의 유사성이나 동일 분류에 속할 필요는 없으며, 임의의 여러 디자인을 일괄적으로 처리할 수 있습니다(이 경우 추가 수수료 할인 제도가 적용됩니다).게다가 영국 제도에서는 공개 연기(딜레이 공개)가 허용되어 있어, 출원 시 청구함으로써 최장 12개월간 디자인 내용의 공고·공개를 늦출 수 있습니다. 연기 기간 중에는 등록이 보류되며, 공표를 기다린 후 정식 등록이 이루어집니다.

일본에서는 실체심사 제도가 채택되어 있어, 특허청 심사관이 각 출원에 대해 신규성·창작 비용이성을 포함한 요건을 심사합니다. 출원부터 제1차 심사 결과(거절 사유 통지 또는 등록査定)가 나올 때까지의 기간은 최근 평균 6개월~1년 정도입니다. 거절 사유가 있는 경우, 의견서·절차 보정서를 통한 답변을 거쳐 요건을 충족하면 등록査定이 됩니다(거절 사유가 해소되지 않는 경우 거절査定→불복심판으로 진행).일본에서는 1디자인 1출원이 원칙이며, 1건의 출원에 기본적으로 1개의 디자인만 포함할 수 있습니다(※디자인법에서는 ‘관련 디자인 제도’에 따라, 특정 디자인과 유사한 다른 디자인을 본 디자인에 연계하여 출원할 수 있는 제도가 있으나, 각 관련 디자인도 개별 출원으로 취급됩니다). 복수의 디자인을 동시에 출원하고자 하는 경우 건수만큼의 출원서를 제출해야 합니다.또한 일본에는 영국과 같은 출원 공개 제도가 없으며, 일반적인 디자인 출원은 심사를 거쳐 등록된 시점에 디자인 공보에 게재·공개됩니다. 다만, 일본 고유의 비밀 디자인 제도가 있어, 권리자의 청구에 따라 등록 후 최대 3년간 등록 공보에 디자인의 상세 내용(도면 등)을 게재하지 않고 비밀로 유지할 수 있습니다. 이 제도는 제품 출시까지 디자인을 비공개로 유지하고 싶은 수요에 부응하는 것으로, 출원 시 또는 등록료 납부 시에 청구할 수 있습니다.비밀 디자인 청구를 한 경우, 비밀 기간 경과 후에 다시 공보에 게재됩니다.

다음은 출원 절차에 관한 비교표입니다.

3. 도면 요건(제출 형식·시점·음영 등)

〈제출 형식·도면의 종류〉 도면(이미지)을 통한 디자인 표현에 관해, 영국과 일본은 요건이나 관행에 차이가 있습니다. 영국에서는 앞서 언급한 바와 같이 JPEG/GIF/TIFF 형식의 전자 이미지를 접수하며, 흑백·컬러 모두 가능합니다. 도면의 배경은 무지가 바람직하며, 이미지는 선명하고 명암 대비가 충분해야 합니다. 도면의 종류나 시점은 출원인의 임의이며, 최대 12매까지 제출할 수 있습니다.필수 도면 규정은 없으나, 제품의 형상을 충분히 특정할 수 있도록 필요한 모든 시점을 포함하는 것이 중요합니다(예: 입체물의 경우 전후좌우·상하·사시도 등). 영국 IPO는 제출 도면에 대해 형식적 요건을 충족하는지 심사하며, 미비 사항이 있을 경우 보정 지시가 내려집니다. 음영(셰이딩)에 관한 명확한 규칙은 없으나, 형상을 이해시키기 위해 적절히 음영이나 해칭을 사용하는 것이 권장됩니다.미국만큼 엄격하지는 않지만, 음영선을 통해 입체감을 나타내는 도면은 인식도를 높여주므로 유용합니다. 영국에서는 파선이나 점선을 이용한 표시가 허용되며, 앞서 언급한 디스클레이머에 따라 권리를 청구하지 않는 부분을 파선으로 그릴 수 있습니다. 예를 들어 부분 디자인을 청구할 경우, 제품의 그 외 부분을 파선으로 그려 둠으로써 해당 파선 부분은 권리 범위에 포함하지 않음을 명시할 수 있습니다.

일본에서는 도면(디자인 도면) 작성 시 선의 굵기, 실선·단점선·이점선 등의 용법이 심사 기준에 정해져 있습니다.기본적으로 보호를 청구하는 부분은 실선으로 그리며, 파선(일점쇄선)은 배경물 등 디자인과 관련이 없는 부분을 표시하는 데 사용하거나, 부분 디자인의 경우 청구하지 않는 부분의 윤곽을 표시하는 데 사용합니다. 일본의 심사 실무에서는 6면도(육면도법)에 따른 제출이 권장되며, 입체물의 경우 적어도 주요 6방향에서 본 도면을 제출하는 것이 원칙입니다.전체 형상이 대칭이고 일부를 생략할 수 있는 경우 등을 제외하고, 누락된 투시도가 있으면 ‘불완전한 도면에 의한 출원’으로 거절 사유가 될 수 있습니다. 음영에 관해, 일본의 디자인 출원에서는 음영선(셰이딩)의 묘사는 임의이지만, 입체감이나 표면의 기복을 나타내기 위해 사용할 수 있습니다. 다만 음영을 넣는 경우에도 선화로 통일성 있게 그리는 것이 요구되며, 사진 제출 시 농담으로 음영이 표현되어 있는 경우에는 문제가 없습니다.미국처럼 음영선의 유무가 등록 요건까지는 아니지만, 일본을 포함한 많은 국가에서는 디자인의 형상이 시각적으로 명확하게 파악될 수 있는 도면이 필요합니다. 이 때문에 도면은 선명성과 완전성이 중시되며, 흐릿한 사진이나 불충분한 각도에서 촬영된 도면은 보정 지시나 거절 사유로 이어집니다.일본의 디자인 등록 출원 도면은 선화의 경우 검은색으로만 그리는 것이 원칙이며, 컬러 도면은 제출할 수 없습니다(컬러 사진은 예외적으로 가능하지만 흑백으로 출력됩니다). 문자나 번호 등 디자인과 무관한 표시는 원칙적으로 도면에 포함하지 않으며, 필요한 경우 ‘참고도’로 처리합니다.

양국의 도면 요건 차이점을 정리합니다.

4. 보호 기간(기산점·갱신 제도 등)

〈영국의 보호 기간〉 영국 등록 디자인권의 존속 기간(보호 기간)은 최장 25년입니다. 기산일은 출원일이며, 등록 디자인법에서는 최초 등록 후 5년마다 갱신 절차를 밟음으로써 25년까지 연장할 수 있다고 규정하고 있습니다. 구체적으로는 등록일(≒출원일)로부터 5년마다 최대 4회까지 갱신(5년×5회=25년)할 수 있습니다.갱신에는 소정의 갱신료 납부가 필요하며, 갱신료는 횟수가 거듭될수록 높게 설정되어 있습니다(예: 1회 갱신 70파운드, 4회 갱신 140파운드). 각 갱신 기한은 만료일 전 6개월부터 유예 기간 후 6개월(유예 기간 중에는 추가 요금 24파운드/월)까지 유예됩니다. 갱신하지 않으면 권리는 만료됩니다.또한 영국은 EU 제도와 마찬가지로 등록 후 5년 단위의 갱신제를 채택하고 있으며, 미갱신으로 인한 권리 소멸 후 일정 기간 내라면 권리 회복(restore)을 신청할 수 있는 제도도 있습니다.

〈일본의 보호 기간〉 일본의 디자인권 존속 기간은 최근 개정으로 인해 출원일로부터 25년으로 연장되었습니다. 2020년 4월 1일 이후의 출원에 적용되며, 기존의 ‘등록일로부터 20년’에서 대폭 국제 표준에 부합하도록 조정된 형태입니다. 기산점은 출원일이며, 출원일로부터 25년이 경과한 시점에 권리가 만료됩니다.일본에는 보호 기간의 연장·갱신 제도가 없습니다. 즉, 일단 등록되면 원칙적으로 25년간 유효하며, 그 기간 동안 매년 등록료(유지 연금)를 납부함으로써 권리를 유지합니다(체납 시 권리가 소멸). 5년마다의 갱신 절차는 필요 없지만, 매년 납부를 소홀히 하면 권리가 소멸한다는 점에 주의가 필요합니다. 일본의 의장권도 존속 기간 만료 전에 권리를 포기하는 것은 가능합니다.

〈기타 차이점〉 영국에서는 위와 같이 단계적인 갱신제인 반면, 일본에서는 기간 만료까지 형식적인 갱신 신청은 없습니다. 또한, 일본에는 관련 디자인이라는 제도상 특수한 존속 기간 규칙이 있습니다.관련 디자인은 본 디자인과의 유사 관계에 기초한 디자인이지만, 그 디자인권은 본 디자인의 출원일로부터 25년까지만 존속합니다(본 디자인보다 나중에 등록되더라도 존속 기한은 본 디자인과 같은 날이 됩니다). 이는 복수의 디자인에 걸친 디자인 콘셉트 보호에 따른 특수한 사정입니다.

아래에 보호 기간 비교표를 제시합니다.

5. 미등록 디자인 보호 제도의 유무 및 내용

〈영국의 미등록 디자인 제도〉 영국에는 등록을 요하지 않는 디자인의 보호 제도가 존재합니다. 크게 두 종류가 있으며, 하나는 EU 탈퇴 전부터 존재했던 영국 고유의 **「미등록 디자인권 (UK Unregistered Design Right)」**, 다른 하나는 EU 탈퇴에 따라 신설된 「보조적 미등록 디자인권 (UK Supplementary Unregistered Design)」입니다.또한 이행 조치로서, 브렉시트 이전에 존재했던 EU의 무등록 공동체 디자인(Unregistered Community Design)에 대한 보호를 영국 국내에서 계속하는 「계속 무등록 디자인」**도 규정되었습니다.

• 영국 미등록 디자인권 (UK UDR): 1988년 저작권·디자인·특허법에 근거한 영국 고유의 권리로, 물건의 형상·구조(입체 형상)에 대해 발생합니다. 무늬나 표면의 장식은 보호 대상에서 제외된다는 점에서 등록 디자인보다 범위가 좁지만, 그 대신 존속 기간이 비교적 길게 설정되어 있습니다.존속 기간은 디자인이 창작된 해 또는 제품에 적용된 해의 연말부터 최장 15년, 단 해당 디자인 제품이 최초로 시판된 해의 연말부터 기산하여 최장 10년 중 더 짧은 기간까지입니다(첫 판매 후 10년이 경과하면 권리가 만료되는 경우가 많습니다).영국 UDR은 자동으로 발생하는 권리이므로 등록 절차가 필요 없습니다. 다만, 권리 발생을 위해서는 디자인이 오리지널(독자적으로 창작된)이며, 흔하지 않아야 합니다. 여기서 말하는 ‘오리지널’은 기존 디자인을 모방하지 않은 정도면 충분하며, 신규성만큼 엄격하지 않습니다. 또한 ‘흔하지 않은(not commonplace)’이란 해당 분야에서 일반적으로 볼 수 있는 디자인이 아니라는 것을 의미하며, 독자성(개성) 요건보다 기준이 낮습니다.따라서 등록 디자인에는 신규성·독자성이 요구되지만, 미등록 디자인권에서는 ‘완전한 신규성’까지는 필요하지 않으며, 기존 디자인을 모방한 것이 아니라면 보호받을 수 있다는 차이가 있습니다. 권리 취득 자격에도 제한이 있어, 영국 UDR은 창작자 또는 그 고용주가 영국을 포함한 한정된 특정 국가의 국민·법인인 경우 등에만 발생합니다.지정국에는 영국, 홍콩, 뉴질랜드 등이 포함되지만 일본은 포함되지 않기 때문에, 일본 기업 및 창작자는 원칙적으로 영국 UDR을 취득할 수 없습니다. 침해 요건으로서, 영국 UDR을 행사하려면 상대방이 해당 디자인을 복제한 사실(모방 행위)이 필요하며, 독자적으로 디자인을 창작한 경우에는 유사하더라도 침해로 간주되지 않습니다.권리 내용은 등록 디자인과 마찬가지로 금지 및 손해배상을 청구할 수 있지만, 특허청 등의 심사를 거치지 않았기 때문에 권리 범위(디자인의 정의 부분)는 소송을 통해 비로소 확정됩니다.

• 무등록 공동체 디자인 & 보조적 무등록 디자인: 2002년부터 EU 내에서 도입된 무등록 공동체 디자인(UCD)은 디자인을 최초로 공개한 날로부터 3년간 EU 전역에서 보호를 받는 제도였습니다.영국도 EU 가입 중에는 이 제도의 혜택을 받았으나, 브렉시트로 인해 2021년 이후 EU의 무등록 디자인권은 영국에 적용되지 않게 되었습니다. 이에 영국은 이행 조치로서 2020년 말 시점에 존속 중인 무등록 공동체 디자인에 대해 영국 국내에서 동등한 효력을 갖는 지속 무등록 디자인을 발생시켜 잔여 기간 동안 보호하고 있습니다.또한 향후 신규 디자인에 대응하기 위해 보조적 무등록 디자인권(SUD)을 신설했습니다. 이는 영국 내 최초 공표일을 기준으로 성립되는 무등록 디자인권으로, 보호 기간은 마찬가지로 3년이며, 보호 요건도 등록 디자인과 동일한 신규성·독창성입니다. 요컨대, EU를 탈퇴한 영국이 독자적으로 새로운 3년 무등록권을 마련한 것입니다.다만, EU의 UCD도 영국의 SUD도 최초 공표지에 의존하기 때문에, 일본 기업처럼 자국(EU·영국 역외)에서 먼저 디자인을 공개해 버리면, 그 시점에서 유럽에서는 신규성이 상실되어 무등록 디자인권은 성립하지 않습니다. 일본 기업은 보통 먼저 국내에서 발표하는 경우가 많기 때문에, EU/영국의 무등록 디자인권에 따른 혜택을 받기 어려운 것이 현실입니다.이처럼 무등록 디자인 보호는 최초 공개 장소와 공개 시기가 중요합니다. 또한 UCD나 SUD도 침해로 간주되기 위해서는 피의자가 해당 디자인을 복제했다는 사실을 입증해야 합니다. 등록 디자인과 달리 우연히 유사하다고 해서 침해로 간주되지 않으며, 모방 행위가 있어야 비로소 권리를 행사할 수 있습니다.

〈일본에 무등록 디자인 보호가 있는가〉 일본에는 영국과 같은 디자인법에 의한 무등록 보호 제도는 존재하지 않습니다. 디자인을 통한 배타적 보호를 얻으려면 반드시 디자인 등록을 받아야 합니다. 미등록 디자인은 기본적으로 공용 영역에 속하며, 타인에게 모방당하더라도 디자인법상 구제받을 수 없습니다(디자인권 침해를 주장할 수 없습니다). 다만 보완적으로, 부정경쟁방지법이나 저작권법으로 보호받을 수 있는 경우가 있습니다.예를 들어 저작권으로 보호받을 수 있는 미술적 디자인(예술성이 높은 디자인)은 저작물로서 자동 보호되며, 제품 형태가 널리 알려진 타사 상품과 혼동을 일으키는 복제품이라면 부정경쟁방지법상의 영업표시 도용 행위로 금지 청구 등을 할 수 있는 가능성도 있습니다. 그러나 이는 디자인 그 자체를 배타적으로 보호하는 제도가 아니며, 요건도 엄격하고 제한적입니다.일본 기업의 경우, 유럽과 같은 미등록 디자인에 대한 구제책이 없는 이상, 중요한 디자인은 반드시 디자인 등록을 취득하는 것이 권장됩니다. 영국·EU에서도 미등록권은 기간이 짧고 제3자에 대항하기 어렵기 때문에, 모방품 대책으로서도 등록 디자인을 통한 보호를 취득하는 것이 바람직하다고 여겨집니다.

참고로 무등록 디자인 제도의 비교표를 제시합니다.

6. 권리 행사 (침해 소송·금지 청구·손해배상 등)

〈영국에서의 권리 행사〉 영국의 등록 디자인권(Registered Design)은 배타적 권리(독점권)로서, 디자인권자는 등록 디자인과 동일하거나 유사한 디자인을 무단으로 제조·판매·수입하는 제3자에 대해 사용 금지(사용 중지) 및 손해배상을 청구할 수 있습니다.여기서 ‘유사한 디자인’이란 등록 디자인과 실질적으로 다르지 않은 인상을 주는 디자인을 포함하며, 모방의 유무와 관계없이 권리 범위에 포함됩니다. 따라서 제3자가 독자적으로 창작한 유사한 디자인이라 하더라도, 등록 디자인과 전체적인 미감이 비슷하다면 침해로 간주될 수 있습니다. 이 점에서 영국(및 EU)의 등록 디자인권은 창작의 독립성을 항변으로 삼을 수 없다는 점이 특징입니다.반면, 영국의 미등록 디자인권(UDR이나 SUD 등)을 행사하는 경우에는 피의 디자인이 권리 디자인의 복제물이라는 점, 즉 피의자에 의한 디자인 모방 행위를 입증해야 합니다. 미등록 디자인권은 ‘복제 방지’ 성격이 강하여 우연한 유사성에 대해서는 배제할 수 없습니다.

영국에서 디자인권을 침해당한 경우, 통상 **고등법원(High Court)의 지적재산기업법정(IPEC)이나 담당 법원에 민사소송을 제기합니다. 절차상으로는 특허나 상표의 경우와 마찬가지로, 금지명령이나 손해배상 청구, 나아가 침해품의 폐기 명령 등을 구할 수 있습니다.영국법에서는 금지명령(injunction)**을 통해 침해 행위의 중단 및 예방을 도모하는 한편, 손해배상(Damages) 또는 이익 반환(Account of Profits) 중 하나를 선택하여 청구할 수 있습니다. 손해액 산정은 실제 손실이나逸失이익을 기준으로 하지만, 악질적인 경우에는 징벌적 요소를 포함한 추가적 손해배상(Additional Damages)이 인정되기도 합니다(고의적 침해의 경우 재량에 따라 가산).또한 영국에서는 2014년 법 개정을 통해 고의적인 등록 디자인권 침해에 형사 처벌을 부과하는 규정도 마련되었습니다. 악질적인 디자인권 침해(고의적인 모조품 제조·판매)는 형사 범죄가 될 수 있으며, 최대 10년의 징역 또는 무제한의 벌금형 대상이 될 수 있다고 규정되어 있습니다(모조품 대책 강화 조치. 단, 실제 적용 사례는 많지 않습니다).

〈일본에서의 권리 행사〉 일본의 디자인권 또한 독점적·배타적 권리이며, 디자인권자는 무단 실시자에 대해 민사상의 구제를 청구할 수 있습니다. 구체적으로는 금지 청구권(디자인법 제37조)과 손해배상 청구(민법 및 디자인법 제39조)가 대표적입니다. 금지 청구에서는 침해 행위의 중지뿐만 아니라, 장래의 침해 예방이나 침해품의 폐기·침해 설비의 철거 등도 청구할 수 있습니다.상황에 따라 가처분을 통한 신속한 금지 조치의 실현도 검토됩니다. 손해배상 청구에서는 디자인법에 특유의 손해액 추정 규정(특허법과 유사한 일실이익 산정이나 라이선스료 상당액의 청구)이 마련되어 있어, 권리자의 입증 부담을 경감하고 있습니다. 예를 들어 침해자가 얻은 이익액을 권리자의 손해로 간주하거나, 통상적으로 얻었을 실시료 상당액을 손해액으로 간주하는 것이 가능합니다(디자인법 제39조).또한 디자인법 제40조에 따라 침해자의 과실은 법률상 추정되므로, 권리자는 고의·과실의 증명을 생략할 수 있습니다. 민사 외에도 일본에는 형사처벌 규정이 있어, 영리 목적으로 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자에게는 5년 이하의 징역 또는 500만 엔 이하의 벌금(또는 양쪽 모두)이 부과될 수 있습니다(디자인법 제69조의2).실무상 악질적인 모조품 업체에 대해서는 형사 고소를 통해 적발 및 처벌을 도모하는 경우도 있습니다. 다만 통상적으로는 우선 민사 소송을 통한 금지 및 손해배상으로 해결을 모색합니다.

〈일본과 영국의 차이점 등〉 권리 행사 측면에서의 일본과 영국의 차이점으로는 독립 창작에 대한 취급이 있습니다. 일본의 디자인권도 영국과 마찬가지로, 등록 디자인과 동일하거나 유사한 디자인이 있으면 모방 여부와 관계없이 침해가 성립합니다(독자적으로 디자인한 경우라도 유사하면 침해입니다).반면 영국의 미등록 디자인권의 경우, 독자적인 창작은 침해로 간주되지 않는다는 점에서 다릅니다. 또한 영국은 디자인권 침해에 관한 전문 소송 절차(IPEC의 간이 절차나 고등법원에서의 심리)가 정비되어 있으며, 손해배상액도 법원의 재량에 따라 증액될 수 있습니다.일본은 손해액 산정이 법률로 세밀하게 규정되어 있지만, 영국은 과거 판례를 바탕으로 하면서도 실손 배상을 기본으로 합니다. 또한 금지 명령의 범위에 대해, 일본에서는 침해품의 폐기나 금지 청구에 부수하여 **신용 회복 조치(사과 광고 등)**도 요구할 수 있지만, 영국에서는 주로 침해 행위 중단과 손해 보상이 중심이 됩니다.

7. 국제출원과의 관계(헤이그 제도에 따른 출원 가능 여부·실무상 유의점)

〈헤이그 협정에 따른 국제 디자인 출원〉 영국과 일본은 모두 디자인 국제 등록 제도(헤이그 협정)의 체결국입니다. 따라서 헤이그 협정에 근거한 국제 디자인 출원을 통해 영국 및 일본을 지정국으로 하여 일괄 출원할 수 있습니다. 헤이그 협정에서는 한 번의 출원으로 여러 국가에 디자인 보호를 요청할 수 있으므로, 일본과 영국 양국에서 디자인 보호를 도모할 경우 유효한 수단이 됩니다.영국은 2018년에 헤이그 협정 제네바 개정 협정에 가입하여, EU 탈퇴 후에도 개별 지정국으로서 국제출원 대상에 포함됩니다. 한편, 일본은 2015년에 이미 가입하여, 그 이후로 국제 디자인 출원의 접수 및 송신을 진행하고 있습니다.

〈국제출원의 효과와 절차〉 헤이그를 경유하여 영국·일본을 지정하는 경우, 절차 전반은 세계지식재산권기구(WIPO)를 통해 이루어집니다. 국제출원이 등록(국제등록)되면 약 6개월 후에 국제공보에 디자인이 공표되며, 각 지정국 관청에 통보됩니다.각 지정국은 소정 기간 내(원칙적으로 6개월, 실체심사국은 12개월까지 연장 가능)에 심사를 실시하며, 거절 통보가 없으면 그대로 국내 디자인권이 발생합니다. 영국은 형식심사국이기 때문에, 국제 공표 후 비교적 신속하게(공표 후 수개월 이내에) 국내 등록이 성립됩니다.일본은 실체 심사를 실시하므로, 공표 후 최대 12개월 이내에 거절 사유 유무가 통지됩니다. 일본 지정에 대해 거절 통보가 온 경우, 국제출원 대리인을 통해 일본특허청에 의견서나 보정을 제출하여 대응해야 합니다(이 경우, 일본 내 대리인을 선임하게 됩니다). 대응이 효과를 거두어 거절이 해소되면, 국제등록 후 1년 이내 정도에 일본 디자인권이 성립합니다.

〈실무상 유의사항〉 헤이그 제도를 이용하여 일본과 영국 양국에서 의장을 확보할 때의 유의사항으로는 다음이 있습니다:

• 도면 작성: 각국의 도면 요건을 모두 충족하는 도면을 준비하는 것이 중요합니다. 국제출원에서는 한 세트의 도면으로 모든 지정국을 대응해야 하므로, 예를 들어 일본의 6면도 요건과 영국/EU의 도면 허용량을 모두 충족하도록 배려합니다.실무상 최대 도면 수는 100장까지 국제출원으로 제출할 수 있지만, 유럽공동체 디자인(EUIPO)의 제한(7장까지)이나 영국의 12장 제한을 고려하면서 일본의 필수 시도를 충족하도록 조정해야 합니다. 경우에 따라서는 복수의 디자인으로 분할하여 출원하는 것도 검토합니다.

• 공개 연기: 헤이그 출원에서는 출원 시 국제 공개 연기를 청구할 수 있습니다(최대 30개월까지. 단, 지정국에 따라 다름). 영국은 자국 법상 12개월까지의 연기만 인정하고 있으므로, 영국을 지정한 국제 출원에서 30개월 연기를 희망하더라도 12개월 시점에 공개되어 버린다는 점에 주의가 필요합니다(지정국 중 가장 짧은 허용 기간에 맞춰 공개됨).일본은 헤이그 협정상 공표 연기 제도를 채택하고 있지 않으므로, 지정국에 일본이 포함되는 경우 공표 연기를 지정할 수 없습니다. 따라서 일본과 EU를 일괄 지정하면서 EU의 30개월 연기를 이용하는 것은 제도상 불가능하다는 점에 유의해야 합니다.

• 대리인·언어: 국제출원 자체는 영어로 진행할 수 있지만, 일본 지정에 대해 거절 통지를 받은 경우 일본 국내 대리인을 선임하여 일본어로 절차를 밟아야 합니다. 마찬가지로 영국 지정에 대해 만일 거절 통지가 발송될 경우(거의 형식적 결함의 경우에만 해당), 영국 거주 대리인이 필요할 수 있습니다. 단, 영국은 무심사 제도이므로 통상적으로 거절 통지는 없습니다.

• 비용 측면: 헤이그 출원 비용은 기본 수수료 + 지정국별 수수료로 구성되며, 일본과 영국을 지정할 경우 일본은 개별 수수료(3,900엔 × 도면 매수 등에 따라 변동)를, 영국은 일괄 지정료(정액)를 적용합니다. 여러 국가를 묶어 출원함으로써 각국 개별 출원보다 비용과 수고를 절감할 수 있는 장점이 있습니다. 다만 일본은 심사가 있어 거절 대응 비용이 발생할 가능성이 있다는 점을 고려해야 합니다.

• 유럽공동체 디자인과의 관계: 종전에는 영국을 포함한 EU 전역을 커버하기 위해 등록공동체디자인(RCD) 출원이 유력했습니다. 그러나 영국의 EU 탈퇴 이후, RCD는 영국에 효력이 미치지 않습니다. 현재는 EUIPO에 출원하는 것 외에도 영국 IPO에 출원해야 합니다. 헤이그 협정을 이용하면 EU와 영국을 동시에 지정할 수 있으므로, 브렉시트 이후에는 헤이그를 통해 EU 및 영국을 일괄 출원하는 사례가 증가하고 있습니다.실무상, 기존 EU 디자인권을 보유하고 있던 경우, 2021년 1월 1일부로 자동으로 영국에 클론 디자인권(재등록 디자인)이 부여되었습니다. 그러나 향후 신규 출원 시에는 EU뿐만 아니라 영국도 잊지 않고 지정하거나, 별도로 영국에 출원해야 합니다.

마지막으로, 이상의 요점을 바탕으로 영국과 일본의 디자인 제도 차이를 이해하고, 일본 기업이 영국에서 디자인 보호를 도모할 때에는: 무심사 제도를 활용한 조기 권리화, 미등록 디자인권은 기본적으로 활용이 어려우므로 등록 출원의 철저화, 도면 작성 시 각국의 요건 고려, 그리고 헤이그 제도의 적극적인 활용을 통한 효율적인 권리 취득――과 같은 전략을 취하는 것이 바람직할 것입니다.

참고문헌·출처(※각 항목 내 【 】로 표시된 번호는 출처를 나타냅니다):

• 【1】EIP, 「영국에서의 등록 디자인 및 미등록 디자인 제도」, AIPPI JAPAN 월보 Vol.66 No.3 (2021년 3월) 외

• 【4】EIP, 전게 – 영국 디자인 제도의 특징·무등록 디자인권 외

• 【5】EIP, 전게 – 영국 미등록 디자인권 해설 외

• 【15】JETRO 런던, 「영국의 지식재산권 제도 – 디자인」(2021)

• 【16】JETRO, 전게 – 영국 디자인 출원 절차·보호 기간·무등록 디자인 외

• 【17】Mewburn Ellis, 「영국 등록 디자인 – 기초편」 외

• 【20】특허청, 디자인법 개정(2020년) 해설 – 존속기간 ‘출원일로부터 25년’으로 연장

• 【27】특허청, 「디자인권 침해에 대한 구제 절차」(JPO 웹사이트) 외

• 【35】특허청, 「비밀 디자인 제도」 해설 페이지

AUTHOR / 집필자

스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)

지식재산 사무소 에보릭스(EVORIX) 대표 변리사

특허·상표·디자인·저작권의 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통. 일본변리사회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.

→ 변리사 프로필 상세 보기→ 상담·문의 → 상담 절차