캐나다 디자인 제도 개요

1. 등록 요건 (디자인의 정의·창작성·신규성 등)

캐나다의 디자인 정의: 캐나다에서 디자인(Industrial Design)이란 제품의 '외관'을 보호하는 것으로, 제품에 적용되는 독자적인 시각적 특징이 대상이 됩니다. 구체적으로는 완제품(finished article)에 적용된 3차원 형상·배치(shape, configuration) 및 2차원 무늬·장식(pattern, ornament)(색채 포함)으로 구성된 디자인이 보호 대상입니다.제품 전체의 디자인뿐만 아니라 그 일부의 디자인(부분 디자인)도 보호 가능합니다. 이러한 시각적 특징은 ‘눈에 호소하는’(appeal to and judged solely by the eye) 것이어야 합니다. 반대로, 제품의 기능에만 기인하는 형상 등(순수하게 기능상의 필연성에서 발생한 형상)이나 아이디어 그 자체, 제조 방법, 재료는 디자인으로 보호되지 않습니다. 또한, 공서양속에 반하는 디자인은 등록할 수 없습니다.

창작성 요건: 캐나다의 디자인 제도에서는 일본의 기존 ‘창작 용이성’과 같은 고도의 창작성 요건이 명시적으로 규정되어 있지 않습니다. 디자인이 등록되기 위해서는 신규성(novelty)이 요구되며, 이는 동일하거나 실질적으로 유사한 디자인이 세계 어느 곳에서도 대중에게 공개되지 않았음을 의미합니다.신규성 판단에 있어, 기존 디자인과 **‘실질적으로 동일한지 여부’가 기준이 되며, 이에 해당하면 등록할 수 없습니다. 따라서 선행 디자인과의 차이가 작은 경우에는 신규성 결여로 판단되며, 이것이 실질적으로 창작성의 장벽이 됩니다. 순수하게 기능에서 유래한 디자인도 등록할 수 없으므로, 기능적 필연성으로부터 쉽게 예상할 수 있는 형상은 애초에 보호 대상에서 제외됩니다.종합하면, 캐나다에서는 ‘신규성’**이 주요 등록 요건이며, 일본과 같은 창작 용이성(용이상상성)에 관한 독립적인 거절 사유 규정은 없습니다.

신규성의 구체적 운용: 캐나다 지식재산청(CIPO)은 출원된 디자인에 대해, 동일하거나 실질적으로 유사한 디자인이 캐나다 국내외에서 공표되지 않았는지 심사합니다.여기서 말하는 ‘실질적으로 유사’란, 디자인 전체를 보았을 때 동일한 시각적 인상을 주는 정도의 유사성을 의미하며, 세부 사항에 차이가 있더라도 전체적으로 매우 유사하다면 신규성으로 인정되지 않습니다. 심사에서는 캐나다 국내의 등록·출원 중인 디자인뿐만 아니라, 해외에서 공표된 디자인도 조사 대상이 됩니다. 이 신규성 요건을 충족하지 못하는 경우(기존 디자인에 포함되는 경우)에는 등록이 거절됩니다.

2. 출원 절차(출원 방법, 필요 서류, 온라인 출원 가능 여부)

출원 관할 및 대리인: 캐나다에서 디자인 등록을 받으려면 캐나다 지적재산청(Canadian Intellectual Property Office, CIPO)에 출원합니다. 출원인은 원칙적으로 디자인의 창작자(또는 그 승계인)이며, 창작자가 타인을 위해 디자인을 창작한 경우에는 그 타인이 출원인이 됩니다.일본 기업이 캐나다에 직접 출원하는 경우, 반드시 현지 대리인을 선임해야 하는 법적 의무는 없습니다(대리인 없이 직접 출원하는 것도 제도상 가능합니다). 그러나 실무상 절차나 심사 대응이 전문적인 만큼 캐나다의 변리사 등 대리인에게 의뢰하는 것이 강력히 권장됩니다. 대리인을 선임하는 경우 위임장 제출은 필요하지 않으나, 후술하듯이 CIPO에 대한 신고(통지서)를 통해 대리인을 공식적으로 지정해야 합니다.외국 기업(일본 기업)이 대리인 없이 출원하는 것도 가능하지만, CIPO와의 소통 및 통지는 영어 또는 프랑스어로 이루어지며, 기한 관리도 필요하기 때문에 통상적으로 현지 대리인을 선임하는 것이 일반적입니다.

출원 방법 및 온라인 출원: 캐나다에 대한 디자인 출원은 온라인 출원과 서면 제출 모두 가능합니다. CIPO가 제공하는 전자 출원 시스템(Industrial Design E-Services)을 이용하여 웹상에서 절차를 진행할 수 있으며, 사용자 친화적인 인터페이스가 마련되어 있습니다.온라인 출원 시에는 전자 양식에 필수 사항을 입력하고 도면 데이터 등을 업로드하여 제출합니다. 서면 출원도 접수되며, 이 경우 지정된 수신처(CIPO 디자인 부서)로 서류 일체를 우편으로 발송합니다. 전자 출원이 권장되지만, 어느 방법을 사용하더라도 접수된다는 점에서 온라인 출원이 ‘가능’한 체계입니다.

필수 기재 사항: 캐나다 디자인 출원에는 다음 내용이 필수입니다.

• 출원인(신청인)의 성명 및 우편
  주소 CIPO와의 서신 교환을 위해 출원인 또는 대리인의 우편 수신 주소가 필요합니다. 대리인을 선임한 경우, 사무국으로부터의 통지는 대리인 앞으로 이루어집니다. 대리인을 선임하지 않은 경우, 출원인 본인이 CIPO와의 연락 창구가 됩니다.

• 완성품의 명칭(Name of the finished article) 출원
  서류에는 해당 디자인이 적용되는 완성품의 일반적인 명칭을 기재합니다. 이는 소비자에게 일반적으로 인식되고 있는 명칭이어야 합니다(예: ‘자동차’나 ‘의자’ 등). 완성품의 특정화는 디자인권 권리 범위(어떤 제품에 대한 디자인인지)를 확정하는 중요한 정보입니다.

• 디자인의 이미지(도면 또는 사진) 출원에는
  적어도 1장 이상의 디자인 표현(재현도)이 필요합니다. 흑백 또는 컬러 도면(drawing)이나 사진으로 제출할 수 있으며, 제품의 디자인을 명확하게 보여주는 것을 첨부합니다.도면·사진의 요건에 대해서는 후술하겠지만, 디자인의 특징을 충분히 공개해야 하므로, 필요에 따라 여러 장의 도면(각 방향에서 본 도면 등)을 제출합니다. 제출 도면에는 일련번호를 부여하는 것이 권장되며, 예를 들어 ‘Fig.1(정면도), Fig.2(측면도)’ 등의 설명을 첨부하는 것이 바람직합니다.

• 수수료(출원료) 소정의
  출원료를 납부해야 합니다. 지불은 신용카드, 은행 송금, 수표 등을 이용할 수 있으며, 캐나다 달러로 CIPO에 납부합니다. 요금 액은 시기에 따라 개정될 수 있으며, CIPO 사이트에 최신 금액이 공개되어 있습니다.

이 외에도 출원 시 다음 사항을 임의로 포함할 수 있습니다.

• 우선권 정보(Priority claim): 파리 협약에 따른 우선권을 주장하는 경우, 해당 출원의 출원일·국가 등을 기재하고, 가장 먼저 발생한 우선권일로부터 6개월 이내에 청구해야 합니다. 캐나다에서는 우선권 주장을 출원일로부터 늦어도 등록 결정 전까지 하면 인정되지만, 통상 6개월이 경과하면 우선권을 누릴 수 없습니다.

• 부분 디자인에 관한 진술(Limitation statement): 제출 도면 중 어느 부분을 권리로 청구할지 명확히 하기 위해, 보호하지 않는 부분을 점선으로 표시하거나 ‘디자인은 제품의 일부에 대해서만 해당한다’는 취지의 기재 사항을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 ‘점선으로 표시된 부분은 디자인의 범위에 포함되지 않는다’는 식의 진술을 기재함으로써 권리 범위를 한정할 수 있습니다. 이는 출원인의 선택 사항이지만, 부분 디자인을 명확히 하는 실무상 중요한 포인트입니다.

• (간단한) 설명문: 캐나다에서는 디자인의 설명(특징 설명)은 임의 사항입니다. 대부분의 경우, 도면으로 특징을 충분히 나타낼 수 있다면 설명문은 생략됩니다. 다만, 도면의 각 시점에 대한 도면 명칭(도면 설명)은 기재하는 것이 바람직합니다(예: “도면 1.1은 안경의 정면도이다” 등).

출원 절차의 흐름: 출원 서류가 CIPO에 접수되면, 우선 형식적 요건에 대한 검사가 이루어집니다(출원서에 필요 사항이 모두 기재되어 있는지, 소정의 도면이 있는지, 수수료가 납부되었는지 등).필수 최소 요건이 충족되면 출원일(filing date) 확정 통지서(Notice of Filing)가 발송되고, 출원 번호가 부여됩니다. 만약 서류 미비나 정보 누락이 있는 경우, CIPO로부터 **보정 요구(Omission Notice)**가 발송되며, 통상 2개월 이내에 부족한 정보를 보완할 기회가 주어집니다.

형식 심사를 통과하면, 다음으로 실체 심사(substantive examination)가 진행됩니다. CIPO 심사관은 먼저 출원 디자인에 적절한 디자인 분류(로카르노 분류)를 부여하고, 제출된 도면 및 명세서를 통해 디자인의 범위가 명확한지(도면에 모순이 없는지, 보호 대상이 명확하게 표시되어 있는지)를 확인합니다. 또한, 하나의 출원이 여러 디자인을 포함하고 있지 않은지도 점검됩니다.캐나다에서는 원칙적으로 1건의 출원에 1개의 디자인만 포함되지만, ‘변형(variants)’으로 간주되는 매우 유사한 디자인이라면 1건의 출원으로 통합하는 것이 허용됩니다. 심사관은 도면을 검토하여, 출원 중인 복수의 디자인이 ‘실질적으로 다르지 않은’ 범위의 변형이라면 1건의 출원으로 접수하고, 그렇지 않은 경우에는 출원의 분할 또는 보정을 요구하게 됩니다.

디자인의 범위가 확정되면, 전 세계적인 선행 디자인 조사가 이루어집니다. 심사관은 캐나다 국내의 이미 등록된 디자인 및 출원 중인 디자인 데이터베이스뿐만 아니라, 해외의 공보 데이터베이스도 검색하여 동일하거나 유사한 디자인이 이미 공개되지 않았는지 조사합니다. 이를 바탕으로 신규성에 대한 판단이 내려지고, 등록 여부가 결정됩니다.

심사 결과에 대한 대응: 실체 심사 결과 등록 가능하다고 판단되면 신속히 등록 처분으로 진행됩니다.반면, 거절 사유(결함)가 있는 경우, 심사 보고서(Examination Report) 형태로 거절 사유 통지가 발송됩니다. 출원인(또는 대리인)은 통상 3개월 이내에 답변해야 하며, 지적 사항에 대해 의견서로 반론하거나, 경우에 따라 도면이나 청구항을 보정합니다. 단, 이 보정을 통해 출원 시의 디자인 범위를 실질적으로 변경할 수는 없습니다(디자인을 크게 변경하는 보정은 불허).심사관과의 답변 절차를 거쳤음에도 불구하고 거절 사유가 해소되지 않는 경우, 최종적으로 최종 심사 보고서(Final Examination Report)가 발행되며, 출원인에게 마지막 반론 기회가 주어집니다. 그럼에도 심사관이 등록 불가로 판단하면 거절 결정이 내려지며, 출원은 거절됩니다. 이때 출원인은 연방 법원(Federal Court)에 사법 심사를 요청하여 불복 신청을 할 수 있습니다.

등록 및 공개: 등록이 승인되는 경우, CIPO는 디자인 등록증(Notice of Industrial Design Registration)을 발급하고 등록 번호·등록일 등을 통지합니다. 캐나다의 디자인 출원은 출원부터 등록까지 비공개로 진행됩니다. 단, 출원일(또는 우선일)로부터 30개월이 경과한 시점까지 등록되지 않은 경우, 그 시점에 출원 내용이 자동으로 공개됩니다(30개월 이내에 등록되면 공개는 등록 시점).출원인의 전략에 따라 제품 출시 시기와 맞추기 위해 등록을 의도적으로 늦출 수도 있습니다. 실제로 CIPO에 등록 지연(delay of registration)을 신청하면 최장 30개월째까지 등록 처분을 연기할 수 있습니다. 반대로 조기 등록을 원할 경우, 심사 촉진을 신청하는 제도도 있습니다.캐나다 제도에는 공고·이의신청 제도가 없으며, 제3자가 출원 단계에서 의견을 제시할 수 있는 구조는 없습니다. 따라서 등록 후 이의가 있는 경우 이해관계인이 무효 절차(후술)를 밟게 됩니다.

이상이 출원부터 등록까지의 대략적인 절차 흐름입니다. 평균적인 처리 기간은 일반 국내 출원의 경우 약 18개월, 헤이그 협정을 통한 국제 출원의 경우 약 11개월로 알려져 있습니다. 일본 기업이 출원할 때는 전자 출원을 활용하면서 현지 대리인과 협력하여 기한 내에 답변하고 적절한 보정을 하는 것이 중요합니다.

3. 보호 대상

보호되는 디자인의 범위: 캐나다 디자인법에 따라 보호되는 것은 앞서 언급한 바와 같이 제품(완제품)의 외관적 특징입니다. 입체적 조형(형상·윤곽)이나 평면적인 도안·배색과 같은 시각적 요소가 대상이 되며, 이러한 요소가 제품에 적용된 것이 디자인으로 등록될 수 있습니다.보호 대상이 되는 완제품은 유형의 공업 제품 전반을 지칭하며, 일용품부터 기계 장치, 전자 기기의 외관까지 다양합니다. 예를 들어, 자동차 보닛의 독특한 곡면 형상, 스마트폰 화면상의 아이콘 배치나 GUI 디자인, 신발의 무늬나 형상 등 ‘제품의 심미적 디자인’이 해당됩니다.캐나다에서는 제품 전체뿐만 아니라 부품이나 부분에 대해서도 디자인권을 취득할 수 있으며, 제품의 일부 형상만을 추출하여 권리를 등록하는 것(부분 디자인)도 인정되고 있습니다. 이는 일본의 부분 디자인 제도와 유사한 개념으로, 제품의 일부가 신규적이고 독자적이라면 그 부분에 대한 권리 취득이 가능합니다.

GUI·화면 디자인: 현대 디자인 보호의 주요 주제로서, 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)나 아이콘 등 화면상의 디자인도 캐나다에서는 보호받을 수 있습니다. 화면 표시 자체는 무형이지만, 그것이 디바이스라는 완제품에 표시되는 시각적 요소라면 디자인법의 대상이 됩니다.예를 들어 스마트폰 홈 화면의 레이아웃이나 애니메이션이 적용된 아이콘 디자인 등도 ‘전자 기기의 표시 화면에 적용된 장식’으로서 등록이 가능합니다. 다만, 그것 자체가 독립된 완제품이 아니기 때문에, 어떤 제품에 부수적으로 표시되는 것이 요건이 됩니다. 최근 일본에서도 GUI 이미지나 화면 전환 디자인이 디자인 등록이 가능해졌는데, 캐나다에서도 유사한 경향으로 GUI가 보호 대상에 포함되어 있습니다(단, 단순한 미술 이미지로 제품과 관련이 없는 것은 보호 대상에서 제외됨).

보호되지 않는 것: 캐나다 디자인권에서 보호되지 않는 대상도 명확히 규정되어 있습니다. 우선, 기능 그 자체나 기능에서 필연적으로 도출되는 형상은 디자인권으로 보호할 수 없습니다. 예를 들어, 특정 부품의 형상이 순수하게 기능상의 요구(성능이나 결합 요건 등)만으로 결정되는 경우, 그 형상은 ‘미적 선택의 여지가 없다’는 이유로 디자인으로 인정되지 않습니다.법률상, ‘실용품의 순수하게 기능에서 유래하는 특징’은 등록할 수 없습니다(소위 기능적 형상의 배제). 또한 공서양속에 위반되는 디자인(반사회적인 상징 등)은 등록이 거절됩니다.게다가 아이디어 단계의 것, 제품의 아이디어 콘셉트 자체나 제조법, 재료 등 외관 이외의 요소는 디자인권으로 일절 보호받지 못합니다. 예를 들어 ‘이 제품은 카본 소재로 만들어졌다’는 점이나 ‘접이식 구조’라는 기능상의 특징은 디자인의 보호 범위에 포함되지 않는다는 뜻입니다. 디자인권은 어디까지나 ‘시각적 아름다움’에 관한 권리이며, 다른 지적 재산권(발명 특허, 상표, 저작권 등)과는 보호 범위가 다르다는 점에 유의해야 합니다.

건축물·내장 처리: 또한, 캐나다에서는 디자인법상 ‘완제품(finished article)’의 정의에 **부동산(건축물이나 건축물 내부의 내장)**은 포함되지 않는 것으로 간주됩니다. 전통적으로 건물 그 자체는 산업적으로 대량 생산되는 ‘제품’이 아니기 때문에, 건축물의 외관 디자인이나 실내 장식 디자인은 캐나다 디자인 제도에서는 보호 대상에서 제외됩니다(디자인권의 대상으로 간주되지 않습니다).반면, 일본에서는 2019년 개정으로 인해 건축물의 디자인이나 인테리어 또한 디자인 등록이 가능해졌습니다. 이 점은 양국 제도의 차이점으로 인식해야 할 사항입니다. 예를 들어 점포의 인테리어 콘셉트나 건축 파사드 디자인은 일본에서는 디자인권을 취득할 수 있지만, 캐나다에서는 디자인권의 직접적인 보호 대상이 되지 않습니다(별도로 저작권이나 상표의 틀 안에서 검토하게 됩니다).

복수 디자인의 보호: 하나의 제품에 여러 가지 변형 디자인이 고려되는 경우, 캐나다에서는 유사한 변형은 단일 출원 내에서 동시에 보호할 수 있지만, 그 외에는 별도 출원이 필요합니다(※동일하거나 유사한 디자인은 variants로서 일괄 출원 가능). 일본에는 관련 디자인 제도가 있어, 등록 후라도 10년 이내라면 유사한 디자인을 별도로 출원하여 보호할 수 있습니다.캐나다에는 일본의 관련 디자인에 상응하는 제도가 없습니다. 따라서 캐나다에서 시리즈 디자인을 보호하려면 출원 시에 미리 모든 변형을 포함시키거나(또는 개별적으로 동시기에 출원해야) 합니다. 출원 후에 디자인 변경 버전을 추가로 보호하는 것은 어려우므로, 이 점은 일본과의 큰 차이점이며, 일본 기업은 캐나다 출원 전략으로서 초기 단계에서 보호하고자 하는 변형을 망라하는 계획이 중요합니다.

4. 신규성 상실의 예외 제도

캐나다에도 신규성 상실의 예외(그레이스 기간)가 마련되어 있습니다. 출원인(디자이너) 자신이 의도하지 않았거나 제품 발표 등의 목적으로 스스로 디자인을 공개해 버린 경우라도, 그 공개일로부터 12개월 이내라면 해당 공개가 해당 디자인의 신규성을 해치지 않는 것으로 보는 구제 조치입니다.구체적으로는, 출원인 또는 그 권리 승계인에게 기인한 공개(applicant-derived disclosure)가 있더라도, 최초 공개일로부터 1년 이내에 캐나다 출원(또는 우선권 출원)을 하면, 그 공개 정보는 선행 디자인으로 간주되지 않아 신규성 요건을 충족할 수 있습니다. 달리 말하면, 디자이너 자신의 공개에 대해 1년의 유예 기간이 주어지는 것입니다.

이 예외 적용을 위해서는 공개가 출원인 자신에 의한 것이거나, 출원인으로부터 정보를 얻은 제3자에 의한 공개여야 한다는 조건이 붙습니다. 경쟁사 등 전혀 무관한 제3자가 독자적으로 동일한 디자인을 공개한 경우에는 유예기간 적용 대상에서 제외되며, 그 공개는 신규성을 상실시키는 요인이 되므로(진정한 의미에서의 신규성 상실) 주의가 필요합니다.

캐나다의 유예 기간은 12개월이며, 이는 현재 일본의 제도와 동일한 기간입니다. 일본에서도 2018년 법 개정 이후, 디자인의 신규성 예외 기간이 종래의 6개월에서 12개월로 연장되었습니다. 따라서 기간 면에서는 양국 모두 1년의 유예 기간이 있습니다. 다만, 적용 절차에는 약간의 차이가 있습니다.일본에서는 출원인이 자신의 공개에 대한 예외 적용을 받으려면, 출원 시 ‘신규성 상실 예외의 적용을 받고 싶다’는 취지를 신청서에 신고하고, 소정의 서면이나 증명 자료를 출원일로부터 30일 이내에 제출해야 합니다(이를 잊어버리면 적용되지 않습니다).반면, 캐나다에서는 특별한 신고 절차가 필요하지 않으며, 법률상 자동으로 예외가 인정되는 방식입니다. 즉, 심사관은 출원일로부터 소급하여 1년 이내의 공개물을 발견한 경우, 그 공개자가 출원인 본인임이 판명되면 이를 무시하고 신규성을 판단합니다.그렇다고는 해도, 공개자가 출원인과 동일인지 여부 등은 심사관에게 자명하지 않은 경우도 있으므로, 실무상으로는 출원 시에 ‘○년 ○월 ○일에 자사가 이 디자인을 언론에 발표한 바 있음. 본 출원은 그 공개일로부터 ○개월 이내임.’과 같은 메모를 첨부하는 사례도 있습니다. 공식적으로는 불필요하지만, 심사상의 오류를 방지하기 위한 조치입니다.

또한, 우선권을 주장하는 경우, 유예기간의 기산점은 우선일 기준이 됩니다. 예를 들어 최초 공개로부터 1년 이내에 일본에 출원하고, 그 출원의 우선권을 주장하여 캐나다에 추가로 6개월 이내에 출원한 경우, 캐나다에서는 우선일을 기준으로 공개로부터 1년 이내인지 판단합니다. 이 점도 일본과 거의 동일한 취급입니다.

종합하면, 캐나다에서는 출원인에게 기인한 공표라면 12개월 동안은 자기 침해로 간주하지 않는 관대한 조치가 취해지고 있어, 전시회나 제품 테스트 마케팅 등으로 선행 공개해 버린 경우에도 신속하게 1년 이내에 출원하면 구제 가능합니다. 다만 경쟁사에 의한 모방이 발생할 위험이나, 공개부터 출원까지의 기간 동안 제3자가 별도로 출원해 버릴 위험도 있으므로, 유예 기간에 의존하지 않고 가능한 한 조기에 출원하는 것이 바람직하다는 점은 말할 필요도 없습니다.

5. 위임장 필요 여부

캐나다에서는 디자인 출원 시 위임장(Power of Attorney) 제출이 필요하지 않습니다. 출원인이 대리인을 지정하는 경우에도 서명된 위임장을 제출할 의무는 없으며, 대리인 선임 통지서(Notice of Appointment of Agent)를 제출하여 대리인의 성명 및 주소를 신고하면 충분합니다.CIPO는 신고된 대리인으로부터만 연락 및 절차를 접수하며, 출원인 본인의 직접적인 지시는 원칙적으로 무시되는 방식으로 운영됩니다(대리인 이중 지정에 따른 혼란을 피하기 위함). 따라서 일본처럼 대표자의 날인 및 서명이 포함된 위임장 서류를 주고받는 번거로움이 없어져 절차가 간편합니다.

실무적으로는 캐나다 현지 대리인(변리사)이 출원 시 자신을 대리인으로 신고하고, 그대로 대리 업무를 수행하는 경우가 많습니다. ‘No Power of Attorney is required’라고 명시된 대로, CIPO에 위임장을 우편으로 발송하거나 제출하는 절차 자체가 존재하지 않습니다. 다만, 대리인은 출원인으로부터 정식으로 의뢰를 받은 것이 전제이므로, 법적으로는 출원인과 대리인 간의 위임 관계 계약이 당연히 필요합니다.캐나다에서는 그 증명을 청에 제시할 것을 요구하지 않을 뿐이며, 만일 대리권에 분쟁이 발생할 경우에 대비하여 대리인 측은 내부적으로 위임장을 보관해 두는 것이 일반적으로 권장됩니다.

반면, 일본에서는 디자인 출원 시 대리인을 선임할 경우, 위임장 제출이 기본적으로 필요합니다. 특히 외국 기업이 일본 변리사에게 의뢰하여 출원할 경우, JPO(일본특허청)에 정해진 형식의 위임장(영문도 가능)을 제출하는 관행이 있습니다. 일본에서는 출원과 동시에 또는 그 후 일정 기간 내에 위임장을 제출하지 않으면 절차 보정 지시가 내려질 수 있으며, 위임장이 미비한 상태에서는 심사가 진행되지 않을 가능성이 있습니다.캐나다에서는 이러한 번거로움이 없기 때문에 신속한 출원 절차가 가능합니다. 이 점은 실무상 큰 차이점이며, 일본 기업이 캐나다에 직접 출원할 때는 위임장 서류를 준비할 필요가 없다는 점을 기억해 두면 좋습니다(의뢰부터 출원까지의 리드 타임 단축으로 이어집니다).

6. 도면·사진 요건(형식, 시점, 수량 등)

제출 형식: 캐나다 디자인 출원에서는 도면(라인 드로잉)이든 사진이든, 어느 형식으로 제출해도 무방합니다. 흑백 도면이 일반적이지만, 디자인의 특징을 명확히 보여주기 위한 것이라면 컬러 도면이나 고해상도 사진도 접수됩니다.도면의 경우, 제품의 윤곽이나 무늬를 정확하게 묘사한 선도가 바람직하며, 사진의 경우에도 배경을 제거하는 등 제품의 외관이 명확히 식별될 수 있는 것이 필요합니다. 어느 경우든 제출된 도면·사진에 의해서만 디자인권 범위가 확정되므로, 출원인은 청구하고자 하는 시각적 특징을 빠짐없이 도식화하는 것이 중요합니다.

필요 시점 및 도면 수: 최소 1장의 도면이 필수로 규정되어 있으나, 실무상으로는 일반적으로 제품의 전체적인 모습을 파악할 수 있도록 여러 각도에서 촬영한 도면을 제출합니다. 전형적으로는 6면도(정면·후면·좌우 측면·상면·하면) 및 사시도를 갖추는 것이 바람직하지만, 반드시 6방향 전부가 요구되는 것은 아닙니다.일본에서는 과거에 6면도 제출이 강력히 요구되었으나, 캐나다에서는 처음부터 ‘충분한 공개’를 위해 필요한 장수만 제출하면 된다고 합니다. 예를 들어 대상이 평면적인 디자인인 경우 정면도 1장으로 충분할 수도 있고, 대칭 형상이라면 한쪽만 표시해도 충분한 경우도 있습니다. 요점은, 제3자가 디자인의 형태를 재현할 수 있을 정도로 명확하게 표현되어 있는지가 기준입니다. 출원인은 부족함이 없도록, 필요하다고 생각되는 시점을 망라하는 것이 권장됩니다.

CIPO는 제출 도면에 도면 번호를 부여할 것을 권장하고 있습니다. 하나의 출원에 여러 도면이 있는 경우, ‘1.1, 1.2, 1.3,...’과 같이 도면 번호를 매기거나, 단순히 ‘Fig.1, Fig.2,...’와 같이 번호를 매기는 방법이 안내되어 있습니다.또한 각 도면에 간단한 도면 설명(예: “Fig.1은 완성품의 사시도”, “Fig.2는 정면도” 등)을 첨부함으로써 심사관이나 제3자가 이해하기 쉬워집니다. 이는 의무 사항은 아니지만, 출원인에게 유리한 보조 정보가 됩니다.

부분적인 점선 등의 활용: 캐나다에서는 도면 내에서 점선을 사용하여 해당 부분을 ‘디자인의 범위에 포함하지 않는다’는 것을 표현할 수 있습니다. 법령상으로도 점선으로 그려진 부분은 출원 디자인에 포함되지 않는 것으로 간주한다는 취지가 규정되어 있습니다.따라서, 예를 들어 제품 전체 중 특정 부분만을 권리화하고 싶은 경우, 그 외의 부분을 점선으로 그리면 해당 점선 부분은 등록 디자인의 구성에 포함되지 않으며, 실질적으로 부분 디자인으로 취급됩니다. 또한, 가동 부분의 일부만 길이가 가변적임을 나타내는 경우 등에 ‘점선 + 절단선(break lines)’으로 표시하는 기법도 사용됩니다.이처럼 점선이나 흐림 처리 등으로 비본질적인 부분을 묘사하는 기법이 인정되고 있어, 출원인은 권리 범위를 시각적으로 조정할 수 있습니다. 반면, 실선으로 그려진 부분은 디자인권으로 독점하는 부분이 되므로, 해당 부분에는 신규성 및 독자성이 필요합니다. 일본에서도 점선을 이용한 비본질 부분의 표시는 일반적이며, 그 개념은 동일합니다.

도면의 품질: 제출하는 도면·사진은 디자인의 특징을 명확하고 정확하게 식별할 수 있는 품질이 요구됩니다. 선명하지 않거나 너무 작으면 심사에서 보정을 요구받을 가능성이 있습니다. 또한 도면 간에 불일치(예를 들어 정면도와 측면도의 형상이 서로 다른 경우 등)가 있는 경우에도 거절 사유가 될 수 있습니다. 따라서 도면 작성 단계에서 일관성과 명료성에 충분히 주의해야 합니다.캐나다에서는 도면의 선 굵기나 음영 처리 방법에 대해 세세한 규정은 없으나, 극단적인 변형이나 과도한 그림자 사용으로 인해 형상 인식이 방해되는 경우에는 문제가 될 수 있습니다. 기본적으로 제3자가 해당 도면을 통해 제품의 형태를 합리적으로 재현할 수 있는 것이 중요합니다.

사진 제출 시 주의사항: 사진을 사용할 경우, 배경이나 불필요한 부분을 제거하여 제품만 선명하게 보이도록 합니다.사진의 명암 대비나 선명도가 부족하면 ‘도면 품질 미비’로 거절 사유가 될 수 있습니다. 또한 여러 장의 사진에서 색조나 밝기가 극단적으로 다르면 동일한 제품으로 보이지 않을 우려가 있으므로, 통일감 있는 이미지를 제출하는 것이 권장됩니다. 이 점에 있어 캐나다는 컬러 사진도 접수하고 있지만, 흑백으로 통일하는 편이 각 도면 간의 일관성을 유지하기 쉬울 것입니다(색상 자체를 권리 요소에 포함시키고 싶은 경우는 예외입니다).

일본과의 비교: 일본에서는 과거에 6면도 제출이 사실상 필수였으며, 누락 시 보정 지시가 내려졌으나, 2019년 운용 완화로 인해 반드시 6개의 도면이 모두 필요하지는 않게 되어 사례별로 판단하게 되었습니다. 그렇다 하더라도 현재도 많은 경우, 심사 기준상 6면의 도면 또는 이를 대체할 수 있는 충분한 도면을 요구받는 점에서 일본은 캐나다보다 형식적입니다.캐나다에서는 도면 한 장만으로도 접수될 수 있지만, 일본에서는 출원 후 심사관으로부터 부족한 도면을 요청받을 가능성이 높습니다. 또한, 일본 출원에서는 ‘디자인에 관련된 물품의 설명’, ‘디자인 창작에 관련된 사항’ 등을 기재하는 란이 있지만, 캐나다에서는 그러한 문구 정보는 원칙적으로 심사나 권리 범위에 영향을 미치지 않습니다. 이처럼 도면 중심주의라는 점은 공통되지만, 제출 도면의 형식 요건은 캐나다 쪽이 더 유연하다고 할 수 있습니다.일본 기업이 캐나다에 출원할 경우, 평소 일본에서 쌓아온 도면 작성 노하우를 활용하면서도 캐나다의 기준(불명확하기만 하지 않으면 형식은 자유)에 맞춰 필요충분한 도면을 제출하면 문제없을 것입니다.

7. 보호 기간(기산점, 갱신 가능 여부)

권리 발생 시점: 캐나다의 디자인권(industrial design registration)은 등록일에 발생합니다. 특허와 같은 출원일 기준이 아니라, 등록 완료 시점에 법적 효력이 발생한다는 점에 유의해야 합니다.출원부터 등록까지는 권리가 성립되지 않으며, 그 기간 중에 타인이 동일한 디자인을 모방하더라도 정식적인 권리 침해로 간주되지 않습니다(단, 나중에 등록된 경우, 등록일 이후의 행위에 대해서는 권리 행사 가능). 이러한 취급은 일본의 디자인법과 동일합니다(일본도 디자인권은 설정 등록일에 발생).

존속 기간: 2018년 개정 이후, 캐나다 디자인권의 존속 기간은 출원일로부터 최장 15년으로 정해져 있습니다. 다만, 적어도 등록일로부터 10년 동안은 보호받을 수 있도록 기간이 조정됩니다. 구체적으로는 ‘등록일 후 10년’과 ‘출원일 후 15년’ 중 더 늦은 날까지 권리가 존속합니다.예를 들어, 출원 후 1년 만에 등록된 경우, 출원일로부터 15년 후가 만료일이 되며, 이는 등록일로부터 14년 후 정도가 됩니다. 반면, 심사 장기화 등으로 인해 출원 후 7년 만에 등록된 경우에는 등록일로부터 10년 후가 출원일로부터 17년 후가 되어 15년 규정을 초과하게 됩니다. 이 경우 더 늦은 시점인 등록 후 10년(=출원 후 17년)이 적용되어, 결과적으로 15년을 초과하는 기간이 부여됩니다.이처럼 심사 지연으로 인한 실질 보호 기간의 감소를 보완하는 구조입니다. 다만 대부분의 경우 출원부터 등록까지 수년 이내에 완료되므로, 실질적으로는 ‘출원일로부터 15년’이 표준 보호 기간이 됩니다.

유지료(유지비): 캐나다에서는 디자인권 존속 기간 중 1회만 유지료를 납부해야 합니다. 구체적으로는 등록일로부터 5년 이내에 정해진 유지료를 납부해야 합니다. 이 유지료 납부를 통해 앞서 언급한 최대 존속 기간(10년~15년)까지 권리를 유지할 수 있습니다.다시 말해, 등록 후 첫 5년 동안은 무조건적으로 권리가 유효하지만, 5년이 경과할 때까지 유지료를 납부하지 않으면 권리는 5년 만에 소멸됩니다. 유지료에는 6개월의 유예 기간이 있어, 기한이 지나더라도 6개월 이내라면 추가 연체료를 납부하여 지불할 수 있습니다. 이 기간이 지나면 권리는 완전히 소멸됩니다.

유지료는 한 번 납부하면 잔여 기간 전체에 걸쳐 유효합니다. 예를 들어 등록 5년 차에 유지료를 납부하면, 그 후에는 최종 만료일(출원일로부터 15년 또는 등록일로부터 10년 중 늦은 날짜)까지 추가 비용 부담 없이 권리가 지속됩니다.캐나다에서는 이 1회의 유지료만으로 갱신(연장) 제도가 없으며, 15년을 초과하여 권리 기간을 연장할 수 없습니다. 또한 디자인권에 관해 매년 연차 유지료를 납부할 필요도 없습니다(5년 차에 한 번뿐입니다). 요금 액은 비교적 낮게 설정되어 있지만, 미납으로 인해 5년 만에 권리가 소멸되지 않도록 주의가 필요합니다.

일본의 보호 기간과의 비교: 일본 디자인권의 존속 기간은 2019년 개정 이후 현행법에 따라 출원일로부터 25년으로, 세계적으로도 장기간에 해당합니다(개정 전에는 등록일로부터 20년이었으나 연장되었습니다). 따라서 기간만 놓고 보면, 일본은 캐나다보다 10년이나 더 긴 보호 기간을 제공하고 있는 셈입니다. 일본에서는 이 25년 기간을 연장할 수 없으며, 만료 후에는 공공의 소유가 됩니다. 캐나다와 마찬가지로 연장 갱신 제도는 없습니다.

유지 비용과 관련하여, 일본에서는 **매년 연금(등록료)**을 납부해야 합니다. 디자인 등록 시 전체 기간분을 일괄 납부하는 것이 아니라, 특허와 마찬가지로 매년 유지비를 납부하는 방식입니다(일본에서는 디자인 등록료로 첫해부터 3년차까지를 일괄 납부하고, 그 후 4년차부터는 매년 또는 몇 년분을 묶어 선납하는 방식을 취합니다).반면 캐나다는 5년 차에 한 번만 납부하면 되므로, 유지 관리의 번거로움이 일본보다 적습니다. 다만 캐나다는 애초에 보호 기간이 짧기 때문에, 장기적인 보호가 필요한 경우에는 다른 지식재산권(예: 상표에 의한 형상상표 등록 등)을 통한 보호 방안을 검토해야 할 것입니다.

또한, 캐나다에서는 디자인권 만료 후 연장할 수 없다는 점은 앞서 언급한 바와 같지만, 일본에서도 마찬가지로 연장 제도가 없습니다(특허와 같은 의약 연장도 디자인에는 존재하지 않습니다). 따라서 보호 기간 만료 후에는 자유롭게 이용할 수 있게 됩니다. 존속 기간이 일본과 캐나다에서 크게 다르기 때문에, 일본 기업은 제품의 라이프사이클에 맞춰 캐나다에서는 권리 만료가 빨리 찾아온다는 점을 고려한 전략이 필요합니다.예를 들어, 일본에서는 25년간 보호되는 디자인도 캐나다에서는 15년 만에 권리가 소멸하므로, 그 후에는 모방품이 유통될 수 있습니다. 중요한 디자인에 대해 캐나다에서 오랫동안 독점하고 싶은 경우, 디자인권 이외의 권리(상표로 입체상표 등록하기, 저작권성이 있다면 주장하기 등)도 병행하여 검토하는 등의 대책을 고려할 수 있습니다.

8. 침해 소송 제도(입증 방법, 구제 수단)

디자인권 침해의 판단 기준: 캐나다에서 디자인권 침해는 등록 디자인과 동일하거나 실질적으로 유사한 디자인이 등록 디자인과 같은 종류의 제품에 무단으로 적용된 경우에 성립합니다. 디자인권자(또는 전용실시권자)는 자신의 등록 디자인이 적용된 제품이나 그와 거의 다르지 않은 디자인의 제품에 대해 다음과 같은 행위를 금지할 권리를 가집니다.

• 제조(making): 등록 디자인과 동일·유사한 디자인을 제품에 적용하여 제조하는 행위

• 판매·유통(selling, offering for sale, renting): 그러한 제품을 판매, 대여하거나 판매 목적으로 진열하는 행위

• 수입(importing for commercial purposes): 상업적 목적으로 그러한 제품을 캐나다 국내로 수입하는 행위

위의 행위를 권리자의 허가 없이 행하면 디자인권 침해가 됩니다. 입증에 있어서는, 피의 제품의 디자인이 등록 디자인과 비교하여 시각적으로 실질적으로 동일하거나(not differing substantially) 다르지 않음을 보여주는 것이 핵심이 됩니다.캐나다에서는 특히 ‘육안으로 본 전체적인 유사성’ 테스트가 사용되며, 전문가의 감정 의견 등을 바탕으로 판사가 육안으로 본 인상이 중시됩니다. 다만 기술적·미술적 전문가의 증언이 인정되는 경우도 있으며, 재판에서는 제출된 도면이나 사진을 나란히 놓고 상세한 비교가 이루어집니다.

피의자 측(피고)은 디자인이 유사하지 않다는 점(non-infringement)을 주장하는 것이 전형적인 항변입니다. 즉, ‘자사 제품의 디자인은 등록 디자인과 실질적으로 다르다’는 점을 도면이나 실물로 입증합니다.또한, 피의 제품이 등록 디자인의 지정 물품과 다른 종류의 제품인 경우에도 침해는 성립하지 않습니다(예를 들어 등록 디자인은 ‘의자’에 대한 것이지만 피의 제품은 ‘테이블’인 경우 등). 그 밖에도 애초에 디자인권이 무효라는 점(후술)이나, 권리자가 정당한 권리자가 아니라는 점(권리 귀속 분쟁) 등도 항변으로 주장될 수 있습니다.

관할 및 절차: 디자인권 침해 소송은 기본적으로 민사 소송으로 제기됩니다. 캐나다에서는 연방법에 근거한 지적재산권 침해 소송은 **연방 법원(Federal Court)** 또는 각 주의 고등법원(주 법원)에서 다룰 수 있습니다. 통상적으로 침해 행위가 여러 주에 걸쳐 있거나 전국적인 금지 명령을 원하는 경우에는 연방 법원에 제기됩니다.한편, 예를 들어 디자인권 침해와 동시에 부정경쟁 행위(영업상 표시의 무단 사용 등)도 문제 삼는 경우에는 주 법원에 함께 제기하기도 합니다. 어쨌든 권리자는 침해가 발생하고 있다고 판단할 때, 금지나 손해배상을 구하여 소송을 제기할 수 있습니다.

소송에서는 침해 성립 및 디자인권의 유효성이 쟁점이 됩니다. 이들은 통상 동일한 소송 절차 내에서 심리됩니다. 즉, 피고가 “등록 디자인은 신규성이 결여되어 무효”라고 반론하면, 법원은 침해와 유효성을 함께 판단합니다(캐나다에는 디자인 등록에 대한 이의 제도가 없기 때문에, 무효 주장은 항변 또는 별도의 무효 심판 청구로 이루어집니다).재판 절차는 당사자 간의 소장·답변서 제출(pleadings), 증거개시(discovery), 증인·감정인의 증언 등 일반적인 민사소송 절차를 거쳐 진행됩니다. 사전 단계에서 화해 협상이 이루어지는 경우도 많습니다.

입증 방법: 원고(디자인권자)는 피의 제품을 입수하여 등록 디자인의 도면과 나란히 배치한 비교도 등을 작성하고, 시각적 유사성을 주장·입증합니다. 감정인(예: 산업 디자이너 등)의 ‘두 디자인은 실질적으로 동일하다’는 의견서가 제출되는 경우도 있습니다. 한편 피고는 반대로 ‘상이점’을 상세히 지적하며, 일반 소비자의 관점에서 볼 때 다른 인상을 준다고 주장합니다.캐나다 법원은 디자인 전체의 미적 인상을 바탕으로 침해 여부를 판단합니다. 이때 디자인의 일부가 기능적 형태인 경우, 해당 부분은 유사성 판단 시 고려되지 않을 수도 있습니다(기능적 부분은 보호 대상이 아니기 때문입니다). 실질적인 차이가 한 곳이라도 있다면 비침해로 판단될 가능성이 있지만, 전체적으로 사소한 차이만 있는 경우에는 침해로 간주됩니다.

구제 수단: 권리자가 승소할 경우, 캐나다에서는 민사 구제로서 다음과 같은 조치가 인정됩니다.

• 금지명령(Injunction): 법원은 피고에게 침해 행위의 중지를 명할 수 있습니다. 가처분적인 가금지명령(임시 금지명령)도 이론상 가능하지만, 요건(심각한 손해 입증 등)이 엄격하여 실제로는 거의 인정되지 않습니다. 최종적인 영구 금지명령은 침해 성립 시에는 통상 발령되며, 피고는 향후 해당 디자인의 제조 및 판매가 금지됩니다.

• 손해배상(Damages) 또는 이익 반환(Accounting of Profits): 권리자가 입은 손해에 대한 배상이 명해집니다. 손해액 산정은 권리자가 침해로 인해 잃은 이익(판매 기회의 상실로 인한 이익 감소 등)을 기준으로 합니다. 또한 대안적으로 부당이득 반환으로서, 피고가 침해품의 판매로 얻은 이익 상당액을 반환하도록 하는 구제책도 선택할 수 있습니다.원고는 두 가지 중 유리한 쪽을 선택할 수 있으나, 이중 배상은 불가능합니다. 캐나다에서는 소송 절차상 침해·유효성과 손해액은 원칙적으로 동일한 절차에서 심리됩니다(단, 양측 합의 등에 따라 손해액에 대한 심리를 나중에 분리하여 진행할 수도 있음).

• 징벌적 손해배상(Punitive damages): 피고의 행위가 특히 악질적인 경우, 징벌적(제재적) 손해배상이 부과될 수도 있습니다. 예를 들어 의도적이고 계획적으로 장기간에 걸쳐 권리 침해를 행했던 경우 등에서는, 통상적인 손해배상액에 더해 벌금성 금액이 가산될 수 있습니다. 이는 캐나다 법률에서 인정되는 예외적 조치이지만, 지식재산권 침해 소송에서도 적용 사례가 있습니다.

• 불법 제품의 폐기·인도(Delivery up or Destruction): 피고가 소지하고 있는 침해 제품이나 그 제조용 금형 등에 대해, 법원은 권리자에게 인도하거나 파기 처분하도록 명령할 수 있습니다. 이를 통해 시장에서 침해 제품을 배제하고 재유통을 방지합니다.

• 소송 비용 회수(Cost recovery): 승소 당사자는 패소 당사자에게 일정 금액의 변호사 비용이나 재판 비용의 지급을 요구할 수 있습니다. 연방 법원에서는 통상 승소자에게 일부 비용 상환이 인정되며, 상거래 관행상 실비의 25~50% 정도가 상대방 부담으로 되는 경우가 있습니다. 다만 전액이 보상되는 것은 아니며, 많은 경우 상당 부분은 자기 부담이 됩니다.

입증상의 유의점: 캐나다 디자인권 침해 소송에서는 피고가 ‘선의의 침해자(innocent infringer)’였던 경우, 손해배상이 제한된다는 특유한 규정이 있습니다.구체적으로는, 피고가 침해 당시 해당 디자인이 등록되어 있다는 사실을 알지 못했고, 또한 알지 못한 데 대해 합리적인 이유가 있는 경우(예를 들어 제품에 Ⓓ 마크나 권리자 명의의 표시가 없어 인식할 수 없었던 경우 등), 법원은 손해배상 또는 이익 반환을 인정하지 않고 금지명령에 의한 구제만 할 수 있습니다. 달리 말하면, 악의 없이 디자인을 사용해 버린 자에게는 금전적 배상 책임을 지우지 않을 가능성이 있는 것입니다.이 때문에 권리자 측은 자사 제품에 Ⓓ 마크와 권리자명을 표시(마킹)하는 것이 권장됩니다. 적절한 표시가 있으면 피고는 ‘몰랐다’고 주장할 수 없게 되어, 배상 청구가 받아들여지기 쉬워집니다. 일본에는 이러한 선의 침해자 보호 규정이 없어, 모르고 침해한 경우라도 민사 배상 책임을 집니다. 캐나다 특유의 유의사항으로서, 일본 기업도 제품 마킹이나 주지화에 힘써, 고의가 아니라는 탈출구를 주지 않는 것이 전략상 중요합니다.

소멸시효·제척기간: 캐나다 디자인권 침해에 대해서는 침해 행위로부터 3년 이상 경과한 부분에 대해서는 구제를 받을 수 없다고 법률로 정해져 있습니다. 이는 소멸시효의 일종으로, 소송 제기 전 과거 3년분까지만 손해배상 등을 청구할 수 있음을 의미합니다. 따라서 침해를 인지하고도 느긋하게 방치하면, 그 이전의 침해에 대해서는 청구권이 소멸되어 버립니다. 신속한 권리 행사가 요구되는 이유입니다.일본에서는 민법상의 불법행위에 근거한 손해배상 청구권이 3년(2020년 개정 민법으로 5년으로 연장)이지만, 디자인권 침해도 이에 준하는 것으로 간주됩니다. 또한 일본은 형사 고소에도 6개월의 친고죄 고소 기간이 있습니다. 캐나다에서는 형사 처벌이 없는 대신 민사상 3년 제한이 명시되어 있다고 할 수 있습니다.

형사처벌의 유무: 캐나다에는 디자인권 침해에 대한 형사처벌 규정이 없습니다. 디자인권은 어디까지나 민사상의 권리이며, 경찰이 적발하거나 검찰이 기소하는 종류의 범죄 행위로 간주되지 않습니다. 따라서 침해자에게 부과되는 것은 민사상의 손해배상 등에 한정되며, 징역형이나 벌금형과 같은 형사처벌은 없습니다. 이는 캐나다뿐만 아니라 미국 등 많은 국가에서 마찬가지이지만, 일본과의 비교에서는 큰 차이점입니다.일본에서는 디자인권 침해가 형사처벌 대상이 될 수 있습니다. 일본 디자인법 제69조는 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대해 ‘10년 이하의 징역 또는 1,000만 엔 이하의 벌금(또는 그 양쪽)’을 부과할 수 있다고 규정하고 있습니다.또한 법인이 종업원의 침해 행위를 시킨 경우, 법인에게도 벌금(최대 3억 엔)이 부과되는 양벌 규정도 있습니다. 이처럼 일본에서는 악질적인 디자인권 침해가 형사 고발될 수 있는 중대한 범죄인 반면, 캐나다에서는 민사 구제만 가능합니다. 따라서 캐나다에서 침해 대응 시 민사 소송이 유일한 수단이라는 점을 인식하고, 형사적 위협(예: 경찰 신고)과 같은 옵션은 기본적으로 없다는 점에 유의하시기 바랍니다.

9. 행정 단속 제도의 유무

세관 등 행정적 차압 제도: 캐나다의 디자인 제도에는 행정 기관에 의한 침해품 적발 체계가 존재하지 않습니다. 예를 들어 상표권에서는 세관(캐나다 국경 서비스청)이 위조 브랜드 제품을 차압하는 제도가 있지만, 디자인권에 관해서는 세관에 의한 수입 차압 제도가 법령상 마련되어 있지 않은 것이 현실입니다. 캐나다 디자인법이나 관세법에는 디자인권을 근거로 세관이 직권으로 화물을 압수할 수 있는 규정이 없습니다.따라서 해외에서 디자인 침해품이 수입되더라도 세관은 이를 지적재산권 침해품으로 압류할 수 없으며, 권리자 스스로 민사 소송 등을 통해 대응해야 합니다. 이는 일본 기업이 주의해야 할 점입니다. 캐나다 시장에 모방품이 유입되더라도 일본처럼 세관에 신청하여 행정적으로 차단하는 제도가 없기 때문에, 직접 법원의 금지 명령을 받아 수입업자에게 제시하고 수입을 중단시키는 등의 조치를 취해야 합니다.

경찰 등의 단속: 앞서 언급한 바와 같이, 캐나다에서는 디자인권 침해가 범죄가 아니므로 경찰이 수사하여 적발하는 일도 없습니다. 디자인권에 대해서는 행정·형사 양면에서 공적 개입이 없으므로, 100% 민사상의 자기구제 수단(소송이나 금지 청구)에 의존하게 됩니다. 디자인권자는 스스로 시장을 감시하고, 침해품을 발견하면 민사 조치를 취하는 것 외에는 방법이 없습니다.CIPO(지식재산청)도 “시장 감시나 권리 행사는 하지 않는다”고 명시하고 있어, 권리자 스스로 적극적으로 움직여야 합니다.

일본의 상황: 이에 반해 일본에는 행정적인 모조품 단속 제도가 존재합니다. 일본 세관(세관청)에서는 상표·저작권은 물론, 특허·의장에 대해서도 수입 금지 신청 제도가 운영되고 있습니다. 의장권자는 세관장에게 자신의 의장권에 근거하여 침해가 의심되는 수입품의 수입 금지를 신청할 수 있습니다.세관은 신고에 근거하여 수입 화물을 감시하고, 권리 침해의 의심이 있는 경우 통관을 보류한 뒤, 권리자와 수입자 양측의 의견 진술을 거쳐 몰수·폐기 등의 조치를 취합니다. 이러한 국경 조치에 의해 일본에서는 침해품의 유통을 행정이 일정 정도 막는 역할을 담당하고 있습니다.또한 일본에서는 디자인권 침해가 형사처벌 대상이므로, 악질적인 모방 업체에 대해 경찰에 피해 신고 제출 → 적발·송치 → 기소라는 형사 절차를 통한 적발도 가능합니다.

요컨대, 일본: 행정(세관) + 형사경찰에 의한 단속 가능, 캐나다: 행정·형사적 공적 단속 없음이라는 대조적인 구도입니다. 일본 기업은 캐나다에서 모방품 문제가 발생했을 때, 세관에 의존하거나 형사 고발할 수 없어 자력으로 민사 대응을 해야 한다는 점을 감안하여 현지 대책을 마련해야 합니다.예를 들어, 주요 항만의 업체에 경고 서한을 보내거나, 민사 소송의 가처분을 신속하게 취득하여 수입 금지 조치에 활용하는 등, 민사 소송을 축으로 한 전략이 필수적입니다. 일본과는 다른 법 집행 환경임을 인식하고, 현지 변호사와도 협력하여 적절한 실무 대응을 수행해야 합니다.

10. 헤이그 제도와의 관계(국제 출원 가능 여부, 필요 서류, 절차상 유의사항)

국제등록 출원 가능 여부: 캐나다는 2018년 11월 5일 제네바 개정 헤이그 협정(Hague Agreement)에 가입하여, 헤이그 국제 디자인 등록 제도를 이용한 국제 출원이 가능합니다. 즉, 일본 기업은 하나의 영문 또는 불문 국제 디자인 출원서를 WIPO에 제출하고, 지정국으로 캐나다를 선택함으로써 캐나다 국내에 직접 출원하지 않고도 디자인권 취득 절차를 진행할 수 있습니다.헤이그 출원에서는 1건의 출원으로 최대 100개의 디자인까지(단, 모두 동일한 로카르노 분류 클래스 내) 등록할 수 있으며, 캐나다를 지정하는 경우도 마찬가지입니다. 예를 들어, 동일한 분류에 속하는 가구 디자인 10점을 한꺼번에 국제 출원하고, 캐나다와 EU, 미국을 동시에 지정하는 것이 가능합니다. 캐나다를 지정국에 포함시킴으로써, CIPO가 해당 국제 등록의 사본을 수령하고, 이를 캐나다 출원으로 취급합니다.

필요 서류 및 정보: 헤이그 국제출원 자체의 요건은 국제 규칙에 따라 정해져 있으며, 기본적으로는 출원인의 성명·주소, 디자인 도면/사진(각 디자인당 1개 이상), 제품의 명칭(로카르노 분류와 연계하여 기재), 지정국, 소정의 수수료입니다.캐나다를 지정할 때 특별히 추가해야 할 서류는 없습니다. 예를 들어 위임장이나 현지 대리인 정보도 불필요합니다(국제출원 시점에서는 WIPO에 대한 대리인으로 충분합니다). 일본 기업이 국제출원을 이용할 경우, 영어 또는 프랑스어(혹은 스페인어)로 절차를 진행해야 하지만, 일본특허청을 경유하여 헤이그 출원을 하는 것도 가능합니다.필요한 도면 및 사진에 대해서는 각 지정국의 기준(선명도나 시점 수 등)을 충족하도록 준비하는 것이 바람직합니다. 캐나다 지정의 경우 앞서 언급한 바와 같이 최소 1장의 도면으로도 충분하다는 등 유연한 기준이지만, 타국(예를 들어 미국은 선화만 요구)도 고려하여 작성하는 것이 일반적입니다.

절차 흐름: 국제출원이 WIPO에서 형식 심사를 거쳐 등록 및 공보가 발행되면, 해당 정보가 각 지정국의 지식재산청으로 송부됩니다. 캐나다 지식재산청(CIPO)은 국제등록 사본을 수령하면, 일반적인 국내출원과 마찬가지로 실체 심사를 진행합니다.심사 내용 및 기준은 국내 출원과 완전히 동일하며, 신규성이나 비기능성, 도면의 명확성 등을 확인합니다. 만일 어떠한 거절 사유가 있다면, ‘거절 통지서(Notification of Refusal)’를 WIPO를 통해 출원인(권리자)에게 통지합니다. 이 거절 통지서에는 CIPO가 작성한 심사 보고서가 첨부되며, 구체적인 거절 사유(예: ‘도면이 불명확함’, ‘이 선행 디자인과 유사함’ 등)가 제시됩니다.

출원인은 이 거절 사유에 대해 직접 CIPO에 답변해야 합니다. 국제 출원의 경우에도 각국 심사에 대한 대응은 해당 국가별로 이루어지는 규칙이므로, 캐나다의 거절에 대해서는 출원인 본인이나 현지 대리인이 CIPO에 의견서·보정서를 제출합니다. 답변 기한은 원칙적으로 통지일로부터 3개월입니다. 대부분의 경우, 언어나 법제도의 장벽으로 인해 캐나다 현지 대리인에게 의뢰하여 대응하는 것이 실무적으로 일반적입니다.답변 후, 심사관이 재심사하여 문제가 해결되면 **등록 허가(Statement of Grant of Protection)가 WIPO를 통해 통지됩니다. 만약 최종까지 불허인 경우 최종 거절(Refusal)**이 되며, 출원(국제등록의 캐나다 지정 부분)은 거절이 확정됩니다. 거절이 확정된 경우, 국제등록 자체는 타국 부분은 유효하지만, 캐나다 지정 부분만 무효가 되는 형태가 됩니다.

등록·권리 발생: 캐나다에서 헤이그를 통한 출원이 등록에 이르면, CIPO는 보호 부여 선언(Statement of Grant of Protection)을 발행하여 WIPO에 송부합니다. 그 날이 캐나다 내 등록일이 되며, 권리가 발생합니다.헤이그 국제등록 원부에도 캐나다가 보호를 부여했다는 내용이 기록됩니다. 권리 내용은 국내 출원과 동일하며, 국제등록번호에 대응하는 캐나다 등록번호가 부여됩니다. 또한, 헤이그 출원의 경우 공개는 이미 국제공보를 통해 이루어졌으므로, 캐나다 자체의 별도 공개는 없습니다(통지가 그대로 등록 공고가 됩니다).

존속 기간 및 갱신: 헤이그를 통해 취득한 캐나다 디자인권의 존속 기간도 국내 출원과 마찬가지로 출원일(국제 등록일)로부터 15년 이내입니다. 등록일로부터 기산하더라도 최소 10년은 보장됩니다. 유지 비용의 개념이 다소 특이한데, 헤이그 국제 등록 자체는 5년마다 WIPO에 갱신료를 납부하여 존속시키지만, 캐나다에 관해서는 첫 5년 갱신료를 납부하면 그 이후의 캐나다 유지료는 필요하지 않습니다.구체적으로는, 국제등록일로부터 5년 이내에 한 번 WIPO에 갱신료를 납부하여 국제등록을 유지하면, CIPO에 납부해야 할 5년 차 유지료도 이에 포함된 것으로 간주되어, 이후 15년까지 캐나다에 추가로 납부할 필요가 없습니다. 단, WIPO에는 10년 차, 15년 차… 등 5년마다 국제등록 갱신 수수료를 계속 납부해야 합니다(캐나다 분은 첫 납부 이후 0원 또는 극소액).이 점에 있어 헤이그 협정을 통해 등록하더라도 유지 관리 절차는 남아 있으므로, 갱신 기한 관리를 소홀히 하지 않도록 주의해야 합니다.

절차상 유의사항: 일본 기업이 캐나다를 지정하여 헤이그 출원을 할 때의 주의점으로는, 우선 도면 요건을 각 지정국에 맞춰 충족시키는 것을 들 수 있습니다. 캐나다는 도면의 형식 자유도가 높지만, 같은 헤이그 출원에서 예를 들어 미국을 지정하면 선화만 허용하는 등 엄격한 요건이 있습니다. 따라서 각국의 가장 엄격한 요건에 맞춘 도면을 작성하는 것이 일반적입니다.다음으로, 캐나다에서 거절 사유가 발생한 경우의 **답변 기간(3개월)**이 비교적 짧으므로, 신속하게 현지 대리인에게 연락하여 대응책을 마련해야 합니다. 헤이그 출원에서는 출원 시 현지 대리인이 필요하지 않지만, 거절 답변 단계에서는 거의 필수적이므로, 미리 신뢰할 수 있는 캐나다 대리인을 확보해 두는 것이 좋습니다.

또한, 다중 디자인 일괄 출원에 관해, 캐나다 국내 출원에서는 변형(variants) 이외는 불가능했으나, 헤이그 협약을 통한 출원에서는 동일 분류 내라면 서로 다른 디자인도 일괄 처리됩니다.CIPO는 각 디자인을 개별적으로 심사하여, 문제가 없으면 모두 등록하고, 일부에 문제가 있으면 해당 디자인에 한해 거절 통보를 하는 방식으로 운영됩니다. 따라서 출원인 입장에서는 일괄 출원의 각 디자인마다 거절 대응이 필요할 수 있다는 점을 인지해 두어야 합니다. 필요하다면 국제 등록을 분할(designatable 권리 분할)하여 대처하는 것도 검토합니다.

마지막으로, 일본도 이미 헤이그 협약 가입국이며, 일본 기업에게 있어 헤이그를 이용한 캐나다 디자인 취득은 유력한 선택지입니다. 캐나다에 직접 출원하는 방법(파리 협약을 통한 국내 출원)과 비교했을 때, 헤이그를 이용하는 장점으로는 단일 출원으로 다국 동시 절차 및 일괄 관리가 가능하다는 점, 디자인의 공개 시기를 일원화하여 관리할 수 있다는 점 등을 들 수 있습니다. 반면 단점으로는 거절 대응 과정에서 결국 각국 대리인 비용이 발생할 가능성이 있다는 점이나, 국제 출원 수수료가 부담스러울 수 있다는 점입니다.캐나다 단독이라면 직접 출원해도 무방하지만, 타국도 함께 등록하려는 경우 헤이그 협정을 이용하는 것이 편리할 것입니다. 어느 경우든 일본의 디자인 제도와 크게 다른 부분(유지료 납부 시기나 권리 기간 등)이 있으므로, 본 보고서 전반에 걸쳐 언급된 사항을 고려하여 적절한 실무 대응을 하는 것이 중요합니다.

일본의 디자인 제도와의 비교표

일본의 디자인 제도와 캐나다 제도의 주요 차이점을 아래 표에 정리했습니다. 제도상의 차이 외에도 실무 대응 시 주의할 점도 기재했습니다.

※표 내의 【】 안은 출처 부분을 나타냅니다. 일본 제도의 법조 번호는 참고용으로 병기했습니다.

위에서 언급한 바와 같이, 보호 기간이나 보호 대상, 권리 행사 수단 등에서 캐나다와 일본의 디자인 제도에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 특히 일본에 비해 캐나다는 보호 기간이 짧고, 행정적·형사적 집행 수단이 제한적이기 때문에, 일본 기업은 캐나다에서의 권리 활용 전략을 수립할 때 주의가 필요합니다.예를 들어, 캐나다에서는 디자인권이 조기에 만료되므로 제품 디자인의 라이프사이클 관리를 일본과는 다른 전제하에 수행하거나, 모방품 대책은 민사적 금지 명령을 염두에 두고 신속하게 대응하는 등 실무상의 대응책을 마련할 수 있습니다. 또한, 출원 단계에서도 변형 디자인이 있는 경우 이를 묶어 일괄 출원하고, 일본의 관련 디자인과 같은 추종 출원이 불가능하다는 점에 대비하는 등의 노력이 필요합니다.종합적으로 볼 때, 캐나다 제도를 올바르게 이해하고 일본의 경험을 바탕으로 현지 규칙에 부합하는 지식재산 전략을 수립하는 것이 중요하다고 할 수 있습니다.

출처 및 참고문헌

• Canadian Intellectual Property Office (CIPO) – Industrial Designs Guide(캐나다 지적재산청 ‘디자인 가이드’) 등 캐나다 디자인
  제도의 공식 지침. 디자인의 정의, 등록 요건, 출원부터 등록·유지, 헤이그 제도 대응까지 포괄적으로 설명.

• Marks & Clerk – Insights into Designs Laws and Regulations: Canada 국제
  지적재산권 사무소 Marks & Clerk의 캐나다 디자인법 Q&A(ICLG 디자인법 2023년판). 유예 기간, 위임장 불필요, 침해 구제·무효 사유 등 실무 포인트를 Q&A 형식으로 정리.

• 일본변리사회(JPAA) – 디자인법의 개요와 개정
  포인트 일본의 디자인 제도에 관한 해설 기사. 2019년 개정에 따른 존속 기간 25년으로의 연장, 복수 디자인 일괄 출원의 도입, 관련 디자인 제도 확충 등에 대해 설명하고 있으며, 일본과 외국 제도의 비교에 참고가 된다.

• Taketo Nasu “Industrial design law in Japan” (2024) 에드워드 엘가 사에서 간행한 디자인법
  서적에 수록된 일본 디자인법 해설. 일본에서의 디자인권 침해에 대한 민사·형사 구제 및 세관 조치에 대해 언급.

• 일본국·의장법(영문 번역)(Japanese Design Act, translated) 일본 의장법의
  공식 영문 번역본(법무성 Japanese Law Translation). 특히 제69조의 형사처벌 규정 등을 참조.

• 캐나다 디자인법 및 규정 (Industrial Design Act and Regulations, Canada) 캐나다
  연방법 「디자인법」 및 그 시행 규정. 신규성의 정의나 점선으로 표시된 범위 제외(Regulations 3(3)) 규정, 디자인권 기간 등의 원전.

• WIPO 헤이그 협정 – 국제 등록 가이드 WIPO
  헤이그 협정 가이드. 캐나다 가입에 따른 지정 시 유의사항, 갱신 절차 등에 대한 기본 정보 제공.

• DLA Piper – Industrial designs: A lesser-known form of IP protection
  DLA 파이퍼 법률사무소가 작성한 캐나다 디자인에 관한 기사. 도면상의 점선을 통한 권리 범위 제한 및 디자인권 활용 요령에 대해 간결하게 언급.

(이상)

AUTHOR / 집필자

스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)

지식재산 사무소 에보릭스(EVORIX) 대표 변리사

특허·상표·디자인·저작권의 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통. 일본변리사회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.

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