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Internet und die Gültigkeit von Markenrechten.

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インターネットと商標権の効力－ブログバナー

Einleitung – Markenrisiken im Internetzeitalter

Heutzutage ist es sehr einfach geworden, über das Internet Waren aus dem Ausland zu kaufen oder Waren ins Ausland zu verkaufen. Durch die Verbreitung von E-Commerce-Websites, sozialen Netzwerken und grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattformen haben die Möglichkeiten für grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten sprunghaft zugenommen.

Dieses grenzenlose Geschäftsumfeld wirft jedoch verschiedene Probleme im Hinblick auf das Markenrecht auf. Denn Markenrechte sind Länderbindungen unterliegende Rechte, was in gewisser Weise grundlegend unvereinbar mit der Grenzenlosigkeit des Internets ist.

In diesem Artikel werden mögliche Markenprobleme im Internet anhand konkreter Fälle erläutert und Themen wie Domainnamenstreitigkeiten, Probleme mit Social-Media-Konten sowie Markenrisiken beim Kauf von Waren über ausländische Websites näher beleuchtet.

Wichtige Punkte

Für Markenrechte gilt der Grundsatz der „Territorialität“, wonach die Wirksamkeit japanischer Markenrechte auf das japanische Staatsgebiet beschränkt ist. Wenn Sie Ihre Geschäftstätigkeit im Ausland ausweiten, müssen Sie in dem jeweiligen Land separat Markenrechte erwerben.

Fall 1: Gründung eines Online-Shops im Ausland

Sie sind der in Japan tätige Taschenhändler X und haben in Japan ein Markenrecht für die Marke A im Bereich Taschen erworben. Da Ihr Geschäft in Japan gut läuft, streben Sie eine Expansion ins Ausland an. Um auch in den USA Taschen zu verkaufen, haben Sie einen Online-Shop eingerichtet und eine englischsprachige Website erstellt. Welche Probleme ergeben sich in diesem Fall aus markenrechtlicher Sicht?

Zum Geltungsbereich des Markenrechts

Grundsätzlich ist die Wirksamkeit japanischer Markenrechte auf das japanische Staatsgebiet beschränkt (dies wird als „Territorialprinzip“ bezeichnet). Wenn Sie also in den USA geschäftlich tätig werden möchten, müssen Sie dort für Taschen ein separates Markenrecht für die Marke A erwerben.

Sollte eine andere Person in den USA eine mit A identische oder ähnliche Marke registriert haben, würde X in den USA die Markenrechte dieser Person verletzen.

Hinweis

Wenn Sie im Ausland geschäftlich tätig werden, vergessen Sie nicht, die Markenrechte nicht nur im Verkaufsland, sondern auch im Produktionsland zu erwerben. Falls im Produktionsland bereits ein Dritter die Markenrechte erworben hat, gelten Sie in diesem Land als Rechtsverletzer. Selbst wenn Sie die Waren nicht im Produktionsland vertreiben, besteht das Risiko, dass Sie die produzierten Waren nicht exportieren können.

Länder, die bei der Expansion ins Ausland zu beachten sind

Bei der Expansion ins Ausland über einen Online-Shop sollten Sie den Erwerb von Markenrechten in den folgenden Ländern und Regionen in Betracht ziehen.

Zielländer und -regionen Gründe für die Anmeldung
Verkaufsland Da die Waren dort verkauft werden, können die Rechte ohne eine Marke in dem jeweiligen Land nicht durchgesetzt werden
Herstellungsland (Auftragshersteller) Bei der Herstellung von Produkten mit Markenzeichen im Rahmen von OEM-Produktion besteht das Risiko einer Ausfuhrsperre
Transitorte und Logistikzentren Auch an logistischen Umschlagplätzen besteht das Risiko einer Beschlagnahmung durch den Zoll
Länder mit vielen Nachahmungsprodukten Auch in Ländern, die als Produktionsstandorte für Nachahmerprodukte dienen, ist es ratsam, die Markenrechte zu sichern

Fall 2: Dritte, die eine japanischsprachige Website auf einem Server im Ausland betreiben

Sie sind der Händler X, der in Japan Taschen verkauft, und haben in Japan das Markenrecht an der Marke A für den Bereich Taschen erworben. Bei einer Suche im Internet haben Sie festgestellt, dass eine andere Person Y die Marke A auf einer Website verwendet. Bei näherer Untersuchung scheint es, dass diese Person eine japanischsprachige Seite über einen Server im Ausland betreibt.

Kann X von Y die Schließung der Website verlangen, wenn es sich um einen Server im Ausland handelt, d. h. wenn die Marke physisch nicht in Japan genutzt wird?

Beurteilungsmaßstäbe gemäß der gemeinsamen Empfehlung der WIPO

Wie in Fall 1 dargelegt, erstreckt sich die Wirksamkeit japanischer Markenrechte nicht über die Grenzen Japans hinaus. Daher scheint es bei normaler Betrachtung so, als könne das Verhalten von Y, wenn sich der Server der Website im Ausland befindet, nicht als Nutzung der Marke in Japan angesehen werden.

Hier bietet die von der WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum) im Jahr 2001 verabschiedete „Gemeinsame Empfehlung zum Schutz gewerblicher Schutzrechte an Marken und anderen Zeichen im Internet“*1 eine Orientierungshilfe. In Artikel 2 dieser Empfehlung heißt es:

„Die Benutzung von Zeichen im Internet stellt eine Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat nur dann dar, wenn diese Benutzung in diesem Mitgliedstaat eine wirtschaftliche Wirkung hat.“

Gemäß diesem Kriterium ist es sehr wahrscheinlich, dass eine „kommerzielle Wirkung“ in Japan anerkannt wird, selbst wenn ein Server im Ausland genutzt wird, sofern Y eine Website in japanischer Sprache betreibt und Bestellungen aus Japan entgegennimmt. Daher hat X durchaus die Möglichkeit, die Schließung der Website zu fordern.

Kriterien für die Beurteilung der „kommerziellen Wirkung“

In der gemeinsamen Empfehlung der WIPO werden folgende Punkte als Faktoren genannt, die bei der Beurteilung des Vorliegens einer „kommerziellen Wirkung“ zu berücksichtigen sind.

  • Sprache der Website (ob es sich um die Sprache des Ziellandes handelt)
  • Angabe der Währung (sind die Preise in japanischen Yen angegeben?)
  • Ist das betreffende Land als Lieferziel enthalten?
  • Tatsächliche Zugriffszahlen und Nutzerzahlen aus dem betreffenden Land
  • Bisherige Geschäftsbeziehungen mit Verbrauchern aus dem betreffenden Land
  • Sind Telefonnummern und Adressen des betreffenden Landes als Kontaktdaten angegeben?

Fall 3: Dritte, die eine fremdsprachige Website auf einem japanischen Server betreiben

Sie sind der in Japan tätige Taschenhändler X und haben in Japan ein Markenrecht an der Marke A für den Bereich Taschen erworben. Bei einer Internetsuche haben Sie festgestellt, dass eine andere Person Y die Marke A auf einer Website verwendet. Anders als in Fall 2 scheint diese Person zwar einen japanischen Server zu nutzen, die Website ist jedoch auf Französisch. Kann X in diesem Fall von Y die Schließung der Website verlangen?

In diesem Fall ist es meiner Ansicht nach grundsätzlich möglich, gemäß dem Territorialitätsprinzip von Y die Schließung der Website zu verlangen*2. Betrachtet man jedoch die Lage von Y, so ist es unwahrscheinlich, dass er bei einer Geschäftstätigkeit in Frankreich absichtlich einen japanischen Server nutzen würde, weshalb solche Fälle in der Praxis selten vorkommen dürften.

Wichtiger Punkt

In diesem Fall sollte X besonders auf die Geschäftstätigkeit in Frankreich achten. Wenn Y eine Website in französischer Sprache betreibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen auf den französischen Markt ausgerichtet ist und möglicherweise bereits in Frankreich ein Markenrecht für A erworben hat. Sollte X in Frankreich Taschen mit der Marke A verkaufen, besteht das Risiko, dass er die Markenrechte von Y verletzt.

Streitigkeiten um Domainnamen und Marken

Ein besonders häufiges Markenproblem im Internet sind Streitigkeiten um Domainnamen. Domainnamen sind weltweit eindeutig, und es gilt grundsätzlich die „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-Regel, wonach derjenige, der sie zuerst registriert, das Nutzungsrecht erhält. Daher ist das vorzeitige Registrieren von Domains, die mit den Marken anderer identisch oder diesen ähnlich sind (sogenanntes „Cybersquatting“), seit langem ein Problem.

Möglichkeiten zur Beilegung von Domainnamen-Streitigkeiten

Zu den wichtigsten Lösungsansätzen für Domainnamen-Streitigkeiten gehören die folgenden.

Maßnahme Übersicht Anwendungsbereich
UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) Internationales Streitbeilegungsverfahren, das u. a. vom WIPO-Schlichtungszentrum durchgeführt wird gTLDs wie .com, .net
JP-DRP Streitbeilegungsverfahren bezüglich JP-Domainnamen, durchgeführt vom Japanischen Zentrum für Schiedsgerichtsbarkeit im Bereich geistiges Eigentum JP-Domains wie .jp
Klagen nach dem Gesetz zur Verhinderung unlauteren Wettbewerbs Unterlassungs- und Schadensersatzklagen vor Gericht Allgemeine Streitigkeiten in Japan

Im UDRP-Verfahren muss der Beschwerdeführer drei Punkte nachweisen: (1) dass der Domainname mit der Marke des Beschwerdeführers identisch ist oder ihr so ähnlich ist, dass Verwechslungen hervorgerufen werden, (2) dass der Registrant des Domainnamens keine Rechte oder berechtigten Interessen an diesem Domainnamen hat, und (3) dass der Domainname in böswilliger Absicht registriert und genutzt wird.

Praktische Ratschläge

Wenn Sie eine Markenregistrierung in Betracht ziehen, sollten Sie gleichzeitig auch die Registrierung der wichtigsten Domains (.com, .jp, .co.jp usw.) in Betracht ziehen. Wenn diese später von Dritten registriert werden, ist deren Rückgewinnung mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbunden.

Social-Media-Konten und Markenrechte

In den letzten Jahren ist auch der Schutz von Marken in sozialen Netzwerken zu einer großen Herausforderung geworden. Auf Social-Media-Plattformen wie X (ehemals Twitter), Instagram, Facebook und TikTok kommt es immer wieder vor, dass Account-Namen verwendet werden, die mit den Marken anderer identisch oder diesen ähnlich sind.

Arten von Markenrechtsproblemen in sozialen Netzwerken

  • Fake-Accounts: Es werden Accounts erstellt, die sich als bekannte Marken oder Unternehmen ausgeben, was bei Verbrauchern zu Verwechslungen führt
  • Vorwegnahme von Accountnamen: Ähnlich wie beim Cybersquatting bei Domains werden die Markennamen anderer als Accountnamen registriert
  • Unbefugte Verwendung von Hashtags: Fälle, in denen eingetragene Marken anderer als Hashtags verwendet werden, um für die eigenen Produkte zu werben
  • Verwendung von Marken in der Werbung: Fälle, in denen Marken anderer in Keywords oder Texten von Social-Media-Werbung enthalten sind

Maßnahmen

Viele Social-Media-Plattformen verfügen über ein Meldesystem auf der Grundlage von Markenrechten. Markeninhaber können über das Meldeformular der Plattform die Löschung von Konten oder Inhalten beantragen, die ihre Markenrechte verletzen. Diese Systeme basieren jedoch ausschließlich auf den Nutzungsbedingungen der Plattform und haben nur begrenzte rechtliche Durchsetzungskraft.

Wichtige Punkte für den Umgang mit sozialen Netzwerken

Bei der Einführung einer Marke ist es wichtig, zeitnah zur Markenanmeldung offizielle Konten auf den wichtigsten sozialen Netzwerken einzurichten. Überwachen Sie zudem regelmäßig die Nutzung Ihrer Marke in sozialen Netzwerken und reagieren Sie bei Problemen umgehend.

Kauf von Produkten über ausländische Websites und Markenrecht

Auch beim Kauf von Produkten durch Privatpersonen auf ausländischen E-Commerce-Websites können markenrechtliche Probleme auftreten. Besondere Vorsicht ist bei „Parallelimporten“ geboten, für die keine Genehmigung des japanischen Markeninhabers vorliegt, sowie bei „Nachahmungsprodukten“, die von Dritten hergestellt wurden, die in keiner Verbindung zum Markeninhaber stehen.

Parallelimporte und Markenrechte

„Parallelimporte“, bei denen im Ausland legal verkaufte Originalwaren nach Japan eingeführt werden, gelten unter bestimmten Voraussetzungen nicht als Verletzung des Markenrechts. Konkret müssen die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sein:

  1. Der ausländische Markeninhaber und der japanische Markeninhaber sind dieselbe Person oder stehen in einer Beziehung, die rechtlich und wirtschaftlich als identisch angesehen werden kann.
  2. Die parallel importierten Waren müssen vom ausländischen Markeninhaber rechtmäßig mit der Marke versehen worden sein.
  3. Es darf kein wesentlicher Qualitätsunterschied zu den vom japanischen Markeninhaber direkt verwalteten Waren bestehen

Demgegenüber kann der Import von Nachahmungsprodukten, die auf ausländischen Websites verkauft werden, eine Markenrechtsverletzung darstellen. In den letzten Jahren ist die Zahl der von den Zollbehörden beschlagnahmten Waren, die gegen geistige Eigentumsrechte verstoßen, tendenziell gestiegen. Es ist zu beachten, dass auch bei Produkten für den persönlichen Gebrauch eine Markenrechtsverletzung geltend gemacht werden kann.

Zusammenfassung – Markenstrategien im Internetzeitalter

Da in der Welt des Internets Grenzen leicht überschritten werden können, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, in Markenrechtsstreitigkeiten verwickelt zu werden. Als Markenstrategie im Zeitalter des Internets sollten Sie die folgenden Punkte beachten.

Maßnahmen Inhalt
Recherche nach älteren Marken Vor der Expansion ins Ausland prüfen, ob im Zielland identische oder ähnliche Marken registriert sind
Markenregistrierung in den einzelnen Ländern Sicherung der Markenrechte in den Vertriebs- und Produktionsländern. Auch die Nutzung des Madrider Protokolls sollte in Betracht gezogen werden
Sicherung von Domains und Social-Media-Konten Wichtige Domains und Social-Media-Konten frühzeitig sichern
Regelmäßige Überwachung Überwachen Sie die unbefugte Nutzung Ihrer Marken im Internet und reagieren Sie umgehend
Zollregistrierung Beantragung einer Einfuhrsperre als Maßnahme gegen Produktfälschungen an der Grenze

Wenn Sie eine Expansion ins Ausland planen, sollten Sie vorab prüfen, ob bereits ältere Marken bestehen, und die Markeneintragung systematisch vornehmen.

Anmerkung

*1 „Gemeinsame Empfehlung zum Schutz gewerblicher Schutzrechte an Marken und anderen Zeichen im Internet“
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/document/1401-037/kyoudoukannkoku.pdf

*2 In Verfahren zur Löschung wegen Nichtbenutzung und in Verletzungsverfahren kann die Auslegung des Begriffs „Benutzung“ unterschiedlich ausfallen. Wenn beispielsweise X in Japan ein Markenrecht erworben hat und über einen japanischen Server eine auf Französisch verfasste, für Frankreich bestimmte Website mit dem Zeichen A betreibt, fällt die Benutzung der Marke auf dieser Website möglicherweise nicht unter den Begriff „Benutzung“ der Marke in Japan.

杉浦健文 弁理士

AUTOR / Verfasser

Takefumi Sugiura

EVORIX (EVORIX) – Patentanwalt und Geschäftsführer

Unterstützung von Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Verfahren und Verletzungsklagen. Vertraut mit IP-Strategien in zukunftsweisenden Bereichen wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).