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Índice
- Introducción: los riesgos de las marcas registradas en la era de Internet
- Caso 1: Al crear una tienda online en el extranjero
- Caso 2: Terceros que gestionan sitios web en japonés en servidores extranjeros
- Caso 3: Terceros que gestionan sitios web en idiomas extranjeros en servidores japoneses
- Conflictos entre nombres de dominio y marcas registradas
- Cuentas en redes sociales y derechos de marca
- Compra de productos en sitios web extranjeros y marcas registradas
- Resumen: estrategia de marcas en la era de Internet
- Notas
Introducción: los riesgos de las marcas registradas en la era de Internet
Hoy en día, comprar productos en el extranjero a través de Internet o vender productos al extranjero se ha vuelto muy sencillo. Con la popularización de los sitios de comercio electrónico, las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico transfronterizo, las oportunidades de que los negocios traspasen las fronteras han aumentado de forma espectacular.
Sin embargo, este entorno empresarial sin fronteras plantea diversos problemas en materia de derecho de marcas. Esto se debe a que los derechos de marca son derechos que se establecen en cada país, lo que entra en conflicto fundamentalmente con la naturaleza transfronteriza de Internet.
En este artículo, explicaremos los problemas de marcas que pueden surgir en Internet con ejemplos concretos, y profundizaremos en los conflictos de nombres de dominio, los problemas con las cuentas de redes sociales y los riesgos relacionados con las marcas que conlleva la compra de productos en sitios web extranjeros.
Puntos clave
Los derechos de marca se rigen por el gran principio del «principio de territorialidad», por lo que la vigencia de los derechos de marca japoneses se limita al territorio nacional. Si se desea desarrollar una actividad comercial en el extranjero, es necesario adquirir derechos de marca por separado en ese país.
Caso 1: Al crear una tienda online en el extranjero
Usted es el comerciante X, que vende bolsos en Japón, y ha obtenido los derechos de marca A en Japón para el ámbito de los bolsos. Dado que su negocio en Japón va bien, aspira a expandirse al extranjero, por lo que ha creado una tienda online para vender bolsos también en Estados Unidos y ha completado la página en inglés. En este caso, ¿qué problemas pueden surgir en virtud de la Ley de Marcas?
Alcance de la eficacia del derecho de marca
Como premisa fundamental, el efecto de los derechos de marca japoneses se limita al territorio nacional (esto se denomina «principio de territorialidad»). Por lo tanto, si se desea desarrollar la actividad en Estados Unidos, es necesario obtener por separado los derechos de marca sobre la marca A para los bolsos en ese país.
Si otra persona hubiera registrado en Estados Unidos una marca idéntica o similar a A, X estaría infringiendo los derechos de marca de esa persona en Estados Unidos.
Atención
Si va a desarrollar su negocio en el extranjero, no olvide obtener los derechos de marca no solo en el país de venta, sino también en el país de producción. Si otra persona se ha adelantado y ha registrado la marca en el país de producción, usted se convertiría en el infractor en ese país. Incluso si no distribuye los productos en el país de producción, existe el riesgo de que no pueda exportar los productos fabricados.
Países a tener en cuenta al expandirse al extranjero
A la hora de expandirse al extranjero a través de una tienda online, se debe considerar la adquisición de derechos de marca en los siguientes países y regiones.
| Países y regiones de interés | Razones para registrarlas |
|---|---|
| País de destino | Dado que se van a vender productos, no se podrán ejercer los derechos sin una marca registrada en el país en cuestión |
| País de producción (fabricante subcontratado) | Si se fabrican productos con la marca, por ejemplo, mediante producción OEM, existe el riesgo de que se prohíba la exportación |
| Puntos de tránsito y centros logísticos | Existe riesgo de retención en aduana incluso en los puntos de tránsito logístico |
| Países con gran cantidad de productos falsificados | Es recomendable asegurar los derechos de marca también en los países que sirven de base para la fabricación de productos falsificados |
Caso 2: Tercero que gestiona un sitio web en japonés desde un servidor en el extranjero
Usted es el comerciante X, que vende bolsos en Japón, y ha obtenido los derechos de marca A en Japón para el ámbito de los bolsos. Al buscar en Internet, ha descubierto que otra persona, Y, muestra la marca A en su sitio web. Al investigar más a fondo, parece que está publicando páginas en japonés utilizando un servidor en el extranjero.
En el caso de un servidor en el extranjero, es decir, cuando el uso de la marca no se produce físicamente en el territorio japonés, ¿puede X exigir a Y el cierre del sitio web?
Criterios de valoración según la Recomendación Conjunta de la OMPI
Tal y como se mencionó en el caso 1, la vigencia de los derechos de marca japoneses no se extiende fuera de Japón. Por lo tanto, si lo pensamos con lógica, cuando el servidor del sitio web se encuentra en el extranjero, no parece que la actuación de Y pueda considerarse un uso de la marca en el territorio japonés.
En este sentido, resulta de interés la «Recomendación conjunta sobre la protección de los derechos de propiedad industrial relativos a las marcas y otros signos en Internet»*1, adoptada por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en 2001. El artículo 2 de esta recomendación establece lo siguiente:
«El uso de signos en Internet constituirá un uso en el Estado miembro de que se trate únicamente si dicho uso tiene efectos comerciales en dicho Estado miembro».
A la luz de este criterio, puede decirse que, incluso si se utiliza un servidor en el extranjero, si Y gestiona un sitio web en japonés y acepta pedidos procedentes de Japón, es muy probable que se reconozca un «efecto comercial» en Japón. Por lo tanto, X tiene muchas posibilidades de poder exigir el cierre del sitio web.
Elementos para determinar el «efecto comercial»
En la Recomendación conjunta de la OMPI se enumeran los siguientes elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la existencia de «efectos comerciales»:
- El idioma del sitio web (si es el idioma del país de destino)
- La indicación de la moneda (si los precios se muestran en yenes japoneses)
- Si el país en cuestión figura como destino de envío
- Número de accesos reales y de usuarios procedentes de dicho país
- Historial de transacciones con consumidores de dicho país
- Si se incluyen un número de teléfono y una dirección del país en cuestión como datos de contacto
Caso 3: Tercero que gestiona un sitio web en lengua extranjera desde un servidor japonés
Usted es el comerciante X, que vende bolsos en Japón, y ha obtenido los derechos de marca A en Japón para el ámbito de los bolsos. Al buscar en Internet, ha descubierto que un tercero, Y, muestra la marca A en su sitio web. A diferencia del caso 2, parece que utiliza un servidor japonés, pero el sitio web está en francés. En este caso, ¿puede X exigir a Y el cierre del sitio web?
En este caso, siguiendo el principio de territorialidad, consideramos que existe la posibilidad de exigir a Y el cierre del sitio web*2. Sin embargo, teniendo en cuenta la posición de Y, si opera en Francia, no hay una necesidad imperiosa de utilizar un servidor japonés, por lo que, en la práctica, este tipo de situaciones son poco frecuentes.
Puntos a tener en cuenta
En este caso, X debe prestar especial atención a su expansión comercial en Francia. Si Y gestiona un sitio web en francés, es muy probable que esté dirigiendo su negocio hacia el mercado francés y que ya haya registrado la marca A en ese país. Si X vendiera en Francia bolsos con la marca A, correría el riesgo de infringir los derechos de marca de Y.
Conflictos entre nombres de dominio y marcas
Uno de los problemas de marcas más frecuentes en Internet son los conflictos relacionados con los nombres de dominio. Los nombres de dominio son únicos en todo el mundo y se rigen básicamente por la regla de «el primero en llegar se lo queda», según la cual quien los registra primero obtiene el derecho de uso. Por ello, el acto de registrar de forma anticipada un dominio idéntico o similar a la marca de otra persona (el llamado «ciberocupación») es un problema que viene de lejos.
Medios de resolución de conflictos sobre nombres de dominio
Los principales medios de resolución de los conflictos sobre nombres de dominio son los siguientes.
| Medio | Resumen | Ámbito de aplicación |
|---|---|---|
| UDRP (Política Unificada de Resolución de Controversias sobre Nombres de Dominio) | Procedimiento de resolución de controversias internacional llevado a cabo, por ejemplo, en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI | gTLD como .com, .net, etc. |
| JP-DRP | Resolución de controversias relativas a los nombres de dominio .jp llevada a cabo por el Centro de Arbitraje de Propiedad Intelectual de Japón | Dominios JP, como .jp |
| Acciones judiciales basadas en la Ley de Prevención de la Competencia Desleal | Solicitudes de cesación y de indemnización por daños y perjuicios a través de los tribunales | Conflictos generales en Japón |
En el procedimiento UDRP, el demandante debe demostrar tres puntos: (1) que el nombre de dominio es idéntico a la marca del demandante o lo suficientemente similar como para causar confusión; (2) que el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos sobre dicho nombre; y (3) que el nombre de dominio se ha registrado y se utiliza de mala fe.
Consejos prácticos
Al plantearse el registro de una marca, considere también la adquisición de los dominios principales (como .com, .jp, .co.jp, etc.). Si un tercero los adquiere posteriormente, recuperar la propiedad supondrá una inversión considerable de tiempo y dinero.
Cuentas en redes sociales y derechos de marca
En los últimos años, la protección de la marca en las redes sociales se ha convertido en un gran reto. En plataformas de redes sociales como X (antes Twitter), Instagram, Facebook o TikTok, son frecuentes los casos en los que se utilizan nombres de cuenta idénticos o similares a marcas registradas de terceros.
Tipos de problemas relacionados con las marcas registradas en las redes sociales
- Cuentas falsas: se crean cuentas que se hacen pasar por marcas o empresas famosas, lo que puede llevar a confusión entre los consumidores.
- Registro anticipado de nombres de cuenta: casos en los que se registra primero el nombre de marca de otra persona como nombre de cuenta, de forma similar al ciberocupación de dominios
- Uso no autorizado de hashtags: casos en los que se utilizan marcas registradas ajenas como hashtags para promocionar los productos de la propia empresa
- Uso de marcas registradas en la publicidad: casos en los que se incluyen marcas registradas ajenas como palabras clave o texto en anuncios de redes sociales
Medidas de respuesta
Muchas plataformas de redes sociales cuentan con un sistema de denuncia basado en los derechos de marca. Los titulares de los derechos de marca pueden solicitar la eliminación de cuentas o contenidos que infrinjan dichos derechos a través del formulario de denuncia de la plataforma. Sin embargo, estos sistemas se basan únicamente en los términos de uso de la plataforma, por lo que su fuerza legal es limitada.
Puntos clave para la gestión de las redes sociales
A la hora de lanzar una marca, es importante abrir cuanto antes una cuenta oficial en las principales plataformas de redes sociales, al mismo tiempo que se solicita el registro de la marca. Además, hay que supervisar periódicamente el uso de la marca propia en las redes sociales y actuar con rapidez si surge algún problema.
Compra de productos en sitios web extranjeros y marcas registradas
Cuando un particular compra productos en sitios de comercio electrónico extranjeros, también pueden surgir problemas relacionados con la ley de marcas. Se debe prestar especial atención a los «productos de importación paralela», que no cuentan con la autorización del titular de la marca en Japón, y a las «imitaciones», fabricadas por terceros ajenos al titular de la marca.
Importación paralela y derechos de marca
En cuanto a la «importación paralela», es decir, la importación a Japón de productos auténticos que se venden legalmente en el extranjero, se considera que no constituye una infracción de los derechos de marca siempre que se cumplan determinados requisitos. Concretamente, se trata de los casos en los que se cumplen los tres requisitos siguientes:
- Que el titular de la marca en el extranjero y el titular de la marca en Japón sean la misma persona, o que mantengan una relación que pueda considerarse idéntica desde el punto de vista jurídico y económico
- Que los productos de importación paralela lleven la marca registrada legalmente por el titular de la marca en el extranjero.
- Que no haya diferencias sustanciales en cuanto a calidad con respecto a los productos gestionados directamente por el titular de la marca en Japón.
Por otro lado, la importación a Japón de productos falsificados vendidos en sitios web extranjeros puede constituir una infracción de los derechos de marca. En los últimos años, el número de casos de interceptación en aduana de productos que infringen la propiedad intelectual tiende a aumentar, por lo que es importante tener en cuenta que existe la posibilidad de ser acusado de infracción de los derechos de marca, incluso si el uso es para fines personales.
Resumen: estrategia de marcas en la era de Internet
Dado que en el mundo de Internet es fácil cruzar fronteras, también aumentan las posibilidades de verse envuelto en disputas sobre marcas. Como estrategia de marcas en la era de Internet, conviene tener en cuenta los siguientes puntos.
| Medidas | Contenido |
|---|---|
| Investigación de marcas anteriores | Antes de expandirse al extranjero, investigar si hay marcas idénticas o similares registradas en el país de destino |
| Registro de marcas en cada país | Asegurar los derechos de marca en los países de venta y producción. Considerar también el uso del sistema del Protocolo de Madrid |
| Adquisición de dominios y cuentas en redes sociales | Adquirir con antelación los dominios y las cuentas en redes sociales principales |
| Supervisión periódica | Supervisar el uso no autorizado de la marca propia en Internet y actuar con rapidez |
| Registro en aduanas | Presentar solicitudes de suspensión de importación como medida de prevención contra las imitaciones |
Si está pensando en expandirse al extranjero, realice una investigación previa para comprobar si existen marcas anteriores y planifique el registro de la marca.
Notas
*1 «Recomendación conjunta sobre la protección de los derechos de propiedad industrial relativos a las marcas y otros signos en Internet»
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/1401-037.html
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/wipo/document/1401-037/kyoudoukannkoku.pdf
*2 La interpretación del término «uso» puede variar entre los procedimientos de caducidad por falta de uso y los casos de infracción. Por ejemplo, si X ha obtenido un derecho de marca en Japón y lleva a cabo su actividad comercial mostrando A en un sitio web en francés dirigido al mercado francés utilizando un servidor japonés, es posible que el uso de la marca en dicho sitio web no se considere «uso» de la marca en Japón.
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX, despacho de propiedad intelectual. Abogado representante
Presta apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como TI, fabricación, startups, moda y medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de revisión y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenece a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de Marcas de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de Marcas (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).