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Dirigido a los profesionales encargados de la presentación y gestión de marcas en Malasia, este documento recoge, desde la perspectiva de un agente, los «puntos clave del procedimiento» en materia de presentación de solicitudes, examen, oposición, ejercicio de derechos y solicitudes internacionales, basándose en fuentes primarias actualizadas a abril de 2026 (Ley de Marcas de 2019, Reglamento de Marcas de 2019, guías, formularios y tarifas de MyIPO).Desde la definición de los productos y servicios designados, el uso de la lista preaprobada, el sistema de tasas oficiales, los plazos de oposición, las medidas transfronterizas, hasta la jurisprudencia más relevante, se ofrece una visión global de la práctica de las marcas en Malasia.
Índice
- Resumen ejecutivo
- Resumen del sistema y autoridad competente (MyIPO)
- Requisitos y procedimiento de solicitud
- Orientación sobre tasas oficiales (procedimientos principales)
- Calendario estándar (examen ordinario y acelerado)
- Criterios de examen de fondo (denegación absoluta y relativa)
- Publicación, oposición y respuesta a la denegación
- Gestión tras el registro (renovación, cesión y licencia)
- Violación de derechos y recursos (civiles, penales y medidas transfronterizas)
- Sistema de Madrid (solicitud internacional)
- Jurisprudencia relevante y últimas modificaciones
- Lista de verificación práctica
1. Resumen ejecutivo
La base jurídica de la práctica en materia de marcas en Malasia es la Ley de Marcas de 2019 (Ley 815), y su aplicación detallada se concreta en el Reglamento de Marcas de 2019 (P.U.(A) 373) y en las guías, prácticas, formularios y tasas de MyIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de Malasia).
Tres puntos clave que hay que tener en cuenta en la práctica de las solicitudes
- Redactar la especificación de productos y servicios (Specification) con «un alcance adecuado y términos claros»
- Utilizar, en la medida de lo posible, la lista preaprobada de MyIPO (conjunto de términos cuya aceptación garantiza el registrador) con el fin de acortar el proceso de examen y ahorrar en tasas oficiales (950 RM por clase)
- En caso de denegación u oposición, las deficiencias en los «requisitos formales», como la prueba de notificación (Affidavit of Service) o la declaración jurada (Statutory Declaration), pueden resultar fatales
En cuanto al plazo de tramitación estándar, la Carta del Cliente de MyIPO (suponiendo que no haya deficiencias ni oposiciones) establece un plazo de 8 meses para la Notificación de Registro en el caso de las solicitudes normales, y de 4 meses y 2 semanas en el caso del examen acelerado; sin embargo, en la práctica es necesario gestionar el proceso partiendo de la base de que este se prolongará debido a respuestas a denegaciones, oposiciones, correcciones y aplazamientos.
El ejercicio de los derechos cuenta con un marco institucional que abarca, además de las acciones civiles (cese, indemnización por daños y perjuicios, devolución de beneficios, etc.), las penales (falsificación, etc.: multa máxima de 1 millón de RM y 5 años de prisión) y las medidas fronterizas (retención en aduana + colaboración entre MyIPO y las autoridades fiscales).Además, teniendo en cuenta la posibilidad de la cancelación por falta de uso (que suele exigirse tras 3 años de inactividad desde el registro), la recopilación habitual de pruebas de uso y el registro de licencias están directamente relacionados tanto con la «ofensiva» (demandas por infracción) como con la «defensa» (control de la cancelación).
2. Resumen del sistema y autoridad competente (MyIPO)
Marco jurídico (fuentes normativas fundamentales)
La principal ley de referencia es la Trademarks Act 2019 (Ley 815), que abarca desde el examen, la oposición y los procedimientos posteriores al registro hasta la reparación por infracción, las medidas fronterizas y el régimen de agentes de marcas. Los detalles concretos sobre formularios, plazos, tasas, acuses de recibo y pasos para la presentación de pruebas se recogen en el Trade Marks Regulations 2019 (P.U.(A) 373).
En cuanto a las actualizaciones operativas importantes de los últimos cinco años, las modificaciones de 2022 en el Reglamento y los anexos (P.U.(A) 66/67), la reducción de las tasas de solicitud de 2025 (P.U.(A) 315) + la Instrucción Práctica del Registrador, así como el Manual de Examen de Marcas de MyIPO (publicado en 2026) constituyen puntos de referencia en la práctica.
Autoridad competente y jurisdicción
La autoridad competente es MyIPO (legalmente una «Corporation», es decir, una corporación pública basada en la Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002 (Ley 617)), y la Trademarks Act 2019 define el «Tribunal» como el Tribunal Superior, indicando claramente la vía de recurso (Apelación) contra determinadas resoluciones del registrador, como denegaciones u oposiciones.
Objeto de protección (alcance del concepto y los tipos de marcas)
El requisito básico para el registro es que la marca sea «representable gráficamente» y «distintiva», por lo que, en principio, se deniegan las marcas que carecen de carácter distintivo, las descriptivas o las de uso habitual (aunque pueden salvarse si adquieren carácter distintivo por el uso).
En el sistema de formularios de MyIPO (TMA2), además de las palabras y figuras habituales, se distinguen como «Otros tipos de marcas» los sonidos, aromas, hologramas, posiciones, secuencias de movimientos y colores, entre otros, lo que deja claro los tipos de solicitudes de marcas no tradicionales.
3. Requisitos y procedimiento de solicitud
Solicitante y representante (la dirección de notificación es el punto de partida en la práctica)
El sistema exige que las partes que no residan ni operen en Malasia designen y autoricen a un agente de marcas registradas (registered trademark agent) y lo inscriban en el registro del registrador como domicilio de notificaciones («es importante señalar que hay un tipo de caso en el que no se puede continuar si no se designa un agente, y no se trata simplemente de si se puede designar o no»).
Nota: Dado que los requisitos de registro de los agentes de marcas registradas (ciudadanía/residencia, antecedentes de quiebra, formación y exámenes, titulación de abogado, etc.) también están codificados en el reglamento, al seleccionar a un agente, compruebe primero que «cumple los requisitos de registro = es un agente registrado en MyIPO».
Productos y servicios designados (clasificación y especificación: aquí se decide el resultado)
En Malasia, partiendo de la Clasificación de Niza (45 clases), la especificación se considera el alcance del derecho en sí mismo. Dado que un error de clasificación puede afectar al mantenimiento y la validez futuros del derecho, la claridad (clear indication) y la clasificabilidad son prioritarias.
MyIPO ofrece una lista preaprobada (derivada de la 12.ª edición de 2023 del Arreglo de Madrid sobre productos y servicios, con 113 471 términos), y se indica expresamente que, si se adoptan dichos términos, «se aceptarán a efectos de clasificación», lo que se traduce directamente en una reducción del tiempo de examen y de las tasas oficiales.
Trampa: en el caso de «especificaciones demasiado amplias», como toda la clase 1, existe un marco que permite al registrador rechazarlas a menos que se justifiquen por el uso (o la intención de uso), por lo que no se aplica el principio de «cuanto más amplio, más fuerte».
Derecho de prioridad y solicitud conjunta
En la reivindicación de prioridad al estilo del Convenio de París, es necesario especificar en la solicitud nacional, como mínimo, «la fecha de la primera solicitud, el país, el número de solicitud y los productos y servicios objeto de la misma». El hecho de que el plazo de prioridad sea de «seis meses» también se confirma en las disposiciones sobre protección provisional en las exposiciones internacionales (en las que se establece que la protección provisional no prorroga el plazo de prioridad).
En cuanto a las solicitudes conjuntas (titulares conjuntos), dado que se han codificado restricciones como que uno de los titulares conjuntos no puede, por sí solo, conceder licencias, ceder participaciones o constituir garantías como efecto jurídico tras el registro, las solicitudes conjuntas deben considerarse de forma integral hasta el «diseño operativo posterior al registro (contrato)».
Método de presentación (en línea/en papel)
MyIPO ofrece IP ONLINE como «ventanilla única para la búsqueda y la solicitud», por lo que la solicitud en línea es la norma en la práctica. También se indican los pasos a seguir en línea (registro de usuario, certificado digital, manejo de los menús del sistema) para trámites como la renovación (Renewal). La presentación en papel (manual) se contempla como excepción, por ejemplo, en caso de interrupción del servicio de solicitud electrónica, y su tarifa por página (2 RM/página) se especifica en la tabla de tasas oficiales.
4. Referencia de tasas oficiales (trámites principales)
La siguiente tabla recoge las tasas oficiales (excluidos los honorarios profesionales) extraídas de la sección oficial «Forms and Fees» de MyIPO, con los trámites más habituales en la práctica.
| Fase | Formulario | Tasa oficial (RM) | Comentarios prácticos |
|---|---|---|---|
| Asesoramiento preliminar y búsqueda | TMA1 | 250/clase | Útil cuando se desea obtener con antelación un estudio previo y la opinión de la autoridad sobre la posibilidad de registro |
| Solicitud (utilizando la lista preaprobada) | TMA2A | 950/clase | Óptimo en cuanto a costes y rapidez. La clave está en el diseño de la especificación |
| Solicitud (sin uso de la lista preaprobada) | TMA2B | 1.100 / clase | Cuando se requiere una formulación propia. Tiende a aumentar la comprobación de la clasificación durante el examen |
| Marcas en serie (a partir de la segunda) | TMA2C | 50/solicitud (máximo 6) | Posibilidad de reducir costes optimizando la «agrupación de solicitudes» |
| Examen acelerado (Expedited) | TMA4 | 1.000 por clase | Casos en los que se puede utilizar son limitados |
| Recurso de oposición | TMD1 | 950/clase | Las oposiciones que abarquen varias clases se facturan por clase |
| Contracontestación | TMD6 | 350/clase | La caducidad del plazo es fatal (se considera retirada) |
| Renovación | TME1 | 1.000 / Clase | Diseño para el que no se exige certificado de uso para la renovación |
| Renovación fuera de plazo | TME2 | 1.200 / clase | Se indica expresamente el plazo de «6 meses tras la fecha de vencimiento» |
| Recuperación | TME3 | 1.500 / Categoría | Se indica expresamente el plazo de «6 meses tras la fecha de vencimiento» |
| Autorización de representante (nombramiento/cese) | TMR7 | 20 | Imprescindible para clientes extranjeros |
Medida temporal para 2025: Reglamento sobre marcas (reducción de tasas) de 2025 (P.U.(A) 315/2025), se ha introducido una medida temporal durante cuatro meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, por la que se reduce en 300 RM (por ejemplo, de 950 RM a 650 RM) la tasa de solicitud para los solicitantes que cumplan determinados requisitos (por ejemplo, una facturación anual inferior a 500 000 RM).
5. Calendario estándar (examen ordinario y acelerado)
La Carta del Cliente de MyIPO establece, partiendo de la premisa de «ausencia de defectos y de oposiciones», la emisión de la Notificación de Registro en un plazo de 8 meses para las solicitudes ordinarias y de 4 meses y 2 semanas para las aceleradas. En la práctica, a estos plazos se suman: (1) la respuesta a las denegaciones (correcciones, alegaciones, audiencias); (2) las oposiciones tras la publicación (hasta 2 meses adicionales como máximo, más la ronda de presentación de pruebas); y (3) los aplazamientos (deferment), entre otros.
| Fases | Plazo orientativo (núcleo del sistema) | Observaciones |
|---|---|---|
| Examen de forma y de fondo | Normal: 8 meses / Acelerado: 4 meses y 2 semanas | En ambos casos, con la condición de «sin deficiencias ni objeciones» |
| Publicación | Publicación en el Diario Oficial de la Propiedad Intelectual tras la admisión | La fecha de publicación marca el inicio del plazo de oposición |
| Plazo de oposición | 2 meses (prórroga máxima de 2 meses) | La aplicación de la prórroga es estricta (no se trata de una prórroga ilimitada) |
| Registro y certificado | Registro tras la resolución de la oposición o en caso de no haberla | La expedición del certificado se realiza previa solicitud (se factura por separado según la lista de tasas oficiales) |
Flujo del procedimiento desde la solicitud hasta el registro
↓
② Solicitud (TMA2)
↓
③ Examen de forma y comprobación de la clasificación
↓ ④ Examen
de fondo
↓ ⑤ Denegación provisional → Respuesta (alegaciones, correcciones, declaración jurada, solicitud de audiencia)
↓
⑥ Publicación (IP Official Journal)
↓
⑦ Plazo
de oposición de 2 meses
↓ ⑧ Registro (Notificación de registro)
6. Criterios de examen de fondo (motivos de denegación absolutos y relativos)
Motivos de denegación absolutos (Absolute grounds)
Si bien los signos carentes de carácter distintivo, los signos descriptivos y los signos de uso común suelen ser denegados, pueden salvarse si se ha adquirido carácter distintivo (acquired distinctiveness) mediante el uso anterior a la fecha de solicitud.
En cuanto a las marcas de forma, dado que los tres elementos siguientes quedan excluidos, es necesario un diseño de prueba que aborde la funcionalidad y el diseño:
- Las formas que se derivan naturalmente de la naturaleza del producto
- Las formas indispensables para el resultado técnico
- Las formas que confieren un valor sustancial al producto
Además, también son objeto de denegación los casos que puedan inducir a error al consumidor, los que infrinjan la legislación o el orden público y las buenas costumbres, los signos obscenos u ofensivos, los que puedan perjudicar la seguridad nacional, así como aquellos que incluyan nombres de terceros o banderas nacionales, entre otros, por lo que la preparación previa, como la presentación de una declaración de consentimiento (en el caso de nombres, etc.), es determinante para el desarrollo de la tramitación.
Motivos de denegación relativos (Relative grounds)
La base fundamental es la identidad o similitud con registros anteriores o registros internacionales anteriores (incluidos los registros internacionales de protección), así como el riesgo de confusión, por lo que la determinación de la confusión constituye la lógica central.
Las marcas notoriamente conocidas (well-known trademark), aunque no estén registradas, influyen en cierta medida en la denegación relativa (identidad o similitud + servicios idénticos, etc.), y en el caso de las marcas notoriamente conocidas ya registradas, la protección puede extenderse incluso a productos y servicios no similares (siempre que se cumplan los requisitos de relación de contacto, riesgo de confusión y perjuicio a los intereses).Además, el sistema establece expresamente la exclusión basada en «derechos anteriores», como los signos no registrados (passing off) o los derechos de autor y de diseño, por lo que la denegación relativa no se limita a «cuestiones entre marcas registradas».
Consentimiento (Consent) y uso simultáneo de buena fe (Honest concurrent use)
Aunque existen disposiciones que permiten el registro con el consentimiento del titular del derecho anterior, el registrador tiene en cuenta el interés público y la posibilidad de confusión, por lo que no se trata de un sistema en el que el registro se apruebe automáticamente con la presentación de una carta de consentimiento (es decir, es necesario presentar la carta de consentimiento y diseñar las condiciones de coexistencia).Dado que también existen marcos en los que se puede admitir el registro por uso simultáneo de buena fe o por circunstancias especiales, en la práctica se busca la reparación basándose en el «historial de uso, la coexistencia en el mercado y la realidad comercial», junto con limitaciones (reducción de la zona geográfica, los canales o las especificaciones).
7. Respuesta a la publicación, las oposiciones y las denegaciones
Publicación
Una vez aceptada la solicitud, el registrador la publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual. Dado que el contenido de la publicación puede incluir exenciones de responsabilidad o condiciones, las negociaciones sobre correcciones o limitaciones previas a la publicación influyen en los «costes de retroceso».
Oposición (Opposition): los plazos y los requisitos formales son lo más importante
La oposición debe presentarse en un plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación, y no se permite una prórroga de «más de dos meses adicionales tras el vencimiento del plazo» (aunque hay margen para la prórroga, existe un límite máximo).
Trampas fatales: (1) la notificación a la parte contraria y (2) la declaración jurada de notificación (Affidavit of Service) en un plazo de 14 días; si hay alguna deficiencia en cualquiera de ellas, pueden producirse efectos fatales como que «se considere que no hubo oposición» o que «se retire la oposición».
Ronda estándar del procedimiento de oposición (basada en las normas)
| Procedimiento | Plazo (básico) | Acción importante |
|---|---|---|
| Presentación de la oposición (Notice of Opposition) | Dos meses a partir de la fecha de publicación | Presentación de la declaración jurada de notificación (Affidavit of Service) en un plazo de 14 días a partir de la notificación a la otra parte |
| Contradeclaración | 2 meses a partir de la fecha de recepción de la notificación | Declaración jurada en un plazo de 14 días a partir de la notificación simultánea |
| Pruebas de la parte oponente (declaración jurada) | Dos meses a partir de la fecha de recepción de la contrademanda | Si no se presenta, se considerará retirada la oposición |
| Pruebas de la parte solicitante | 2 meses a partir de la fecha de recepción de las pruebas de la parte oponente | Si no se presentan, la solicitud se considerará retirada |
| Pruebas de réplica de la parte oponente (opcional) | Dos meses a partir de la fecha de recepción de las pruebas de la parte solicitante | Es necesario gestionar el alcance, por ejemplo, limitándolo a la réplica |
| Alegaciones escritas | Dos meses desde la notificación del Registrador | La prórroga del plazo se puede solicitar por un máximo de 6 meses |
Respuesta a la denegación (denegación provisional): opciones de respuesta y prórroga
Si el registrador deniega la solicitud, emite una notificación de denegación provisional (provisional refusal), y el solicitante puede responder mediante una contestación por escrito, una solicitud de audiencia, una corrección o una prueba mediante declaración jurada, entre otras opciones, pudiendo solicitar una prórroga de hasta un máximo de 6 meses.
Un sistema útil en la práctica: el sistema está diseñado de tal manera que, si se recibe una denegación provisional, se puede obtener el reembolso de las tasas de solicitud si se retira la solicitud en un plazo de dos meses, lo que constituye una forma de cortar por lo sano en los casos con pocas posibilidades de éxito.
Aplazamiento (Deferment)
En casos en los que haya oposiciones o litigios relacionados en curso, el registrador puede aplazar el procedimiento durante un periodo determinado (por ejemplo, un máximo de seis meses), lo que permite sincronizar las negociaciones entre las partes y la estrategia procesal con los trámites del registro.
8. Gestión tras el registro (renovación, cesión y licencia)
Renovación y restablecimiento (gestión de plazos)
La tasa de renovación es de 1.000 RM por clase, y para la renovación o restablecimiento (restoration) fuera de plazo se establece una tasa adicional; MyIPO especifica un plazo de «6 meses tras la fecha de vencimiento». Si bien el sistema no exige la presentación de pruebas de uso para la renovación, existe el sistema de revocación por falta de uso (revocation) que se describe más adelante, por lo que la renovación no garantiza la seguridad (es decir, es necesario gestionar las pruebas de uso por separado).
Cesión, garantía y licencia (el registro puede ser un requisito previo para el ejercicio de los derechos)
Las marcas, al ser bienes muebles (personal/moveable property), pueden ser objeto de cesión, cesión parcial, cesión en garantía o gravamen (charge).
Importancia del registro (recordation): si la transacción no se registra ante el registrador, no solo no se puede oponer a terceros de buena fe, sino que se establecen desventajas tales como que el cesionario no pueda reclamar indemnización por daños y perjuicios o la devolución de beneficios por infracciones anteriores a la solicitud de registro (las transacciones de licencia están sujetas a una normativa excepcional).
La licencia requiere la forma escrita y la firma para su validez, y una vez inscrita en el registro, surte efecto de oponibilidad y de notificación presunta (en cuanto al contenido previsto). Además, dado que el sistema está diseñado de tal forma que el licenciatario puede interponer una demanda por infracción en su propio nombre, en la práctica se suele estructurar como un conjunto de «cláusulas contractuales (derecho de acción y obligación de cooperar) + inscripción».
Revocación por falta de uso e invalidez (protección de la cartera)
La revocación por falta de uso tiene como requisito principal la falta de uso durante tres años tras el registro, por lo que es necesario diseñar la prueba, incluyendo la defensa basada en motivos justificados.
La nulidad (invalidation), la rectificación del registro (rectification) y la revocación basada en una orden judicial, entre otras, se clasifican en la tabla de tasas oficiales como tipos de solicitud que presuponen una «orden judicial» (Court Order), por lo que, en la práctica, es importante la conexión con el «procedimiento del Tribunal Superior» (High Court) y no con el «procedimiento MyIPO». En cuanto a los titulares de marcas notoriamente conocidas, se establece explícitamente una estructura que permite solicitar al Tribunal Superior una declaración de nulidad si se cumplen requisitos como la notoriedad o el riesgo de confusión.
Indicación correcta de la marca (la indicación «Registered» conlleva un riesgo penal)
La indicación falsa de que una marca está «registered» (registrada) se considera un delito; además, si se hace referencia a un registro fuera del país de origen, se puede considerar que se trata de una «indicación de registro» a menos que se demuestre lo contrario, por lo que hay que tener cuidado, ya que es fácil que se produzcan incidentes en la indicación conjunta en japonés e inglés o en el uso de envases.
9. Violación de derechos y medidas correctivas (civiles, penales y medidas transfronterizas)
Reparaciones civiles (cese, indemnización por daños y perjuicios, restitución de beneficios, daños y perjuicios adicionales, etc.)
La Ley de Marcas de 2019 establece un marco en el que el Tribunal Superior puede ordenar medidas cautelares, indemnización por daños y perjuicios y restitución de beneficios en los litigios por infracción. En los casos relacionados con marcas falsificadas, se prevén órdenes de incautación con fines de conservación de pruebas y medidas de reparación por daños adicionales.Además, el régimen prevé órdenes de disposición tales como la supresión de la indicación de los productos infractores, su destrucción, entrega, eliminación o decomiso, lo que permite buscar no solo la cesación, sino también la «eficacia» de la exclusión física del mercado.
Aspectos penales (falsificación, atribución fraudulenta, etc.)
La falsificación de marcas registradas (counterfeiting) se castiga con sanciones severas, como multas de hasta 1 millón de RM y penas de prisión de hasta 5 años, y la importación, venta o posesión de productos con indicaciones falsificadas se tipifica como un delito independiente. Además, el hecho de que una persona no registrada ejerza como «agente de marcas registradas» se considera un delito, por lo que el cumplimiento normativo por parte de los agentes (verificación de la registrabilidad) es importante para la protección de los clientes.
Medidas fronterizas (retención en aduana + ex officio)
El titular del derecho (el titular del registro o determinados licenciatarios) puede presentar una solicitud al registrador tras identificar la probabilidad de que se importen productos infractores; la autorización tiene, en principio, una validez de 60 días, y el registrador exigirá un depósito de garantía desde el punto de vista de los gastos derivados del embargo, la prevención del abuso y la protección del importador.
Tras el embargo, el titular de los derechos debe interponer una demanda por infracción en un plazo determinado; de no hacerlo, puede incurrir en el riesgo de que se levante el embargo o de tener que pagar una indemnización. Además, se regulan la retención de oficio por parte de las aduanas y otras autoridades, así como las excepciones para cantidades pequeñas o productos no comerciales (de minimis), por lo que es imprescindible comprender el diseño del sistema a la hora de abordar el comercio electrónico transfronterizo.
Autoridades ejecutivas (competencias de investigación)
Como marco para la investigación y la represión, se han incorporado términos como «Controller» (controlador), basados en la Ley de Descripciones Comerciales de 2011, y se han otorgado facultades de investigación (incluidas las previstas en la Ley de Procedimiento Penal) al «Assistant Controller» (controlador adjunto).
10. Sistema de Madrid (solicitud internacional)
MyIPO informa de que, gracias al Sistema de Madrid, es posible presentar solicitudes en numerosos países con un «único idioma, un único procedimiento y un único sistema de tasas», partiendo de la premisa de que MyIPO participa como Oficina de Origen.
En cuanto a la designación de Malasia, según la normativa, se vislumbra un marco de 18 meses para la gestión de los plazos de denegación provisional y oposición (lógica que permite avanzar hacia la «protección definitiva» siempre que hayan transcurrido 18 meses desde la designación o la designación posterior y haya expirado el plazo de oposición, entre otras condiciones).
Dado que la ampliación a productos y servicios no similares y la evaluación de la colisión con derechos anteriores plantean problemas análogos a los de las solicitudes nacionales, es necesario desarrollar el «diseño de los productos y servicios designados», la «investigación previa» y las «condiciones de consentimiento y coexistencia» con el mismo nivel de rigor que en la práctica nacional.
11. Jurisprudencia principal y últimas modificaciones
Principales modificaciones y actualizaciones de la aplicación de los últimos cinco años (por orden de impacto en la práctica)
- Publicación en el sitio web de MyIPO de la modificación de las normas y los anexos de 2022 (P.U.(A) 66/67)
- Mediante el Reglamento de Marcas (Reducción de Tasas) de 2025 (P.U.(A) 315/2025), se introduce una medida temporal de reducción de 300 RM en las tasas oficiales de solicitud para los solicitantes que cumplan determinados requisitos (por ejemplo: de 950 RM a 650 RM) (medida de cuatro meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2025)
- Se ha publicado el Manual de Examen de Marcas de MyIPO de 2026 (clasificación, carácter distintivo, oposiciones, solicitudes internacionales, etc.), que constituye una valiosa fuente de información primaria para comprender la práctica de la autoridad.
Principales sentencias (3 casos): fallo y sugerencias prácticas
| Asunto | Puntos clave (resumen del fallo) | Implicaciones prácticas |
|---|---|---|
| Ortus Expert White Sdn Bhd contra Nor Yanni Adom & Anor (Tribunal Federal, 2022) | A la hora de evaluar la probabilidad de confusión (likelihood of confusion) en la determinación de la infracción, se debe observar la marca en su conjunto y organizar el marco de decisión basándose en la «percepción del consumidor», incluyendo el tratamiento de las cláusulas de exención de responsabilidad (disclaimers), etc. | ① Incluso en el caso de un registro con descargo de responsabilidad, es peligroso afirmar que «no se considera en el litigio». ② El descargo de responsabilidad o la limitación en la fase de solicitud influye en las posteriores disputas sobre infracción e invalidez. ③ La prueba de la confusión debe extenderse hasta el «sector de consumidores y las circunstancias comerciales reales». |
| Visualización en la aplicación en torno a las marcas Malaysia Airlines / Firefly (Tribunal Superior, 2024) | El punto de controversia es la relación con el requisito de «uso» (elemento constitutivo de la infracción) de la Ley de Marcas de 2019, incluso en los casos en que se muestran marcas de terceros en una plataforma (aplicación). | ① Los operadores de comercio electrónico y de aplicaciones no pueden limitarse a alegar que «la publicación es responsabilidad de terceros». ② Para la parte titular de los derechos, la clave está en demostrar que la visualización se produce en el «curso del comercio» (estructura de ingresos, interfaz de usuario, flujo de transacciones). ③ El diseño de los contratos (condiciones de apertura de tienda) y de los procedimientos de «notificación y retirada» también influye directamente en la prevención de conflictos |
| McDonald contra McCurry (Tribunal Federal, 2009) | El Tribunal Federal consideró que el uso de «Mc» por parte de McCurry no constituía un «passing off» (suplantación) que falsificara el nombre comercial o la imagen comercial (get-up) de McDonald’s, y respaldó la sentencia del Tribunal de Apelación | ① Ni siquiera a las marcas famosas se les reconoce automáticamente un «ámbito de exclusividad». ② La confusión no se basa únicamente en la similitud de los nombres, sino en una evaluación global que incluye la apariencia, el contenido de los servicios y el segmento de clientela. ③ La alegación de notoriedad debe estructurarse vinculándola a pruebas (penetración en el mercado, publicidad, volumen de ventas). |
12. Lista de verificación práctica
Lista de comprobación de solicitudes (para la práctica)
| Puntos de verificación | Necesidad | Notas prácticas (puntos a tener en cuenta) |
|---|---|---|
| Nombre y dirección del solicitante (número de identificación fiscal, etc.) | Obligatorio | En el caso de solicitantes extranjeros, es posible que se requiera la designación de una dirección de notificación |
| Autorización del representante (TMR7, etc.) | Normalmente obligatorio (casos internacionales) | El nombramiento y la rescisión también se formalizan mediante formulario. Aunque el coste sea mínimo, cualquier omisión puede ser fatal |
| Muestra de la marca (expresión representable gráficamente) | Obligatorio | En el momento de la solicitud se exige una «descripción clara de las características», «ilustración» y «especificación del color», entre otros |
| Productos y servicios designados (clase/especificación) | Obligatorio | El uso de la lista preaprobada reduce las tasas oficiales y acorta el plazo de examen. Una designación demasiado amplia conlleva riesgo de denegación |
| Información sobre la prioridad (si procede) | Opcional (estratégico) | Especificar la fecha de solicitud, el país, el número y los productos y servicios objeto de la solicitud. El plazo de prioridad es de 6 meses incluso con la protección provisional en ferias |
| Investigación previa (PSA/búsqueda) | Opcional (recomendado) | Los puntos conflictivos no se limitan a los «registros anteriores», sino que también abarcan el passing off, etc. |
| Conveniencia del examen acelerado | Opcional | Existen tipos excluidos (por ejemplo: marcas colectivas/de certificación, determinadas marcas no tradicionales) |
| Fecha prevista de inicio del uso y modalidades de uso | Recomendado (defensa futura) | Aunque no se requiera prueba de uso para la renovación, preparar pruebas para la defensa contra la cancelación por falta de uso (3 años) |
Enlaces oficiales principales (fuentes primarias y guías prácticas)
- MyIPO (portal oficial): https://www.myipo.gov.my/
- MyIPO – Formularios y tasas de marcas: https://www.myipo.gov.my/trademark-forms-and-fees/
- MyIPO – Ley de marcas: https://www.myipo.gov.my/trademark-act/
- MyIPO – IP ONLINE: https://iponline2u.myipo.gov.my/
- MyIPO – Gestión de su marca: https://www.myipo.gov.my/managing-your-trademark/
- OMPI – Perfil de miembro del Sistema de Madrid (Malasia): https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/
- OMPI – WIPO Lex (Reglamento de Marcas de 2019, etc.): https://www.wipo.int/wipolex/
Resumen
En la práctica de las marcas en Malasia, el diseño de los productos y servicios designados utilizando la lista preaprobada y la gestión rigurosa de los requisitos formales (declaración jurada de notificación y declaración jurada legal) marcan la diferencia en cuanto a costes, rapidez y éxito.Desde los medios de ejercicio de los derechos en múltiples niveles, que incluyen medidas fronterizas y recursos penales, hasta la gestión de las pruebas de uso con vistas a la cancelación por falta de uso durante tres años, pasando por el plazo de 18 meses del Sistema de Madrid, son muchos los aspectos que las empresas japonesas deben tener en cuenta tanto en el ámbito «ofensivo» como en el «defensivo».
Asesoramiento sobre solicitudes de marcas en Malasia
El despacho de propiedad intelectual Ebolix ofrece un amplio apoyo en materia de solicitudes de marcas y ejercicio de derechos en los países del sudeste asiático, incluida Malasia. Desde el diseño de la solicitud utilizando la lista preaprobada hasta la gestión de oposiciones, denegaciones y casos de infracción, le atenderán abogados especializados en propiedad industrial con amplia experiencia práctica que colaboran con representantes locales.
*Este artículo se ha elaborado con fines informativos generales basándose en la Ley de Marcas de 2019 (Trademarks Act 2019), el Reglamento de Marcas de 2019 (Trade Marks Regulations 2019) y los documentos públicos de MyIPO, todos ellos vigentes en abril de 2026. Para la evaluación concreta de casos individuales, se recomienda consultar a expertos, incluidos los representantes locales.
AUTOR
Takefumi Sugiura
Representante legal de la oficina de propiedad intelectual EVORIX
Presta apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las empresas emergentes, la moda y la medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, la Web3 y las FinTech. Pertenece a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).