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«Emocionados por haber terminado el diseño del nuevo producto, lo publicamos en el Instagram de la empresa antes de presentar la solicitud de registro de diseño...»
«Después de empezar a recaudar fondos mediante crowdfunding, me entraron ganas de registrar el diseño».
«Hemos presentado el nuevo producto en una feria, pero ¿llegaremos a tiempo para registrar el diseño ahora?».
En las oficinas de patentes recibimos con frecuencia consultas de este tipo por parte de responsables de empresas y creadores.
En principio, el registro de un diseño solo es posible si se trata de un «diseño nuevo que aún no se conoce en el mercado». Sin embargo, no hay por qué preocuparse. La Ley de Diseños de Japón cuenta con una potente medida de protección denominada «disposición de excepción por pérdida de novedad», que permite, de forma excepcional, el registro de un diseño incluso después de su divulgación, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se sigan los procedimientos adecuados.
📢 Últimas noticias
Los requisitos del procedimiento se han flexibilizado
considerablemente gracias a la reforma legislativa que entrará en vigor el 1 de enero de 2024
En este artículo, un abogado especializado en propiedad industrial, en calidad de experto, ofrece una explicación clara dirigida a quienes estén considerando registrar un diseño, sobre el resumen de la excepción a la pérdida de novedad, los cambios introducidos por la última reforma legislativa, el flujo concreto del procedimiento y los «riesgos graves» que es imprescindible conocer.
📑 Índice de este artículo
- El principio fundamental del registro de diseños: la «novedad» y los riesgos derivados de la divulgación
- ¿En qué consisten las medidas de protección, es decir, las «disposiciones excepcionales sobre la pérdida de novedad de los diseños»?
- [Importante] ¡En vigor en 2024! Flexibilización significativa de los requisitos de procedimiento
- Flujo concreto del procedimiento de excepción y cómo redactar el certificado
- [Atención] Tres riesgos graves que se esconden en las disposiciones excepcionales
- Resumen: para una solicitud de diseño segura, acuda a un agente de la propiedad industrial
1. El principio fundamental del registro de diseños: la «novedad» y los riesgos derivados de la divulgación
Para obtener un derecho de diseño y proteger los excelentes diseños de su empresa frente a la imitación, es necesario superar el estricto examen de la Oficina de Patentes. Uno de los requisitos más importantes de dicho examen es la «novedad» (artículo 3, apartado 1, de la Ley de Diseños).
La novedad se refiere a que, en el momento de la solicitud, el diseño sea «objetivamente nuevo y desconocido para el público». Los diseños que ya se hayan hecho públicos antes de la solicitud y que, por lo tanto, sean conocidos por cualquiera (estado de conocimiento público), ya no se consideran nuevos y, por regla general, no se les concede el registro de diseño.
Si se realizan las siguientes acciones antes de completar la solicitud de diseño, se considerará que dicho diseño ha «perdido su novedad» por culpa del propio solicitante.
| Formas de divulgación | Ejemplos concretos |
|---|---|
| Publicación en Internet y redes sociales | Publicación de imágenes o vídeos en la página web de la empresa, en tiendas online, en Instagram, en X (antes Twitter), etc. |
| Financiación colectiva | Publicación de proyectos en Makuake, etc. |
| Presentaciones en eventos presenciales | Exposición de productos reales en ferias y exposiciones |
| Medios de comunicación e impresos | Difusión de comunicados de prensa, distribución de catálogos, etc. |
⚠️ Principio básico: incluso si se trata de un diseño totalmente original desarrollado por la propia empresa, si se da a conocer antes de presentar la solicitud, esta será rechazada si se presenta tal cual; este es un principio fundamental de la Ley de Diseños.
2. ¿En qué consiste la medida de salvaguardia «excepción a la pérdida de novedad del diseño»?
Sin embargo, si se aplica de forma demasiado estricta el principio de que «una sola divulgación supone la pérdida inmediata de la novedad», esto obstaculizaría las actividades empresariales actuales, como el marketing de prueba o la observación de la reacción de los clientes en ferias.
Por ello, la Ley de Diseños establece una medida de salvaguardia denominada «disposición excepcional sobre la pérdida de novedad (artículo 4, apartado 2, de la Ley de Diseños)». Se trata de un sistema por el que, si se cumplen determinadas condiciones y se siguen los procedimientos establecidos, la divulgación previa a la solicitud se considera «como si no hubiera existido» y se puede continuar con el examen.
«Requisitos imprescindibles» para acogerse a esta disposición
Requisito ①
Presentar la solicitud «en el plazo de un año» a partir de la fecha de divulgación
Es necesario completar la solicitud de registro de diseño ante la Oficina de Patentes en el plazo de «un año» a partir de la fecha en que el diseño se dio a conocer por primera vez al público. Si se supera este plazo, aunque sea por un solo día, no se podrá acogerse a esta disposición.
Requisito ②
Divulgación derivada de la propia actuación del titular
La divulgación debe ser realizada por la propia «persona con derecho a obtener el registro de diseño (diseñador o empresa solicitante)» o bien debe tratarse de una divulgación contraria a su voluntad (por ejemplo, una filtración por parte de un empleado).
3. [Importante] ¡En vigor en 2024! Flexibilización significativa de los requisitos de procedimiento
La mayor ventaja para quienes deseen registrar un diseño a partir de ahora es la reforma legislativa que entró en vigor el 1 de enero de 2024. Gracias a ella, los requisitos de procedimiento se han flexibilizado considerablemente.
❌ Problema antes de la reforma: era necesario acreditar todos los hechos de divulgación
En el régimen anterior (solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2023), existía una norma estricta según la cual, si se habían realizado varios actos de divulgación antes de la solicitud, era necesario presentar certificados individuales para «todos los actos de divulgación».
Ejemplo: en caso de haber realizado tres actos de divulgación
① 1 de enero: envío de un comunicado de prensa → se requiere
certificado ② 10 de enero: publicación en la página web de la empresa → se requiere
certificado ③ 1 de febrero: participación en una feria → se requiere certificado
⚠️ Existe el riesgo de que la solicitud sea rechazada si falta incluso un solo certificado
✅ Ventaja tras la reforma: basta con la certificación de la «fecha más temprana»
A partir de las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 2024, se ha introducido el nuevo artículo 4, apartado 3, de la Ley de Diseños, por lo que basta con presentar un certificado de «la primera acción de divulgación (la más temprana)» y se puede omitir por completo la presentación de certificados para las divulgaciones posteriores de diseños idénticos o similares.
En el mismo ejemplo
① 1 de enero: envío de un comunicado de prensa → presentación de certificado (con esto basta)
② 10 de enero: publicación en la página web de la empresa → no
se requiere certificado ③ 1 de febrero: participación en una feria → no se requiere certificado
💡 Efecto: se ha reducido drásticamente el esfuerzo que supone el trámite y se ha minimizado considerablemente el riesgo de perder los derechos de diseño por omisiones insignificantes en la presentación de certificados.
4. Flujo concreto del procedimiento de excepción y cómo redactar los certificados
Aunque se han flexibilizado los trámites, es necesario cumplir con los estrictos procedimientos establecidos por la ley dentro de los plazos establecidos.
Declaración ante la Oficina de Patentes en el momento de la solicitud (mención especial en la solicitud)
Al presentar una solicitud de registro de diseño, se debe indicar claramente en la «solicitud de registro de diseño» que se desea acogerse a la aplicación de las disposiciones excepcionales.
[Ejemplo de redacción de la solicitud]
[Mención especial] Solicitud de registro de diseño para la que se pretende acoger a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, de la Ley de Diseños
⚠️ Atención: esta solicitud debe presentarse «al mismo tiempo que la solicitud» y, por regla general, no se admite su incorporación posterior.
Presentar el «certificado» en un plazo de 30 días a partir de la fecha de solicitud
En un plazo de «30 días» a partir de la fecha de finalización de la solicitud, se presentará ante el Director General de la Oficina de Patentes un documento que acredite objetivamente los hechos de la publicación (certificado de aplicación de la excepción).
📋 Datos que deben figurar en el certificado
| Elementos que deben figurar | Contenido |
|---|---|
| Persona que ha hecho pública la información | Nombre de la persona jurídica o nombre de la persona física |
| Fecha de publicación | Fecha de primera publicación (determinada en base a la reforma de 2024) |
| Lugar y medio de publicación | Nombre de la exposición, URL del sitio web, etc. |
| Contenido del diseño publicado | Adjuntar pruebas objetivas (véase la tabla siguiente) |
📎 Documentación probatoria por tipo de publicación
| Forma de divulgación | Documentación probatoria recomendada |
|---|---|
| Sitio web/redes sociales | Fecha y hora de publicación, URL y captura de pantalla en la que quepa una imagen |
| Financiación colectiva | Fecha de inicio del proyecto y captura de pantalla que muestre el contenido publicado |
| Ferias y exposiciones | Folleto oficial, lista de expositores, fotografías de los productos expuestos (con fecha y hora) |
| Catálogo y nota de prensa | Copia de la página con la fecha de publicación impresa, pantalla de gestión de distribución |
5. [Atención] Tres riesgos graves que se esconden tras las disposiciones excepcionales
Aunque se hayan flexibilizado los trámites, las disposiciones excepcionales no dejan de ser «medidas de salvamento excepcionales». Aplazar la solicitud y publicar el diseño conlleva riesgos graves.
⚠️ Riesgo 1: No se puede ganar frente a una «solicitud anticipada» de un tercero
El sistema de diseños de Japón se rige por el «principio de la prioridad (el primero en llegar se lleva el premio)». Si, tras publicar su diseño, un tercero que lo haya visto lo imita y presenta una solicitud de diseño ante la Oficina de Patentes antes que usted, su solicitud será denegada.
Las disposiciones excepcionales no constituyen una «barrera para impedir que otros presenten una solicitud antes».
⚠️ Riesgo 2: No se aplica la exención si un tercero ha desarrollado y publicado el diseño por su cuenta
Si, antes de presentar la solicitud, un tercero crea por casualidad un diseño idéntico de forma independiente y lo publica antes que usted, las disposiciones excepcionales solo sirven como protección frente a «su propio acto de divulgación», por lo que no se aplicarán a la divulgación independiente por parte de terceros y la solicitud será rechazada por pérdida de novedad.
⚠️ Riesgo 3: El registro de diseños en el extranjero (expansión global) se vuelve extremadamente difícil
Si tiene previsto exportar o vender en el extranjero en el futuro, es peligroso confiar ciegamente en la excepción japonesa. Los requisitos de aplicación de la normativa varían totalmente de un país a otro.
Ejemplo: el caso de China
Los requisitos son extremadamente estrictos y la «divulgación en la página web de la empresa o en redes sociales» no se considera en absoluto una exención. En el momento en que se divulgue en Japón, es muy probable que resulte imposible obtener derechos en ese enorme mercado.
Si tiene en mente la expansión internacional
«en cualquier país, hay que presentar la solicitud antes de la divulgación»
Esta es la regla de oro de la estrategia de propiedad intelectual
6. Resumen: para una solicitud de diseño segura, acuda a un agente de la propiedad industrial
La regla general para el registro de un diseño es «presentar la solicitud ante la Oficina de Patentes antes de darlo a conocer a nadie», pero incluso si se ha publicado inevitablemente por motivos comerciales, aún queda la posibilidad de obtener los derechos si se utiliza correctamente la «disposición de excepción por pérdida de novedad».
📌 Resumen de los puntos clave del procedimiento
En el plazo de un año
Plazo de solicitud a partir de la fecha de divulgación
Simultáneamente a la solicitud
Manifestación de la intención en la solicitud
En un plazo de 30 días
Plazo de presentación de certificados
Solo el primer día
Objeto de la certificación
(modificación de 2024)
Sin embargo, son indispensables conocimientos especializados avanzados y experiencia práctica para «determinar qué acto de divulgación constituye legalmente el “primer día”», «recopilar pruebas irrefutables que satisfagan a la Oficina de Patentes y redactar certificados lógicos» y «gestionar rigurosamente los plazos».
¿Tiene alguna de estas preocupaciones?
- «Ya he publicado imágenes de un nuevo producto en las redes sociales, ¿queda alguna forma de proteger mi producto mediante el registro de un diseño industrial?»
- «La feria comienza la semana que viene, así que necesito asesoramiento urgente sobre cómo proteger la propiedad intelectual».
Antes de rendirse pensando que «ya es demasiado tarde porque ya se ha hecho público...», consulte primero a un agente de la propiedad industrial especializado en diseños.
Empiece con una consulta gratuita
En nuestro despacho, estamos totalmente adaptados a la reforma legislativa que entrará en vigor en 2024 y, tras escuchar atentamente la situación de su negocio, le propondremos la vía más segura y fiable para obtener sus derechos. Puede confiar en nuestros profesionales para todo, desde la elaboración de certificados complejos hasta la representación en los trámites ante la Oficina de Patentes, pasando por el asesoramiento estratégico con vistas a una futura expansión internacional.
Protegemos los excelentes diseños que constituyen un valioso activo para su negocio.
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas la Asociación Japonesa de Abogados de la Propiedad Industrial, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).