[Guía completa] Para quienes solicitan por primera vez un estudio de patentes a un agente de la propiedad industrial | Explicación detallada de los costes, el proceso, la duración

«Se me ha ocurrido una idea genial. Me gustaría patentarla, pero no sé por dónde empezar». «He desarrollado un nuevo producto, pero me preocupa haber infringido, sin saberlo, la patente de otra empresa».

En el ámbito del desarrollo de nuevos negocios y productos, este tipo de preocupaciones son constantes. Por eso, lo primero que hay que considerar es la «búsqueda de patentes (búsqueda de antecedentes)».

Sin embargo, para quienes contratan a un agente de patentes por primera vez, el sector de las patentes puede parecer de difícil acceso. Seguramente les invaden grandes inquietudes como: «¿Cuánto me va a costar?», «¿Puedo consultarles aunque la idea aún esté en fase inicial?» o «¿No se estancará la conversación por culpa de toda esa jerga técnica?».

En este artículo, un agente de patentes en activo con amplia experiencia en investigaciones de patentes explica de forma exhaustiva, evitando en la medida de lo posible la jerga técnica, los «conocimientos básicos», los «costes aproximados», el «proceso de solicitud» y los «puntos clave para no cometer errores» que deben conocer los clientes que solicitan una investigación de patentes por primera vez.

Cuando termine de leer este artículo, sus inquietudes sobre la búsqueda de patentes se habrán disipado y podrá dar el siguiente paso con confianza.

1. ¿Por qué es necesaria una búsqueda de patentes (búsqueda de antecedentes)?

En primer lugar, ¿por qué es necesario realizar una «investigación» a la que hay que dedicar tiempo y dinero? No se trata simplemente de «saber si se puede obtener la patente». Es porque existen «tres grandes ventajas» indispensables para el éxito de un negocio.

① Se pueden reducir costes y tiempos innecesarios (decisión de inversión)

La solicitud de una patente conlleva unos gastos mínimos de entre 300 000 y 500 000 yenes, que incluyen el timbre que se paga a la Oficina de Patentes y los honorarios del agente de patentes por la preparación de la documentación. Si se presenta la solicitud sin realizar una investigación previa y, tras el examen, se rechaza con el argumento de que «ya existe una patente similar, por lo que no se puede registrar», todo el tiempo y el dinero invertidos hasta ese momento se habrán desperdiciado. Al realizar una investigación previa y evaluar la «posibilidad de obtener la patente», se puede tomar una decisión empresarial sensata sobre si «presentar la solicitud y arriesgarse» o «renunciar esta vez (o realizar mejoras)».

② Se obtienen pistas para crear una «patente más sólida»

No es raro que, como resultado de la investigación, se encuentren tecnologías similares (documentación previa). Sin embargo, eso no supone un «fracaso». Esto se debe a que permite aclarar la diferencia: «la tecnología existente tiene la función A, pero su invención tiene la nueva característica B». Al conocer a la competencia, se puede redactar una memoria descriptiva de la patente más sólida y con un alcance de derechos más claro, en la que se destaquen las diferencias con respecto a otras empresas.

③ Prevención de problemas (reducción del riesgo de infracción)

Aunque también se denomina «investigación de prevención de infracciones», comprobar que los productos de la propia empresa no infringen los derechos de patente de otras empresas es extremadamente importante para la gestión de riesgos de la empresa. Si, tras la venta de un producto, se recibe una carta de advertencia por «infracción de patente» y se exige la suspensión de las ventas o una indemnización por daños y perjuicios, el negocio se verá paralizado. Por lo tanto, la investigación es imprescindible como medida preventiva.

2. «Dos tipos de investigación» que debe conocer antes de solicitar el servicio

Aunque en general se habla de «investigación de patentes», existen dos tipos principales en función del objetivo. En primer lugar, hay que aclarar cuál de ellos es el que usted necesita.

Patrón A: Investigación previa a la solicitud (investigación de la técnica anterior)

• Objetivo: saber si su idea tiene posibilidades de ser registrada como patente.

• Momento: Cuando la idea está consolidada y antes de presentar la solicitud de patente.

• Profundidad de la investigación: se buscan patentes muy similares que el examinador de patentes podría citar como motivo de denegación.

• Para principiantes: Si desea obtener una patente, lo primero que debe hacer es solicitar este tipo de búsqueda.

Modelo B: Investigación para la prevención de infracciones (investigación de clearance o FTO)

• Objetivo: Desea confirmar si su nuevo producto infringe los derechos de patente de otras empresas (si puede ser objeto de una demanda).

• Momento adecuado: Una vez que se han concretado las especificaciones del producto y antes de iniciar la fabricación y la venta.

• Profundidad de la investigación: Para identificar de forma exhaustiva los derechos de patente actualmente vigentes, el alcance de la investigación es amplio y requiere un alto grado de especialización.

• Punto a tener en cuenta: al tratarse de una investigación en la que no se pueden permitir «descuidos», los costes suelen ser más elevados que en el caso de la investigación previa a la solicitud.

3. La diferencia entre «investigar por cuenta propia (J-PlatPat)» y «contratar a un profesional»

Últimamente, cualquiera puede realizar búsquedas utilizando la base de datos gratuita «J-PlatPat (Plataforma de Información sobre Patentes)» que ofrece la Oficina de Patentes. Hay quien piensa que «como lo he investigado yo mismo, no hay problema», pero esto entraña un gran riesgo.

Las limitaciones de la búsqueda por cuenta propia (la trampa de la búsqueda por palabras clave)

El lenguaje de las publicaciones de patentes es muy específico. Por ejemplo, si desea buscar información sobre el «volante de un automóvil» e introduce la palabra «volante», es posible que en el ámbito de las patentes se denomine «elemento de dirección» o «dispositivo de dirección». En este caso, la búsqueda por palabras clave no dará resultados.

Métodos de investigación de los agentes de patentes (profesionales)

Los profesionales no solo utilizan palabras clave, sino que realizan una investigación exhaustiva utilizando los códigos denominados «clasificación de patentes (IPC/FI/F-Term)» que la Oficina de Patentes asigna a cada tecnología. Además, no se limitan a juzgar simplemente porque «hay un dibujo similar», sino que interpretan jurídicamente el alcance de las reivindicaciones (alcance de los derechos) y realizan juicios avanzados del tipo «como los requisitos de configuración son diferentes, hay posibilidades de que se conceda la patente».

«Si lo busco yo mismo no encuentro nada, pero cuando lo busca un profesional aparecen muchas patentes similares» es, de hecho, algo que ocurre a diario.

4. ¡Atención a esto! «Las tres reglas de oro» antes de realizar el encargo

Antes de ponerse en contacto con un agente de patentes, hay tres puntos importantes que debe conocer sin falta. Si no los conoce, en el peor de los casos, existe el riesgo de que no pueda obtener la patente.

Regla de oro n.º 1: Consulte siempre antes de «divulgar»

Las patentes tienen un requisito denominado «novedad». Se trata de la norma que establece que debe tratarse de «algo nuevo que aún no se conoce en el mundo». Si se adelanta a la publicación en su propio blog o redes sociales, a la participación en ferias, a la emisión de comunicados de prensa o a la venta, en ese momento se considerará «de dominio público» (algo que todo el mundo conoce) y, en principio, ya no podrá obtener la patente. Si ya lo ha hecho público, comuníquelo a un agente de patentes lo antes posible. Es posible que pueda acogerse a una medida de salvaguardia denominada «excepción a la pérdida de novedad», pero hay un plazo límite.

Regla de oro n.º 2: el «periodo de confidencialidad» de la búsqueda

El contenido de una solicitud de patente se mantiene en secreto durante un año y seis meses a partir de la fecha de presentación y no se hace público. En otras palabras, ni siquiera la mejor empresa de investigación o el mejor agente de patentes puede encontrar «patentes solicitadas por otras empresas en el último año y medio». Tenga en cuenta de antemano que siempre existe un riesgo de un pequeño porcentaje de que «los resultados de la investigación sean negativos (sin problemas), pero que, en realidad, un competidor haya presentado una solicitud durante ese periodo».

Regla de oro n.º 3: Compartir la información sin ocultarla (existe el deber de confidencialidad)

Es posible que haya quienes piensen: «Me da miedo hablar con otras personas de ideas importantes que aún no he registrado». Sin embargo, los abogados de patentes están sujetos a una obligación de confidencialidad extremadamente estricta en virtud de la Ley de Abogados de Patentes. Se trata de una obligación tan grave que, en caso de incumplimiento, se les puede retirar la licencia. Por el contrario, si se oculta información como «en realidad, nos hemos inspirado en el producto XX de otra empresa», se alteran los supuestos de la investigación y los resultados carecerán de sentido. Para que la investigación sea precisa, comparta toda la información.

5. Las cuestiones que más preocupan: «el coste» y «la duración (calendario)»

Sin duda, lo que más preocupa es «cuánto costará» y «cuándo terminará». A continuación, le ofrecemos una idea general de los precios habituales. *Estos pueden variar en función de la complejidad del campo técnico y del tamaño del despacho.

Coste aproximado (sin IVA)

[El riesgo de elegir solo por el precio] Existen «investigaciones económicas», pero a veces se utilizan pocas palabras clave o se limitan a búsquedas automáticas, sin una revisión minuciosa por parte de un experto. Sería contraproducente presentar una solicitud tras pasar por alto una patente importante y que esta fuera rechazada posteriormente. Elija un despacho que pueda garantizar una calidad acorde con sus objetivos.

Plazo estimado

• Plazo de entrega estándar: de 2 a 3 semanas desde la solicitud formal

• Plazo urgente: de 3 días a 1 semana desde la solicitud formal (*Por lo general, los costes suelen aumentar entre un 20 % y un 30 %)

Si tiene prisa por presentar la solicitud, muchas oficinas se adaptarán con flexibilidad si se lo comunica durante la consulta.

6. ¡Todo irá sobre ruedas, incluso si es tu primera vez! Los 5 pasos desde el encargo hasta la entrega

Veamos cómo se desarrolla el proceso cuando se realiza un encargo.

PASO 1: Consulta

Póngase en contacto a través del «formulario de contacto» de la página web o por teléfono. Basta con indicar que está «considerando la posibilidad de realizar una búsqueda de patentes».

PASO 2: Entrevista (presencial o por videoconferencia)

Esta es la parte más importante. Un agente de patentes le preguntará en detalle sobre el contenido de su invención.

• ¿Qué problema (dificultad) resuelve la invención?

• ¿En qué se diferencia de lo que ya existe?

• ¿Cuál es su estructura y funcionamiento concretos?

★Consejo: Dado que resulta difícil explicarlo solo verbalmente, el proceso se desarrollará con mucha más fluidez si nos facilita un sencillo esquema a mano alzada, fotografías del prototipo o las especificaciones técnicas.

PASO 3: Propuesta y presupuesto

Basándose en la información recabada, el agente de la propiedad industrial diseñará «qué palabras clave utilizar y qué ámbito investigar», y le presentará los costes y el plazo de entrega.

PASO 4: Realización de la investigación

Una vez realizado el encargo formal, el agente de patentes o un investigador especializado llevará a cabo la investigación utilizando las bases de datos de la Oficina de Patentes y otras bases de datos comerciales de pago. De entre la ingente cantidad de publicaciones de patentes, se seleccionarán las relevantes y se analizará su contenido.

PASO 5: Entrega del informe y explicación

Se entrega un «informe» que resume los resultados de la investigación. No se trata simplemente de enviar una «lista de patentes similares».

• «La probabilidad de registro es de aproximadamente el XX % (calificación A/calificación B, etc.)»

• «Para diferenciarla de esta técnica anterior, presentemos la solicitud haciendo hincapié en la configuración X». Se incluyen consejos (opiniones) profesionales sobre la estrategia a seguir. También es posible recibir una explicación sobre el contenido del informe en una nueva reunión.

7. Plantilla para «cómo realizar el encargo» sin errores

Para quienes no sepan «cómo redactar el correo electrónico concretamente», hemos preparado una plantilla lista para usar.

Asunto: Consulta sobre la búsqueda de antecedentes para una solicitud de patente (Empresa XX, nombre y apellidos)

Cuerpo del mensaje: A la atención del responsable de la oficina de patentes 〇〇

Me pongo en contacto con ustedes por primera vez. Soy △△, de la empresa 〇〇 S.L.

Me pongo en contacto con ustedes para solicitar una investigación sobre la posibilidad de presentar una solicitud de patente (investigación previa a la solicitud) en relación con un nuevo producto (o modelo de negocio) que nuestra empresa está desarrollando actualmente.

[Resumen del contenido de la consulta]

• Campo técnico: Mecanismo de soporte relacionado con teléfonos inteligentes (*Por el momento, basta con una descripción general)

• Objetivo de la investigación: Deseamos presentar una solicitud de patente con el fin de obtener los derechos correspondientes.

• Situación actual: Disponemos de unos planos sencillos y de un prototipo. Aún no se ha hecho público.

• Plazo de entrega deseado: Nos gustaría recibir los resultados alrededor del día 〇 de mes de 〇.

• Presupuesto: Me gustaría consultar el presupuesto total, incluidos los gastos de solicitud / En primer lugar, me gustaría recibir un presupuesto.

Nos gustaría poder comentar los detalles mediante una reunión virtual o presencial. Agradecemos su consideración.

8. ¿Qué hacer si los resultados de la investigación son «desfavorables»?

Es posible que, como resultado de la investigación, recibamos un informe que indique: «Lamentablemente, ya existe una patente muy similar (la probabilidad de registro es baja)».

Aunque esto pueda resultar impactante, no supone en absoluto un «fracaso». Si hubiera presentado la solicitud sin realizar la investigación, habría tirado por la borda varias decenas de miles de yenes. Haber podido evitarlo de antemano supone una gran ventaja desde el punto de vista empresarial.

Además, es aquí donde el agente de patentes demuestra su valía. Incluso si se encuentra tecnología anterior, se analizan a fondo «los aspectos innovadores exclusivos de su invención que no están presentes en dicha tecnología anterior» y se busca la vía para obtener la patente modificando ligeramente el diseño o acotando el objetivo. Un buen agente de patentes no se limita a decir «no ha sido posible», sino que reflexiona junto con usted sobre «cómo se puede obtener la protección».

Resumen: en primer lugar, disipe sus dudas con una «consulta gratuita»

La búsqueda de patentes es el primer paso para proteger su propiedad intelectual y acelerar su negocio. Aunque conlleva un coste, a cambio obtendrá la «tranquilidad» y la «estrategia» que justifica ese gasto.

• ¿Se puede patentar mi idea?

• ¿Infringe los derechos de otras empresas?

Antes de seguir adelante con el desarrollo con esas dudas, ¿por qué no recurre a la opinión de un experto?

En nuestro despacho ofrecemos una [primera consulta gratuita] dirigida a quienes solicitan una búsqueda de patentes por primera vez. No le presionaremos para que contrate una búsqueda de pago de inmediato. Primero escucharemos su caso y le propondremos el plan más adecuado, incluyendo si «realmente es necesaria una búsqueda» o si «existen otras formas de protección (diseños, marcas, etc.) además de la patente».

No utilizaremos términos técnicos complicados. Como socios de su negocio, le atenderemos de forma clara y amable. No dude en ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto o por teléfono.