La prima ricerca brevettuale con un consulente: costi, fasi, tempi e precauzioni

«Mi è venuta in mente un’idea straordinaria. Vorrei depositare un brevetto, ma non so da dove cominciare». «Ho sviluppato un nuovo prodotto, ma temo di aver violato, senza saperlo, un brevetto di un’altra azienda».

Nel campo dello sviluppo di nuove attività commerciali e di nuovi prodotti, preoccupazioni di questo tipo non mancano mai. Pertanto, la prima cosa da prendere in considerazione è la «ricerca brevettuale (ricerca sullo stato dell’arte)».

Tuttavia, per chi si rivolge per la prima volta a un consulente in brevetti, il settore dei brevetti può sembrare di difficile accesso. Probabilmente si nutrono grandi preoccupazioni del tipo: «Quanto costerà?», «È opportuno consultare un esperto quando l’idea è ancora in fase embrionale?» o «La conversazione rischia di arenarsi a causa di un linguaggio tecnico troppo complesso?».

In questo articolo, un consulente in brevetti attualmente in attività, che ha condotto numerose ricerche brevettuali, illustrerà in modo esaustivo — evitando il più possibile il gergo tecnico — le «nozioni di base», i «costi indicativi», la «procedura di incarico» e i «punti chiave per evitare errori» che i clienti che richiedono una ricerca brevettuale per la prima volta dovrebbero conoscere.

Una volta terminata la lettura di questo articolo, le sue preoccupazioni riguardo alla ricerca brevettuale saranno dissipate e potrà procedere con sicurezza al passo successivo.

1. Perché è necessaria una ricerca brevettuale (ricerca sullo stato dell’arte)?

In primo luogo, perché è necessario dedicare tempo e denaro a una “ricerca”? Non si tratta semplicemente di voler “sapere se è possibile ottenere un brevetto”. Esistono infatti “tre grandi vantaggi” indispensabili per il successo di un’impresa.

① È possibile ridurre costi e tempi superflui (decisioni di investimento)

La presentazione di una domanda di brevetto comporta costi pari ad almeno 300.000–500.000 yen, tra cui le tasse da versare all’Ufficio Brevetti e gli onorari del consulente in materia di brevetti per la redazione dei documenti. Se si procedesse direttamente alla presentazione della domanda senza effettuare alcuna ricerca e, a seguito dell’esame, la domanda venisse respinta con la motivazione «Non è possibile registrare il brevetto poiché ne esiste già uno simile», tutte le spese e il tempo impiegati fino a quel momento andrebbero sprecati. Effettuando una ricerca preventiva e valutando con precisione la «probabilità di ottenere il brevetto», è possibile prendere una decisione gestionale saggia, ovvero se «procedere con la domanda e tentare la sorte» oppure «rinunciare questa volta (o apportare miglioramenti)».

② Si ottengono suggerimenti per creare un «brevetto più solido»

Non è raro che, a seguito della ricerca, vengano individuate tecnologie simili (documentazione precedente). Tuttavia, ciò non costituisce un «fallimento». È infatti possibile chiarire la differenza, affermando che «la tecnologia esistente presenta la funzione A, mentre la Sua invenzione presenta la nuova caratteristica B». Conoscendo i concorrenti, è possibile redigere una descrizione del brevetto più solida e con un ambito di protezione ben definito, che metta in risalto le differenze rispetto alle altre aziende.

③ Prevenzione delle controversie (riduzione del rischio di violazione)

Questo processo è noto anche come «ricerca preventiva sulla violazione dei brevetti»; verificare che i propri prodotti non violino i diritti di brevetto di altre aziende è estremamente importante ai fini della gestione del rischio aziendale. Se, dopo aver immesso un prodotto sul mercato, si ricevesse una diffida per «violazione di brevetto» con la richiesta di sospendere la vendita o di risarcire i danni, l’attività commerciale subirebbe un grave contraccolpo. La ricerca è quindi indispensabile come misura preventiva.

Anche se si parla di «diritti di brevetto di altre aziende», non è possibile comprendere quali diritti esistano effettivamente senza leggere le rivendicazioni.A titolo di esempio, in un articolo di approfondimento sui brevetti relativi al lead scoring e all’ABM — in cui sono state analizzate fino alle rivendicazioni le brevetti registrati nel settore delle vendite e del marketing B2B — vengono evidenziati i brevetti ottenuti in Giappone da aziende straniere come punti che gli operatori che sviluppano e forniscono sistemi simili sul territorio nazionale dovrebbero verificare.

2. I «due tipi di ricerca» da conoscere prima di effettuare una richiesta

Sebbene si parli genericamente di «ricerca brevettuale», essa si divide sostanzialmente in due tipologie a seconda dello scopo. È opportuno innanzitutto chiarire quale delle due si sta cercando.

Modello A: Ricerca pre-deposito (ricerca sullo stato dell’arte)

• Scopo: desiderare di sapere se la propria idea possa essere registrata come brevetto.

• Tempistica: quando l’idea è ben definita e prima di presentare la domanda di brevetto.

• Approfondimento della ricerca: si individuano i brevetti altamente simili che l’esaminatore potrebbe addurre come motivi di rigetto.

• Per chi è alle prime armi: chi intende ottenere un brevetto dovrà innanzitutto richiedere questo tipo di ricerca.

Modello B: Indagine preventiva sulla violazione (indagine di clearance/indagine FTO)

• Obiettivo: verificare se il nuovo prodotto della propria azienda violi i diritti di brevetto di altre società (ovvero se si rischi di essere citati in giudizio).

• Tempistica: prima che le specifiche del prodotto siano state definite e prima di avviare la produzione e la vendita.

• Approfondimento dell’indagine: poiché occorre individuare in modo esaustivo i diritti di brevetto attualmente in vigore, l’ambito dell’indagine è ampio e richiede un elevato livello di specializzazione.

• Aspetti da tenere presenti: trattandosi di un’indagine in cui non sono ammesse «omissioni», i costi tendono ad essere più elevati rispetto alle indagini pre-deposito.

3. La differenza tra «effettuare la ricerca autonomamente (J-PlatPat)» e «affidarsi a un professionista»

Di recente, grazie alla banca dati gratuita «J-PlatPat (Piattaforma di informazioni sui brevetti)» fornita dall’Ufficio Brevetti, chiunque può effettuare ricerche. Alcuni ritengono che «poiché hanno effettuato la ricerca autonomamente, non ci siano problemi», ma qui si nasconde una grave insidia.

I limiti della ricerca autonoma (la trappola della ricerca per parole chiave)

Il linguaggio utilizzato nei bollettini dei brevetti è particolare. Ad esempio, se desidera effettuare una ricerca sul tema «volante dell’automobile» e digita «volante», nel mondo dei brevetti potrebbero essere utilizzati termini quali «elemento di governo» o «dispositivo di sterzo». In questo caso, la ricerca per parole chiave non darebbe alcun risultato.

Metodi di ricerca dei consulenti in brevetti (professionisti)

I professionisti effettuano ricerche esaustive non solo tramite parole chiave, ma anche utilizzando i codici denominati «classificazioni dei brevetti (IPC/FI/F-Term)», assegnati dall’Ufficio Brevetti per ciascuna tecnologia. Inoltre, non si limitano a giudicare semplicemente sulla base della presenza di «immagini simili», ma interpretano giuridicamente l’ambito delle rivendicazioni (ambito dei diritti) ed effettuano valutazioni approfondite, del tipo: «Poiché gli elementi costitutivi sono diversi, vi è la possibilità che venga concesso il brevetto».

«Ho effettuato una ricerca per conto mio e non ho trovato nulla, ma quando se ne è occupato un professionista sono emersi numerosi brevetti simili»: in realtà, si tratta di una situazione che si verifica quotidianamente.

4. Attenzione soprattutto a questo! Le «tre regole d’oro» prima di affidare l’incarico

Prima di contattare un consulente in brevetti, vi sono tre punti fondamentali che dovete assolutamente conoscere. Se non ne siete a conoscenza, nel peggiore dei casi potreste non riuscire a ottenere il brevetto.

Regola fondamentale n. 1: consultarsi assolutamente prima di qualsiasi “divulgazione”

Il brevetto prevede il requisito della “novità”. Si tratta della regola secondo cui l’invenzione deve essere “una novità non ancora nota al pubblico”. Se si procede in anticipo con la pubblicazione sul proprio blog o sui social media, la partecipazione a fiere, il rilascio di comunicati stampa o la vendita, in quel momento l’invenzione diventa “di dominio pubblico” (nota a tutti) e, in linea di principio, non sarà più possibile ottenere il brevetto. Se la divulgazione è già avvenuta, la preghiamo di informare immediatamente un consulente in brevetti. Potrebbe esserci la possibilità di beneficiare di una misura di salvaguardia denominata «eccezione alla perdita di novità», ma è soggetta a scadenze.

Regola fondamentale n. 2: il «periodo di segretezza» della ricerca

Il contenuto di una domanda di brevetto rimane segreto e non viene reso pubblico per un periodo di un anno e sei mesi a partire dalla data di deposito. Ciò significa che «i brevetti depositati da altre aziende nell’ultimo anno e mezzo» non possono essere individuati nemmeno dalle migliori società di ricerca o dai migliori consulenti in materia di brevetti. La preghiamo di tenere presente che esiste sempre una probabilità, pari a una percentuale, che «i risultati della ricerca risultino negativi (nessun problema), ma che in realtà un concorrente abbia presentato una domanda in quel periodo».

Regola fondamentale n. 3: fornire tutte le informazioni senza omissioni (vige l’obbligo di riservatezza)

Ci saranno sicuramente persone che temono di rivelare ad altri «idee importanti non ancora protette da brevetto». Tuttavia, ai consulenti in brevetti è imposto un obbligo di riservatezza estremamente rigoroso ai sensi della legge sui consulenti in brevetti. Si tratta di un obbligo così grave che la sua violazione comporta la revoca della qualifica. Al contrario, se si nascondono informazioni del tipo «In realtà ci siamo ispirati al prodotto 〇〇 di un’altra azienda», le premesse della ricerca vengono compromesse e i risultati risulteranno privi di significato. Per garantire una ricerca accurata, La preghiamo di condividere tutte le informazioni.

5. «Costi» e «tempistiche (calendario)»: gli aspetti che destano maggiore preoccupazione

Naturalmente, ciò che più preoccupa è «quanto costerà» e «quando terminerà». Di seguito Le forniamo un’indicazione generale dei costi. *Tali importi possono variare a seconda della complessità del settore tecnico e delle dimensioni dello studio.

Costi indicativi (IVA esclusa)

【Il rischio di scegliere solo in base al prezzo】 Esistono anche «ricerche a basso costo», ma talvolta presentano un numero limitato di parole chiave di ricerca, oppure si basano esclusivamente su ricerche automatiche senza un adeguato controllo manuale. Trascurare un brevetto importante e procedere con la domanda, per poi vedersi respinta in seguito, sarebbe controproducente. Scegliete uno studio in grado di garantire una qualità adeguata al vostro obiettivo.

Tempistiche indicative

• Tempi di consegna standard: da 2 a 3 settimane dall’invio dell’incarico formale

• Tempi di consegna urgenti: da 3 giorni a 1 settimana dalla richiesta formale (*In genere è previsto un sovrapprezzo del 20-30% circa)

Se avete urgenza di presentare la domanda, molte agenzie sono disposte a venire incontro alle vostre esigenze con flessibilità, purché lo comunichiate al momento della consulenza.

6. Semplice anche per i principianti! I 5 passaggi dall’incarico alla consegna

Proviamo a simulare come si svolge effettivamente la procedura quando si effettua un incarico.

FASE 1: Richiesta di informazioni

Si contatta lo studio tramite il «modulo di richiesta informazioni» presente sul sito web o per telefono. È sufficiente comunicare che si sta «valutando la possibilità di effettuare una ricerca brevettuale».

FASE 2: Colloquio (di persona o in videoconferenza)

Questa è la fase più importante. Un consulente in brevetti ascolterà in dettaglio i dettagli della Sua invenzione.

• Quale problema (difficoltà) risolve la Sua invenzione?

• In che cosa si differenzia rispetto alle soluzioni esistenti?

• Qual è la struttura e il funzionamento specifici?

★ Suggerimento: poiché è difficile fornire una spiegazione solo a parole, la procedura procederà in modo molto più agevole se potrete fornire semplici schizzi a mano libera, fotografie di prototipi o schede tecniche.

FASE 3: Proposta e preventivo

Sulla base dei risultati del colloquio, il consulente in brevetti definirà «quali parole chiave utilizzare e quale ambito oggetto di ricerca», presentando i relativi costi e i tempi di consegna.

FASE 4: Esecuzione della ricerca

Dopo l’invio dell’ordine formale, il consulente in brevetti o un ricercatore specializzato effettuerà la ricerca avvalendosi delle banche dati dell’Ufficio Brevetti e di banche dati commerciali a pagamento. Tra l’enorme mole di pubblicazioni di brevetti, verranno selezionati i documenti pertinenti e ne verrà esaminato il contenuto.

FASE 5: Consegna del rapporto e spiegazione

Verrà consegnato un «rapporto» che riassume i risultati della ricerca. Non si tratterà semplicemente di un «elenco di brevetti simili».

• "La probabilità di registrazione è pari a circa XX% (valutazione A/valutazione B, ecc.)"

• «Per evidenziare la differenza rispetto a questa tecnica anteriore, si consiglia di presentare la domanda sottolineando la struttura ○○» : il rapporto contiene consigli (pareri) professionali relativi alla strategia da adottare in futuro. È inoltre possibile ricevere ulteriori spiegazioni sul contenuto del rapporto nel corso di un colloquio.

7. Modello per «come effettuare la richiesta» senza errori

Per coloro che non sanno «come inviare concretamente l’e-mail», abbiamo preparato un modello pronto all’uso.

Oggetto: Richiesta di consulenza in merito alla ricerca sullo stato dell’arte in vista di una domanda di brevetto (Società XX S.p.A. – Nome e cognome)

Testo: All’attenzione del responsabile dello studio legale di brevetti 〇〇

È la prima volta che mi rivolgo a Lei. Mi chiamo △△ della Società 〇〇.

La contatto per richiedere una ricerca volta a verificare la possibilità di depositare una domanda di brevetto (ricerca pre-deposito) relativa a un nuovo prodotto (o modello di business) attualmente in fase di sviluppo presso la nostra azienda.

[Sintesi dell’oggetto della richiesta]

• Settore tecnico: meccanismo di un supporto per smartphone (*al momento è sufficiente una descrizione approssimativa)

• Scopo della ricerca: intendiamo presentare una domanda di brevetto al fine di ottenere la tutela dei diritti.

• Situazione attuale: disponiamo di semplici disegni e di un prototipo. Il progetto non è ancora stato reso pubblico.

• Termine di consegna auspicato: vorremmo ricevere i risultati entro il giorno 〇 del mese di 〇.

• Budget previsto: desideriamo discutere il budget complessivo, comprese le spese di deposito della domanda / vorremmo innanzitutto ricevere un preventivo.

Sarebbe auspicabile poter discutere i dettagli tramite videoconferenza o di persona. Vi saremo grati se voleste prendere in considerazione la nostra richiesta.

8. Cosa fare se i risultati della ricerca sono «deludenti»?

A seguito dell’indagine, potrebbe capitare di ricevere una relazione del tipo: «Purtroppo, esiste già un brevetto molto simile (la possibilità di registrazione è bassa)».

Questo potrebbe essere uno shock, ma non rappresenta affatto un “fallimento”. Se avesse presentato la domanda senza effettuare la ricerca, avrebbe sprecato centinaia di migliaia di yen. Averlo evitato in anticipo rappresenta un grande vantaggio dal punto di vista gestionale.

Inoltre, è proprio qui che entra in gioco la competenza del consulente in brevetti. Anche nel caso in cui venga individuata una tecnica anteriore, si cercherà di individuare in modo approfondito «gli elementi originali presenti solo nella Sua invenzione e non presenti in tale tecnica anteriore», esplorando la strada verso la concessione del brevetto attraverso lievi modifiche al progetto o una più precisa definizione dell’ambito di applicazione. Un buon consulente in materia di brevetti non si limita a dire «Non è andata a buon fine», ma riflette insieme a voi su «come ottenere la tutela dei diritti».

In sintesi: iniziate con una «consulenza gratuita» per dissipare ogni dubbio

La ricerca brevettuale rappresenta il primo passo per proteggere la Sua proprietà intellettuale e dare slancio alla Sua attività. Sebbene comporti dei costi, Le garantirà «tranquillità» e una «strategia» all’altezza dell’investimento.

• La mia idea è brevettabile?

• Non sta forse violando i diritti di altre aziende?

Prima di procedere con lo sviluppo con questi dubbi ancora irrisolti, perché non provare a chiedere il parere di un esperto?

Il nostro studio offre una [prima consulenza gratuita] dedicata a chi richiede una ricerca brevettuale per la prima volta. Non Le proporremo immediatamente una ricerca a pagamento. Ascolteremo innanzitutto la Sua situazione e Le proporremo il piano più adatto, valutando se la ricerca sia effettivamente necessaria e se esistano altre forme di tutela oltre al brevetto (come i disegni e modelli o i marchi).

Non utilizzeremo termini tecnici complessi. In qualità di partner della Sua attività, Le forniremo un’assistenza chiara e cortese. La invitiamo a contattarci senza esitazione tramite il modulo di contatto o per telefono.