[Preguntas frecuentes sobre solicitudes de diseños industriales: versión completa] Un agente de la propiedad industrial explica a fondo todo lo que hay que saber, desde los costes,

Introducción

«El diseño de un nuevo producto que ha costado tanto desarrollar. ¿Qué haría si otra empresa lo imitara nada más salir al mercado?»

Un diseño excelente es un factor tan importante como la funcionalidad, o incluso más, a la hora de determinar las ventas de un producto. Sin embargo, si no se protegen adecuadamente los derechos, existe el riesgo de que en un abrir y cerrar de ojos aparezcan en el mercado copias baratas que le arrebaten cuota de mercado.

Por eso es tan importante obtener el «derecho de diseño».

«¿En qué se diferencia de una patente?»

«¿Cuánto cuesta?»

«¿Se puede registrar incluso después del lanzamiento?»

En este artículo, basándose en las dudas que nos plantean muchas empresas en el ámbito de las solicitudes de diseños, un agente de la propiedad industrial ofrece una explicación exhaustiva en formato de preguntas y respuestas, desde los fundamentos del registro de diseños hasta su uso estratégico para proteger el negocio. No solo ofrecemos respuestas teóricas, sino que también incluimos «estrategias ofensivas y defensivas» que solo un profesional con experiencia práctica puede compartir.

Índice

1. [Fundamentos] ¿Por qué es necesario solicitar un diseño industrial ahora?

   • P1. ¿Qué es, en primer lugar, un «derecho de diseño»? ¿En qué se diferencia de las patentes y los derechos de autor?

   • P2. ¿Qué tipo de objetos pueden registrarse como diseños? (Puntos clave de la reforma de 2020)

2. [Ventajas y riesgos] El sentido de presentar una solicitud y los riesgos de no hacerlo

   • P3. ¿Cuáles son las ventajas concretas de invertir dinero en registrar un diseño?

   • P4. ¿Qué riesgos conlleva no presentar la solicitud? (El temor a una advertencia inversa)

3. [Costes y plazos] Costes y calendario

   • P5. ¿Cuál es el coste aproximado del registro de un diseño industrial?

   • P6. ¿Cuánto tiempo transcurre desde la solicitud hasta el registro?

4. [Estrategia] Técnicas para crear derechos sólidos

   • P7. ¿Se puede evitar el «plagio por la puerta trasera», en el que se modifica ligeramente el diseño? (Diseños relacionados)

   • P8. ¿No quiero que se imite solo «una parte» del producto? (Diseño parcial)

   • P9. ¿Es posible mantener el diseño en secreto hasta su lanzamiento? (Diseño secreto)

5. [Problemas y trámites] ¿Qué hacer en estos casos?

   • P10. Ya lo he presentado en redes sociales o en ferias. ¿Es demasiado tarde?

   • P11. Si me «rechazan» en el examen, ¿no me queda más remedio que rendirme?

6. [Solicitud] ¿Lo hago yo mismo o lo encargo a un profesional?

   • P12. ¿Cuál es la diferencia entre presentar la solicitud por mi cuenta y encargársela a un agente de la propiedad industrial?

7. Resumen: Convertir el diseño en un «derecho de exclusividad» para proteger el negocio

1. [Fundamentos] ¿Por qué es necesario solicitar un registro de diseño ahora?

P1. ¿Qué es, en primer lugar, un «derecho de diseño»? ¿En qué se diferencia de una patente o de los derechos de autor?

R. Es el derecho a utilizar de forma exclusiva el «aspecto (diseño)» de un objeto.

Existen varios tipos de derechos de propiedad intelectual, pero los objetos que protegen difieren claramente. Dado que hay muchas personas que confunden estos conceptos, vamos a aclararlos.

• Derechos de patente y de modelo de utilidad

  • Objeto de protección: el «contenido», como ideas técnicas, inventos o estructuras.

  • Ejemplos: la tecnología de comunicación de los teléfonos inteligentes, los mecanismos para aumentar la eficiencia de combustión de los motores.

• Derechos de marca

  • Objeto de protección: la «marca (crédito)», como el nombre del producto o el logotipo.

  • Ejemplos: el logotipo de la manzana de Apple, el nombre del producto «iPhone».

• Derechos de autor

  • Objeto de protección: «Obras creativas» de carácter literario, académico, artístico, musical, etc.

  • Aspectos a tener en cuenta: la interpretación jurídica predominante actualmente es que, por regla general, los diseños de productos industriales fabricados en serie son difíciles de proteger mediante derechos de autor (el umbral es alto).

• Derechos de diseño

  • Objeto de protección: la «belleza visual» de los productos, como su forma, sus motivos y sus colores.

  • Ejemplos: las curvas de la carcasa del iPhone, la forma única de una silla.

Para proteger productos que «tienen una función común, pero un diseño novedoso y atractivo», lo más adecuado es el derecho de diseño, en lugar de una patente.

P2. ¿Qué tipo de elementos pueden registrarse como diseños industriales?

R. Además de los «objetos» tradicionales, en los últimos años también se incluyen las «imágenes» y los «interiores».

Tradicionalmente, la Ley de Diseños protegía el diseño de «objetos (bienes tangibles)». Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología digital y los cambios en los modelos de negocio, la reforma legislativa de 2020 amplió considerablemente el ámbito de protección.

1. Diseño de imágenes (GUI)

   También se han incluido en el ámbito de protección las imágenes de aplicaciones en la nube que no están grabadas en objetos físicos, así como las pantallas de manejo de sitios web. También es posible registrar pantallas de manejo de dispositivos IoT o la interfaz de usuario (UI) de aplicaciones para teléfonos inteligentes.

2. Edificios e interiores

   Ahora es posible registrar como un único diseño tanto el exterior de una tienda (edificio) como la disposición del mobiliario y la composición de la decoración en el interior de la misma (interior). Se trata de una reforma muy importante para las empresas que desarrollan «el diseño de la tienda en sí» como marca.

2. [Ventajas y riesgos] El sentido de presentar una solicitud y los riesgos de no hacerlo

P3. ¿Cuáles son las ventajas concretas de invertir dinero en registrar un diseño?

R. Tiene un efecto enorme en la «eliminación de imitaciones» y en las «solicitudes de retirada en Amazon y otras plataformas».

1. Potente derecho de cesación

   Se puede exigir legalmente a los comerciantes que infrinjan los derechos el cese inmediato de la venta y la destrucción de las existencias.

2. Respuesta rápida en las plataformas de comercio electrónico

   Si se ponen a la venta productos falsificados en sitios de comercio electrónico como Amazon o Rakuten, demostrar la infracción de una patente requiere conocimientos especializados y lleva tiempo; sin embargo, dado que el criterio para los derechos de diseño es que «el aspecto sea similar», las solicitudes de retirada presentadas a la plataforma suelen ser aceptadas con relativa facilidad.

3. Mejora del valor de la marca

   Al indicar «diseño registrado» en el producto o el embalaje, no solo se disuade a otras empresas, sino que también se transmite a los consumidores la confianza de que se trata de un producto auténtico y exclusivo.

P4. ¿Qué riesgos conlleva no presentar la solicitud?

R. No solo no se podrá impedir la venta de productos falsificados, sino que, por el contrario, existe el riesgo de que «otras empresas le demanden».

Supongamos que su empresa comercializa un producto diseñado por ella sin haberlo protegido mediante derechos de propiedad intelectual.

¿Qué pasaría si un tercero malintencionado que lo viera solicitara y registrara el diseño de su empresa sin su permiso? (*En Japón se aplica el principio de «primero en solicitarlo, primero en obtenerlo»).

Podría darse la terrible situación de que, «a pesar de que el diseño fue ideado originalmente por su empresa, se le exija el cese de la venta por infringir los derechos de otra empresa». Esto se denomina «solicitud de registro por usurpación», y recuperarlo conlleva un enorme esfuerzo y unos costes elevados.

Desde el punto de vista de la «protección», es importante que su empresa se asegure de registrar debidamente los derechos.

3. [Costes y plazos] Costes y calendario

P5. ¿Cuál es el coste aproximado del registro de un diseño?

R. Por lo general, el coste total por solicitud oscila entre 150 000 y 250 000 yenes (tasas de la Oficina de Patentes + honorarios del agente de patentes).

En comparación con las patentes (cuyo coste total supera los 600 000-800 000 yenes), es posible obtener los derechos de un diseño a un precio relativamente razonable. A continuación se muestra un desglose aproximado de los costes.

• En el momento de la solicitud: entre 100 000 y 150 000 yenes

  • [Timbres de la Oficina de Patentes] Tasa de solicitud: 16 000 yenes

  • [Honorarios del agente de patentes]: Búsqueda de antecedentes, elaboración de planos, redacción de la solicitud, etc.

• En el momento del registro: entre 50 000 y 100 000 yenes

  • [Timbres de la Oficina de Patentes] Tasa de registro (pago único para 1 a 3 años): 25 500 yenes (*8500 yenes × 3 años)

  • 【Honorarios del agente de patentes】Honorarios por éxito, gastos de tramitación del registro, etc.

*Las cifras anteriores son orientativas y pueden variar en función de la complejidad de los planos y de la respuesta que se dé en caso de que se notifiquen motivos de denegación durante el examen (escritos de alegaciones o solicitudes de corrección).

*Para mantener el derecho de diseño, es necesario pagar las tasas anuales (tasa de registro) a partir del cuarto año.

[Aspectos clave sobre los costes]

Si bien existen sistemas de exención o reducción de tasas (por ejemplo, a la mitad) para las pymes en el ámbito de las patentes, en principio no existe un sistema de exención o reducción de tasas de la Oficina de Patentes para el registro de diseños. En su lugar, en algunos casos se pueden utilizar «subvenciones para solicitudes en el extranjero» o «subvenciones de apoyo a la adquisición de derechos de propiedad intelectual» propias de los municipios. En nuestro despacho también ofrecemos asistencia para la tramitación de estas subvenciones.

P6. ¿Cuánto tiempo transcurre desde la solicitud hasta el registro?

R. Por término medio, entre «6 y 8 meses».

Es un proceso más rápido en comparación con las patentes (que pueden tardar desde un año, como mínimo, hasta varios años, como máximo, desde la solicitud de examen).

No obstante, para quienes no puedan esperar más de medio año, recomendamos utilizar el «sistema de examen acelerado». Si se cumplen ciertos requisitos (como que ya se esté comercializando el producto o que se vaya a presentar una solicitud en el extranjero), es posible acortar considerablemente el plazo de examen hasta una media de unos 2 meses. Esto resulta muy útil cuando se desea sincronizar el proceso con la fecha de lanzamiento de un nuevo producto.

4. [Estrategia] Técnicas para crear derechos sólidos

Si se presenta la solicitud sin más, se obtendrá un «derecho débil» que puede eludirse fácilmente. A continuación, presentamos técnicas avanzadas que utilizan los agentes de la propiedad industrial.

P7. ¿Se puede evitar la «copia por la puerta trasera», es decir, aquella en la que se modifica ligeramente el diseño?

R. Si se aprovecha el «sistema de diseños relacionados», se pueden abarcar todas las variaciones.

La eficacia de los derechos de diseño se extiende hasta el «alcance de la similitud» con el diseño registrado, pero en ocasiones puede resultar difícil determinar hasta qué punto existe similitud.

Por ello, al presentar la solicitud no solo del diseño principal (diseño principal), sino también de variaciones con colores diferentes o formas ligeramente modificadas (diseños relacionados), se puede ampliar el alcance de los derechos como si se tratara de una red.

De este modo, se puede impedir que la competencia «intente eludir la infracción de derechos modificando sutilmente el diseño». Si se hace dentro de los 10 años siguientes a la solicitud del diseño principal, también es posible registrar posteriormente los diseños mejorados como diseños relacionados.

P8. ¿Qué puedo hacer si no quiero que se imite solo una «parte» del producto?

R. Utilice el sistema de «diseños parciales».

Se trata de un método para proteger solo una «parte» característica (por ejemplo, la empuñadura de una cámara o la forma del tapón de una botella), en lugar del diseño del producto en su conjunto.

Aunque el producto no se parezca en su conjunto, si hay algún producto que copie esa parte característica, se le puede acusar de infracción de derechos. Combinando el diseño global y el diseño parcial, se puede construir una cartera de derechos muy sólida.

P9. ¿Es posible mantener el diseño en secreto hasta su lanzamiento?

R. Si utiliza el «sistema de diseños secretos», puede mantenerlo en secreto durante un máximo de tres años.

Normalmente, una vez registrado, el diseño se hace público en el «Boletín de Diseños». Sin embargo, no es deseable que la información sobre nuevos productos se filtre a la competencia antes de su lanzamiento.

Si se solicita la confidencialidad del diseño en el momento de la solicitud, se puede evitar su publicación en el boletín durante un máximo de tres años, incluso después del registro. Se trata de un sistema muy útil que permite mantener la confidencialidad hasta el momento del lanzamiento, al tiempo que se garantizan los derechos.

5. [Problemas y trámites] ¿Qué hacer en estos casos?

P10. Ya lo he presentado en las redes sociales o en una feria. ¿Es demasiado tarde?

R. No se rinda. Es posible que pueda acogerse a la «excepción a la pérdida de novedad».

En principio, el registro de un diseño debe corresponder a un «diseño nuevo que no sea conocido por el público» (novedad). Sin embargo, existe un sistema por el que, si se presenta la solicitud ante la Oficina de Patentes en el plazo de un año desde la fecha de divulgación y se siguen los trámites establecidos, se puede tratar excepcionalmente como si «aún no se hubiera divulgado».

No obstante, se trata, en definitiva, de una medida de salvamento «excepcional». Existen riesgos, como que resulte desfavorable a la hora de presentar una solicitud en el extranjero o que no se pueda hacer frente a otras empresas que hayan creado por su cuenta el mismo diseño en el intervalo entre la divulgación y la solicitud. Aunque la regla de oro es «solicitar antes de la divulgación», si ya se ha divulgado, consulte a un agente de la propiedad industrial lo antes posible.

P11. Si la solicitud es «rechazada» en el examen, ¿no queda más remedio que rendirse?

R. Hay oportunidad de presentar una réplica. Es el momento de demostrar la destreza del agente de patentes.

En ocasiones, la Oficina de Patentes envía una notificación indicando que «tal y como está, no se puede registrar» (notificación de motivos de denegación). Los motivos principales suelen ser «se asemeja a un diseño existente» o «es fácil de crear».

Sin embargo, en muchos casos es posible revocar la decisión del examinador y conseguir el registro argumentando lógicamente las diferencias en un «escrito de alegaciones». Aunque reciba una notificación de denegación, no se rinda inmediatamente y elabore una estrategia con un experto.

6. [Cómo solicitarlo] ¿Lo hago yo mismo o lo encargo a un profesional?

P12. ¿Cuál es la diferencia entre presentar la solicitud uno mismo y encargársela a un agente de la propiedad industrial?

R. La diferencia más importante es la «calidad de los planos (= solidez de los derechos)».

Aunque hoy en día existen la IA y los programas de presentación electrónica, lo más difícil en una solicitud de diseño es la elaboración de los «planos».

Los planos para el registro de un diseño industrial no son meras ilustraciones. La coherencia entre las seis vistas (frontal, trasera, izquierda, derecha, superior e inferior) debe ser perfecta, y el simple hecho de que cambie el tipo de una sola línea (línea continua o discontinua) puede alterar considerablemente el alcance de los derechos.

• El riesgo de presentar la solicitud por cuenta propia

  • Se pueden solicitar correcciones repetidas veces por deficiencias en los planos y, al final, no se pueda registrar.

  • Incluso si se consigue el registro, el alcance de los derechos puede ser demasiado limitado, lo que lo convierte en un derecho inútil que se puede eludir fácilmente (sin poder excluir las imitaciones).

El agente de la propiedad industrial, tras comprender la estrategia empresarial de su empresa, diseña «cómo deben dibujarse los planos para que sean difíciles de imitar por otras empresas y, al mismo tiempo, se obtengan derechos amplios». Aunque supone un coste, se puede decir que la rentabilidad de la inversión para proteger el negocio es muy alta.

7. Resumen: convertir el diseño en un «derecho de exclusividad» para proteger el negocio

Los derechos de diseño no son en absoluto exclusivos de las grandes empresas. Más bien, son precisamente las pymes y las startups, en las que un solo producto de éxito puede decidir el destino de la empresa, las que necesitan proteger legalmente su activo: el «diseño».

Puntos clave de este artículo

• El derecho de diseño es un derecho poderoso que permite monopolizar la «apariencia» y eliminar las imitaciones.

• Es imprescindible presentar la solicitud «antes de la publicación» (aunque, si se presenta después, aún hay posibilidades si se hace en el plazo de un año).

• Se pueden obtener de forma más económica y en menos tiempo que las patentes.

• Si desea crear un derecho sólido, acuda a un agente de la propiedad industrial, experto en planos.

Para consultas sobre solicitudes de diseños, diríjase a «EVORIX, despacho de propiedad intelectual».

En nuestro despacho ofrecemos asesoramiento en materia de propiedad intelectual desde la fase de diseño del producto.

No dude en consultarnos primero sobre cuestiones como «¿Se puede registrar este diseño?» o «¿Cuánto costará exactamente?». Si nos facilita los planos o fotografías del diseño, también podemos realizar un diagnóstico sencillo y gratuito.

Le apoyaremos con todas nuestras fuerzas para que su excelente diseño no quede sepultado entre las imitaciones.

Índice

1. Introducción
2. Índice
3. 1. [Fundamentos] ¿Por qué es necesario solicitar un registro de diseño ahora?
4. 2. [Ventajas y riesgos] El sentido de presentar una solicitud y los riesgos de no hacerlo
5. 3. [Costes y plazos]: Costes y calendario
6. 4. [Estrategia] Técnicas para crear derechos sólidos
7. 5. [Problemas y trámites] ¿Qué hacer en estos casos?
8. 6. [Cómo solicitarlo] ¿Lo hago yo mismo o lo encargo a un profesional?
9. 7. Resumen: convertir el diseño en un «derecho de exclusividad» para proteger el negocio