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Table des matières Introduction ― Les risques liés aux marques à l'ère d'Internet Cas n° 1 :...
Table des matières
- Problèmes liés aux marques contenant des noms de lieux tels que « Osaka » ou « Tokyo »
- Comment rendre une marque célèbre et l'enregistrer
- Comment enregistrer une marque en la transformant en logo
- Problème de confusion quant à la qualité des marques associant un nom de lieu et un néologisme
- Comparaison des trois approches
- Protection des marques régionales (marques collectives régionales)
- Système de protection des indications géographiques (IG)
- Résumé
- Contact concernant cet article
Enregistrabilité des marques contenant des noms de lieux tels que « Osaka » ou « Tokyo »
Dans le cadre du développement d'une marque, il peut arriver que vous deviez utiliser une marque contenant un « nom de lieu ». Quels problèmes peuvent survenir lors de l'enregistrement d'une telle marque ?
Une marque devant servir de signe distinctif pour un produit ou un service, un « nom de lieu » ne peut pas être enregistré en tant que marque.
Exemples de marques géographiques non enregistrables
- Osaka, Oosaka, OSAKA
- Tokyo, Tōkyō, TOKYO
- Kyoto, Kyōto, KYOTO
- Nagoya, Nagoya, NAGOYA
De même, les marques composées d'un « nom de lieu » et d'une « dénomination générique de produits ou de services » (appelée « dénomination générique ») ne peuvent en principe pas être enregistrées.
Exemples de combinaisons « nom de lieu + dénomination générique » ne pouvant pas être enregistrées
- Osaka Ramen, Osaka Ramen, OSAKA Ramen
- Tokyo Cleaning, Tokyo Cleaning, TOKYO Cleaning
- Kyoto Tsukemono, Nagoya Cochin (lorsqu'il s'agit d'une dénomination commune)
Non seulement ces marques ne constituent pas ou constituent très difficilement un signe distinctif, mais il est également considéré comme inéquitable de permettre à un individu d'avoir l'exclusivité sur des marques composées de « noms de lieux » ou de « noms de lieux + noms communs » que tout le monde souhaiterait utiliser à titre descriptif ; leur enregistrement n'est donc pas autorisé par la loi.
Comment rendre une marque célèbre et l'enregistrer
Cependant, même pour ce type de marques, il est parfois possible d'obtenir des droits à titre exceptionnel en continuant à les utiliser pendant un certain temps. Même si une marque présente initialement un faible caractère distinctif et ne permet pas de l'identifier facilement, elle peut être enregistrée si, par exemple en raison d'une longue période d'utilisation, elle en vient à être reconnue par les consommateurs (les demandeurs) comme une indication de provenance.
Points à retenir
Si vous souhaitez obtenir des droits sur une marque composée d’un « nom de lieu + nom générique », vous devez l’utiliser de manière continue jusqu’à ce qu’elle devienne célèbre, puis déposer une demande d’enregistrement. Toutefois, comme une notoriété à l’échelle nationale est requise, il s’agit d’une méthode très difficile à mettre en œuvre. Tant que les droits n’ont pas été obtenus, il est impossible d’empêcher des tiers d’utiliser cette marque.
Concrètement, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la loi sur les marques, il est nécessaire de présenter des preuves telles que des antécédents d'utilisation de longue date, des publicités et des résultats de vente afin de démontrer que la marque est largement reconnue par les consommateurs.
Méthode consistant à transformer la marque en logo pour l'enregistrer
Il n'est pas facile d'acquérir une notoriété à l'échelle nationale, mais l'enregistrement devient plus facile si la marque est suffisamment transformée en logo. En optant pour un logo stylisé plutôt qu'une marque composée uniquement de caractères, vous pouvez compenser le faible caractère distinctif de la partie textuelle.
Remarque
La transformation en logo ne doit être envisagée que lorsque le logo revêt une importance capitale pour la marque. Veuillez noter qu'il serait contre-productif de créer un logo uniquement dans le but de l'enregistrer. De plus, si la marque est enregistrée sous forme de logo, la protection se limite à ce logo ; l'utilisation des caractères seuls n'est donc pas protégée.
Problème de confusion quant à la qualité des marques composées d'un nom de lieu et d'un néologisme
En revanche, il est tout à fait possible d'obtenir des droits sur une marque composée d'un « nom de lieu » + un « néologisme » (ou un terme similaire). Toutefois, dans ce cas, il peut être nécessaire de préciser les produits désignés afin d'éviter toute « confusion quant à la qualité des produits ou des services ».
Par exemple, si une marque contient le mot « Osaka », les consommateurs percevront généralement ce produit comme étant fabriqué ou fourni à Osaka. Si, malgré la présence du mot « Osaka », le produit est en réalité fabriqué à Tokyo, cela induira les consommateurs en erreur quant à la qualité ou à l'origine du produit.
Solution : limitation de la provenance des produits désignés
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 16, de la loi sur les marques, afin d'éviter toute confusion quant à la qualité, il est nécessaire de limiter la désignation des produits en précisant leur lieu d'origine, par exemple en indiquant « produit à Osaka ».
Par ailleurs, une recherche sur la plateforme d'information sur les brevets (J-PlatPat) concernant les marques contenant le mot « Osaka » donne un nombre incalculable de résultats. Parmi celles-ci, certaines ne limitent pas les produits désignés en précisant « produit à Osaka ». Il s'agit de marques pour lesquelles, bien que le mot « Osaka » y figure, on estime que la marque dans son ensemble sera perçue comme un néologisme, c'est-à-dire que le consommateur ne se méprendra pas en pensant qu'il s'agit d'un produit « fabriqué à Osaka ».
Exemple d'enregistrement : enregistrement de marque n° 4436555
| Marque | Osaka-ō |
| Produits et services désignés | Classe 30 : gyoza |
| Titulaire de la marque | Han'ei Co., Ltd. |
| J-PlatPat | Voir les détails |
Comparaison des trois approches
Nous comparons ici les trois principales approches pour enregistrer une marque contenant un nom de lieu. Chacune présentant des avantages et des inconvénients, il est important de choisir la stratégie la mieux adaptée à votre situation.
| Critères de comparaison | Notoriété acquise par l'usage | Création d'un logo | Nom de lieu + néologisme |
|---|---|---|---|
| Difficulté d'enregistrement | Élevée (notoriété nationale requise) | Moyenne | Faible (la partie néologisme présente un caractère distinctif) |
| Durée | Longue (nécessité d'accumuler des antécédents d'utilisation) | Relativement court | Durée normale de l'examen |
| Étendue de la protection | Large (enregistrable en tant que marque verbale) | Restreint (limité au design du logo) | Large (portée de similitude de la partie néologisme) |
| Coût | Élevé (frais de publicité et de collecte de preuves) | Modéré (frais de conception) | Faible (frais de dépôt habituels) |
| Nécessité d'une indication de provenance | Souvent inutile | Souvent inutile | Nécessaire dans certains cas (pour éviter toute confusion quant à la qualité) |
| Cas recommandés | Marques utilisées depuis de nombreuses années | Les marques pour lesquelles le design est primordial | Lancement d'une nouvelle marque |
Protection des marques régionales (marques collectives régionales)
Les marques contenant un nom de lieu sont, par nature, souvent liées à des marques régionales. La loi sur les marques prévoit un système visant à protéger les marques régionales, appelé « marque collective régionale ».
Caractéristiques de la marque collective régionale
- Même une combinaison « nom de lieu + dénomination générique » peut être enregistrée sans qu’il soit nécessaire de bénéficier d’une notoriété nationale
- Les demandes ne peuvent pas être déposées par des particuliers (seules des associations spécifiques peuvent déposer une demande)
- Il est nécessaire que la marque soit connue dans une mesure suffisante dans plusieurs préfectures
- Les produits désignés doivent être limités à une région de production
En déposant une demande en tant que marque collective régionale, il est possible d'obtenir l'enregistrement même sans jouir d'une notoriété nationale. L'enregistrement est possible si la marque est suffisamment connue, compte tenu du type de produits ou de services et des circuits de distribution.
Si l'objectif est de créer une marque pour un produit local à l'échelle de la région plutôt qu'à titre individuel, veuillez utiliser la marque collective régionale.
Exemple d'enregistrement : enregistrement de marque n° 5063730 « Senshu Mizu-nasu »
| Marque | Senshu Mizu-nasu |
| Produits et services désignés | Aubergines « Senshu Mizu-nasu » produites dans la région de Senshu, préfecture d'Osaka |
| Titulaire de la marque | Coopérative agricole d'Osaka Senshu (Izumisano, préfecture d'Osaka) ; Coopérative agricole d'Izumi (Kishiwada, préfecture d'Osaka) |
| J-PlatPat | Voir les détails |
À titre personnel, j'ai moi-même, en tant qu'avocat spécialisé en marques, été chargé de déposer des demandes d'enregistrement de marques collectives régionales. Il s'agissait alors des marques « Tokyo Ni-Hachi Soba » et « Tokyo Ni-Hachi Soba », combinant « Tokyo » et « Ni-Hachi Soba ». Ces marques ont été enregistrées sans encombre et sont toujours protégées à ce jour.
Système de protection des indications géographiques (IG)
Outre les marques collectives régionales, il existe un autre système de protection de la propriété intellectuelle régionale appelé « système de protection des indications géographiques (IG) ». Bien qu'il puisse sembler similaire aux marques collectives régionales, ce système relève de la compétence du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, et ne protège que les produits agricoles, forestiers et de la pêche, ainsi que les produits alimentaires et les boissons. Les conditions d'obtention sont strictes, car il faut généralement justifier d'une expérience d'utilisation (ou de production) d'environ 25 ans.
Avantages du système de protection des IG
- Une fois l'enregistrement en tant qu'IG obtenu, l'administration se charge de lutter contre les utilisations abusives, ce qui évite aux titulaires de droits d'avoir à engager des poursuites judiciaires
- Si l'enregistrement en tant qu'IG est effectué au Japon, la protection de l'indication géographique est également possible à l'étranger grâce aux accords internationaux entre États (alors que pour les droits de marque, il est nécessaire d'obtenir des droits dans chaque pays).
Conclusion
Comme on peut le constater, la protection des marques contenant des noms de lieux est un sujet quelque peu complexe. Il est important de choisir l'approche la plus adaptée à chaque situation.
Points clés de cet article
- En principe, les noms de lieux seuls ou associés à une dénomination générique ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques.
- L'enregistrement est possible si la marque acquiert une renommée nationale, mais les conditions sont strictes
- La transformation en logo facilite l'enregistrement, mais la portée de la protection est limitée
- Une combinaison de nom de lieu et de néologisme est plus facile à enregistrer (une limitation à une région d'origine peut être requise)
- Pour les marques régionales, il est recommandé de recourir au système des « marques collectives régionales »
- Pour les produits agricoles, sylvicoles et halieutiques, le « système de protection des indications géographiques » constitue également une option
Si vous souhaitez obtenir des droits sur une marque contenant un « nom de lieu », ou si vous souhaitez enregistrer une marque collective régionale ou une indication géographique (IG), n'hésitez pas à nous consulter.
Contact concernant cet article
Consultation sur le dépôt et l'obtention de droits pour les marques de nom de lieu
Nos conseils en propriété industrielle vous répondront avec soin
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX - Avocat en propriété industrielle représentant
Nous accompagnons nos clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, industrie manufacturière, start-ups, mode, médecine, etc.) depuis le dépôt des demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).
