Protección de marcas que incluyen nombres de lugares como Osaka o Tokio

Posibilidad de registrar marcas que incluyen nombres de lugares como Osaka o Tokio

Es posible que, al desarrollar una marca, se den situaciones en las que se utilicen marcas que incluyan «nombres de lugares». ¿Qué problemas pueden surgir a la hora de registrar este tipo de marcas?

Dado que las marcas deben servir como distintivo de los productos o servicios, los «nombres de lugares» en sí mismos no pueden registrarse como marcas.

Del mismo modo, las marcas compuestas por un «nombre de lugar» y un «nombre genérico de un producto o servicio» (lo que se denomina «nombre genérico») tampoco pueden registrarse, en principio.

Se trata de marcas que no sirven como distintivo, o que son extremadamente difíciles de identificar como tal; además, existe la idea de que no es justo permitir que un particular tenga la exclusividad de marcas compuestas por «nombres de lugares» o «nombres de lugares + denominaciones comunes», que cualquiera querría utilizar de forma descriptiva, por lo que su registro no está permitido por ley.

Cómo registrar una marca tras haberla hecho famosa

Sin embargo, incluso en el caso de este tipo de marcas, es posible obtener derechos sobre ellas de forma excepcional si se siguen utilizando durante un tiempo. Aunque en un principio se trate de una marca con escaso poder distintivo y difícil de identificar, si tras un largo periodo de uso llega a ser reconocida por los consumidores (usuarios) como indicación de origen, se registrará.

Concretamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la Ley de Marcas, es necesario presentar pruebas de uso prolongado, publicidad y resultados de ventas para demostrar que la marca goza de un amplio reconocimiento entre los consumidores.

Método de registro mediante la conversión de la marca en un logotipo

Aunque no es fácil alcanzar un grado de notoriedad a nivel nacional, la registro resulta más sencillo si se convierte en un logotipo en gran medida. Al convertirla en un logotipo con diseño, en lugar de una marca compuesta únicamente por texto, se puede compensar la escasa capacidad distintiva de la parte textual.

El problema de la confusión sobre la calidad en las marcas compuestas por un topónimo y un neologismo

Por otra parte, si la marca está compuesta por un «nombre de lugar» + un «término inventado» (o un término similar), es posible registrarla sin problemas. Sin embargo, en este caso, puede ser necesario definir los productos designados de forma ingeniosa para evitar que se produzca una «confusión sobre la calidad del producto o del servicio».

Por ejemplo, si la marca incluye la palabra «Osaka», el consumidor normalmente reconocerá que el producto se ha fabricado en Osaka o se ofrece en Osaka. Si, a pesar de incluir la palabra «Osaka», el producto se fabrica en Tokio, se provocará una confusión en el consumidor respecto a la calidad o el lugar de origen.

Cabe señalar que, al buscar marcas que contengan «Osaka» en la Plataforma de Información sobre Patentes (J-PlatPat), se detectan tantas que sería imposible enumerarlas todas. Entre ellas hay marcas en las que los productos designados no se limitan a «de Osaka», como en el ejemplo anterior. Se trata de marcas en las que, aunque se incluye la palabra «Osaka», se considera que la marca en su conjunto se percibe como un neologismo, es decir, marcas en las que se ha determinado que el consumidor no confundirá que se trata de un producto «de Osaka».

Comparación de tres enfoques

A continuación se comparan los tres enfoques principales para registrar marcas que incluyen nombres de lugares. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, por lo que es importante elegir la estrategia más adecuada en función de cada situación.

Protección de marcas regionales (marcas colectivas regionales)

Creo que muchas de las marcas que incluyen nombres de lugares están relacionadas, por su naturaleza, con marcas regionales. La Ley de Marcas cuenta con un sistema destinado a la protección de las marcas regionales, denominado «marca colectiva regional».

Al presentar la solicitud como marca colectiva regional, es posible obtener el registro aunque no se haya alcanzado un reconocimiento a nivel nacional. Se puede obtener el registro si la marca goza de un grado considerable de notoriedad, teniendo en cuenta el tipo de productos o servicios y las vías de distribución.

Si el objetivo no es una persona física, sino la creación de una marca de productos locales por parte de toda la región, utilice la marca colectiva regional.

Por cierto, yo mismo, como autor de este artículo, me he encargado en el pasado de la solicitud de marcas colectivas regionales en calidad de agente de la propiedad industrial. En aquella ocasión, se trataba de las marcas «Tokyo Ni-Hachi Soba» y «Tokyo Ni-Hachi Soba», que combinaban «Tokio» con «Ni-Hachi Soba». Estas también se registraron sin problemas y siguen estando protegidas en la actualidad.

Sistema de protección de las indicaciones geográficas (IG)

Como sistema para proteger la propiedad intelectual regional, además de las marcas colectivas regionales, existe el «sistema de protección de indicaciones geográficas (IG)». Aunque podría parecer un sistema similar a las marcas colectivas regionales, este está bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, y su objeto de protección se limita exclusivamente a los productos agrícolas, forestales y pesqueros, así como a los productos alimenticios y bebidas. El umbral de acceso es elevado, ya que se requiere un historial de uso (producción) de aproximadamente 25 años.

Resumen

Como se ha visto, la protección de los derechos sobre marcas que incluyen nombres de lugares es un tema algo complejo. Es importante elegir el enfoque más adecuado en función de cada situación.

Si desea obtener derechos sobre una marca que incluya un «nombre de lugar», o si desea registrar una marca colectiva regional o acogerse al sistema de protección de indicaciones geográficas (IG), no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Consultas sobre este artículo

AUTOR / Redactor

Takefumi Sugiura

Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX

Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las empresas emergentes, la moda y la medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y las tecnologías financieras (FinTech). Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).

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