Qu'est-ce qu'un brevet essentiel standard (SEP) ? Principes de base des conditions FRAND et points à noter dans les négociations de licence

Sommaire

1. Que sont les brevets essentiels à une norme (SEP) ?
2. Pourquoi les litiges relatifs aux SEP se multiplient-ils dans des secteurs d'activité très divers ?
3. Que sont les conditions FRAND ?
4. Déroulement et pratique des négociations de licence
5. Trois points auxquels les entreprises doivent prêter attention
6. Avantages de consulter un conseil en propriété industrielle et conclusion

Principaux organismes de normalisation internationaux et normes établies

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) : Wi-Fi (IEEE 802.11), Ethernet (IEEE 802.3)
• UIT (Union internationale des télécommunications) : normes de compression vidéo (H.264/H.265), normes d'infrastructure de communication
• 3GPP : normes de communication mobile telles que la 3G (UMTS), la 4G (LTE) et la 5G (NR)
• Bluetooth SIG : Bluetooth Classic, Bluetooth Low Energy (BLE)
• ETSI (Institut européen des normes de télécommunications) : normes de communication européennes, transposition des normes 3GPP

Le risque grave de l'inévitabilité

Il est impossible de contourner un SEP par une « modification de conception » (Design Around). Lors de la fabrication d'un produit équipé d'une fonctionnalité Wi-Fi, l'utilisation d'un SEP lié au Wi-Fi est inévitable. En d'autres termes, on est contraint de choisir entre obtenir une licence ou supprimer cette fonctionnalité du produit. Si la fonctionnalité de communication est au cœur du produit, il n'y a pratiquement pas d'autre choix que d'obtenir une licence.

Les faiblesses structurelles des fabricants issus d'autres secteurs

Les fabricants n'issus pas du secteur des télécommunications présentent trois faiblesses fatales face aux SEP. Premièrement, ne disposant pas d'un portefeuille de brevets liés aux télécommunications, ils n'ont aucun atout pour négocier des licences croisées. Deuxièmement, leur entreprise n'a pas accumulé d'expérience ni de connaissances en matière de négociation de licences SEP. Troisièmement, le coût des technologies de communication n'étant pas intégré dans la structure des prix de leurs produits, le poids des redevances de licence pèse directement sur leurs bénéfices.

Exemple : les voitures connectées et les litiges relatifs aux SEP

L'industrie automobile se trouve en première ligne des litiges relatifs aux SEP. Les voitures connectées sont équipées de modules 4G/5G qui permettent de mettre en œuvre des fonctions telles que la communication entre véhicules (V2V), la communication entre véhicules et infrastructures (V2I) et la télématique. Les grandes sociétés détentrices de brevets de communication sollicitent directement les constructeurs automobiles pour négocier des licences et ont tendance à cibler les constructeurs de véhicules finis (OEM) plutôt que les équipementiers (fournisseurs de premier rang).

En effet, cela leur permet de facturer des redevances plus élevées en calculant celles-ci sur la base du prix de vente du véhicule fini. L'argument selon lequel le taux de redevance doit s'appliquer au prix total du véhicule plutôt qu'au prix du module de communication seul constitue une menace majeure pour les constructeurs automobiles.

Fair (équité)

Les conditions de licence doivent être équitables. Ce principe stipule que le titulaire du brevet ne doit pas abuser de l’« effet de verrouillage » résultant de l’intégration du brevet dans la norme pour exiger des redevances injustifiées. Le niveau de prix qui aurait été fixé dans un contexte concurrentiel avant l’élaboration de la norme (valeur ex ante) sert de référence. En d’autres termes, les conditions doivent correspondre à la valeur intrinsèque de la technologie telle qu’elle aurait été déterminée par comparaison avec des technologies alternatives avant son adoption dans la norme.

Reasonable (raisonnable)

Les redevances doivent être d'un niveau raisonnable. Concrètement, il faut tenir compte du fait que le taux de redevance doit être proportionnel à la contribution technique du brevet, qu'il ne doit pas exercer de pression excessive sur l'activité du licencié et que le montant cumulé des redevances (somme totale versée à plusieurs détenteurs de brevets essentiels) ne doit pas dépasser la marge bénéficiaire du produit.Lorsqu'un tribunal calcule les redevances FRAND, il peut recourir à des contrats de licence comparables (comparable licenses) ou à une approche descendante (top-down approach) (méthode consistant à calculer la part de contribution d'un portefeuille de brevets individuel à partir des redevances cumulées de l'ensemble du secteur).

Non-Discriminatory (non discriminatoire)

La licence doit être proposée à des conditions équivalentes et sans discrimination à tous les licenciés se trouvant dans une situation similaire. Il n'est pas permis de proposer des conditions avantageuses uniquement aux grandes entreprises, ni d'exiger des redevances injustement élevées à l'encontre d'entreprises de certains pays ou de certains secteurs. Toutefois, des différences de conditions liées à l'ampleur de la licence (volume des expéditions) ou à la taille de l'entreprise peuvent être admises dans une mesure raisonnable.

Modèle typique de hold-up

Un cas typique est celui où le détenteur d'un SEP dépose une demande d'injonction, brandit la menace d'une suspension des ventes du produit, puis propose un taux de redevance dépassant largement le niveau FRAND. La partie défenderesse se voit alors contrainte d'accepter des conditions abusivement élevées afin d'éviter les dommages liés à la suspension des ventes (perturbation de la chaîne d'approvisionnement, pénalités envers les clients, atteinte à l'image de marque).Bien que le droit européen de la concurrence et la jurisprudence allemande imposent certaines restrictions aux demandes d'interdiction formulées par des titulaires de brevets ayant fait une déclaration FRAND, celles-ci ne sont pas totalement exclues.

La réalité du cumul des redevances

Par exemple, plusieurs dizaines de milliers de déclarations de SEP ont été faites pour la norme 5G. Si chaque détenteur de SEP réclamait une redevance de 0,5 % du prix du produit, le total des paiements à l'ensemble des détenteurs atteindrait, selon les calculs, plusieurs dizaines de pour cent du prix du produit.Afin d'éviter un tel « cumul », une approche (approche descendante) consistant à fixer un taux de redevance cumulé (aggregate royalty rate) raisonnable pour l'ensemble du secteur, puis à répartir la part de chaque détenteur sur cette base, est actuellement à l'étude.

Étape 1 : Réception d'une lettre de mise en demeure (offre de licence)

Dans la plupart des cas, le processus débute par la réception d'une lettre (lettre de mise en demeure ou lettre d'offre de licence) émanant du détenteur du SEP (ou de son mandataire, tel qu'une société de gestion de licences ou un pool de brevets), sollicitant des négociations de licence. Cette lettre contient des informations spécifiques sur le SEP concerné, les produits visés et un résumé des conditions de licence proposées.

Point important : à ce stade, le plus important est de consigner correctement la réception de la lettre et de consulter rapidement un expert (conseiller en propriété industrielle ou avocat). La date de réception peut revêtir une importance particulière dans le cadre de procédures judiciaires ultérieures.

Étape 2 : Signature d'un accord de confidentialité (NDA) et divulgation d'informations

Avant d'entamer véritablement les négociations de licence, il est courant que les deux parties concluent un accord de confidentialité (NDA, Non-Disclosure Agreement). Cela permet de protéger les secrets d'affaires et les informations techniques divulgués au cours des négociations (documents d'analyse des revendications de brevet, détails des conditions de licence, données de chiffre d'affaires, etc.).

Point important : la portée de l'accord de confidentialité doit être examinée avec soin. Un accord de confidentialité trop large peut jouer en votre défaveur lors d'un éventuel litige ultérieur. De plus, la portée de l'accord peut parfois être limitée afin d'empêcher l'utilisation des informations obtenues lors de négociations avec d'autres détenteurs de brevets essentiels (SEP).

Étape 3 : Vérification du tableau des revendications et analyse technique

Le « tableau des revendications » présenté par le détenteur du SEP est un tableau de correspondance indiquant à quels éléments techniques du produit concerné correspondent les revendications (étendue des droits) du brevet. Cette vérification est au cœur des négociations et nécessite d'examiner minutieusement les points suivants :

• Le brevet en question est-il réellement « indispensable à la norme » (Essentiality Check) ?
• Les éléments constitutifs des revendications du brevet sont-ils mis en œuvre dans nos propres produits ?
• La validité du brevet (n'existe-t-il pas de motif d'invalidité ?)
• La durée de validité du brevet n'est-elle pas arrivée à expiration ?

Étape 4 : Négociation des conditions de licence et conclusion du contrat

Sur la base de la vérification technique, nous entamons la négociation des conditions concrètes de la licence. Les principaux points de négociation sont les suivants :

• Taux de redevance : s'agit-il d'un pourcentage fixe du chiffre d'affaires (redevance courante) ou d'un montant fixe par unité ?
• Base de calcul des redevances : prix du produit fini ou prix du module de communication (problématique SSPPU)
• Portée géographique : licence mondiale ou limitée à certains pays
• Période couverte : existence et étendue des paiements rétroactifs (royalties passées)
• Champ d'application des produits : produits existants uniquement ou produits futurs également inclus

Points clés : lors des négociations, les contrats de licence comparables à ceux d'autres entreprises et les informations sur les références du secteur constituent des éléments de négociation importants. De plus, lorsqu'il existe un pool de brevets (mécanisme dans lequel plusieurs détenteurs de SEP gèrent conjointement un programme de licence), il est parfois possible d'obtenir une licence plus efficacement qu'au cours de négociations individuelles.

Risques liés à l'ignorance ou à la négligence (hold-out)

Le fait d'ignorer une lettre de mise en demeure ou de retarder indûment les négociations peut être considéré comme un « hold-out ». Le hold-out désigne le comportement du licencié consistant à éviter ou à retarder intentionnellement l'obtention d'une licence selon les conditions FRAND. En cas de hold-out avéré, les tribunaux ont tendance à accorder des injonctions, exposant ainsi l'entreprise au risque fatal d'une suspension de la vente de ses produits.La jurisprudence européenne a réaffirmé à plusieurs reprises l'importance de démontrer activement que l'on est un « titulaire de licence disposé (willing licensee) ».

Pourquoi la surdéclaration se produit-elle ?

Les déclarations auprès des organismes de normalisation reposent sur une « auto-déclaration » et ne font généralement pas l'objet d'un examen de la caractère indispensable par une tierce partie. Pour les détenteurs de SEP, le fait de déclarer un plus grand nombre de brevets comme SEP renforce leur pouvoir de négociation, ce qui les incite à déclarer même des brevets qui ne sont pas indispensables. Selon des études menées dans le secteur, il semblerait que seuls une partie des brevets déclarés soient réellement indispensables à la mise en œuvre de la norme.

Données relatives au taux d'indispensabilité

Selon plusieurs études universitaires et analyses réalisées par des organismes d'évaluation tiers (par exemple Fairfield Resources ou PA Consulting), la proportion de SEP déclarés qui sont effectivement jugés indispensables à la norme (taux d'indispensabilité) se situerait généralement entre 20 et 30 %. En d'autres termes, la taille du portefeuille de brevets revendiquée par les détenteurs de SEP pourrait dépasser largement le nombre réel de brevets indispensables. Ce fait constitue un argument de négociation extrêmement important lors des négociations de licence.

Pourquoi la SSPPU est-elle un point litigieux ?

Prenons l'exemple d'une voiture connectée (prix de vente : plusieurs millions de yens) équipée d'un module de communication (prix : de quelques centaines à quelques milliers de yens). Si le détenteur du SEP applique le taux de redevance au prix total du véhicule, le montant de la redevance sera d'un ordre de grandeur supérieur à celui qui serait obtenu en l'appliquant au seul module de communication.Selon le principe du SSPPU, on peut faire valoir que la base de calcul des redevances doit être la plus petite pièce mettant en œuvre la technologie brevetée (dans ce cas, le module de communication). Toutefois, selon la jurisprudence américaine, il est parfois admis de prendre comme base le produit fini lorsque la technologie brevetée est le moteur de la demande pour l'ensemble du produit (Entire Market Value Rule), et la décision varie selon les cas.

Points à noter concernant la chaîne d'approvisionnement

Cependant, dans la réalité, il n'est pas certain que le fournisseur ait obtenu une licence pour tous les SEP. De plus, il existe un conflit entre la position selon laquelle le détenteur d'un SEP peut exiger une licence de la part de toute entreprise à n'importe quel niveau de la chaîne d'approvisionnement (« licence pour tous ») et celle selon laquelle il ne devrait l'exiger qu'à un niveau spécifique (généralement le fabricant du produit fini).Les fabricants de produits finis devraient envisager d'inclure une clause d'indemnisation relative aux SEP dans leurs contrats d'approvisionnement en composants. Il est également important de vérifier régulièrement quelles licences de SEP détiennent les fournisseurs auprès desquels ils s'approvisionnent.

Avantage n° 1 : possibilité de vérifier techniquement le caractère indispensable d'un SEP

En analysant minutieusement à la fois les revendications de brevet et les spécifications de la norme technique, le conseil en propriété industrielle peut vérifier si le SEP invoqué est réellement indispensable à la mise en œuvre de la norme. Il contribue à la rationalisation des redevances en signalant les risques de surdéclaration et en excluant des négociations de licence les brevets qui ne sont en réalité pas indispensables.

Avantage n° 2 : possibilité de négocier un niveau de redevances équitable sur la base des conditions FRAND

Les experts spécialisés dans les négociations de licences de SEP s'appuient sur les données de référence du secteur, les méthodes de calcul des redevances FRAND issues de la jurisprudence et les débats au sein du SSPPU pour définir des conditions de licence raisonnables pour l'entreprise. Ils peuvent également envisager diverses stratégies, telles que l'utilisation de pools de brevets ou la possibilité de licences croisées.

Avantage n° 3 : une réponse stratégique tenant compte des risques de litige

Si un litige relatif à un SEP ne peut être résolu par la négociation d'une licence, il peut déboucher sur une action en justice (demande d'injonction, demande de dommages-intérêts) ou un arbitrage. Dès la phase de négociation, le conseil en propriété industrielle anticipe les risques de litige et vous aide à conserver une position favorable en cas de procédure judiciaire en conservant de manière appropriée les traces de votre comportement en tant que « licencié de bonne foi ». Il vous conseille également sur le recours à une procédure de nullité de brevet et sur les possibilités de demande reconventionnelle.

Consultation gratuite sur les SEP et les conditions FRAND

Pour
toute préoccupation relative aux SEP, qu'il s'agisse de négociations de licences de brevets essentiels à une norme, de réponse à des lettres de mise en demeure ou de vérification des conditions FRAND, veuillez consulter nos experts en propriété intellectuelle.